以前の記事で取り上げた「SkyKick対Sky」判決を受けて、重要なポイントは、出願人の商業的利益を適切にカバーする十分に広範な明細書と、不必要な悪意のある攻撃を招かないこととの間で、今後慎重なバランスを図らなければならないという点でした。当時、英国知的財産庁（UKIPO）は、この判決および方針の変更が必要かどうかを検討していました。 先週、UKIPOは、広範な明細書の提出がいつ悪意のある行為とみなされるか、また今後UKIPOの審査官が当該問題に対処するためにどのような権限を与えられたかについて、実務上のガイダンスを公表した。
主なポイント
- 英国特許商標庁（UKIPO）の審査報告書において、商標出願の対象となる広範な商品および／または役務の意図について質問される可能性が高まっている。
- 商標出願を審査する際、英国知的財産庁（UKIPO）の審査官は、商品および／または役務の指定が「明らかに、かつ自明のほどに広範」であり、悪意に基づく異議申し立てを行うべきかどうかを検討することになります。
- 悪意のある異議申し立てがなされた場合、申請者は2か月以内に、以下のいずれかの方法で対応しなければなりません：
- 商品および／またはサービスの広範な仕様に関する商業的論理の説明を行うこと；
- 自社の事業内容をより適切に反映させるため、取り扱い商品および／またはサービスを限定する。
今後、悪意のある異議申し立てのリスクを最小限に抑えるため、申請者は以下の措置を講じるべきです：
- 商標出願の対象が、自社の現在または将来予定されている事業活動を正確に反映する商品および／または役務のみに限定されるよう、十分注意を払うこと；
- 商標出願の対象となっている商品および／またはサービスに込められた商業的論理について、説明できるよう準備しておいてください。
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真摯な使用の意思
- UKIPOの審査官は、明確な商業的根拠や真の使用意図を欠く広範な商品および／または役務について、異議を申し立てる権限を与えられている。
- 複数の区分にわたる広範囲の商品および／または役務について商標保護を求める場合、出願人は十分な注意を払うことが推奨されます。
仕様書の明確性と正確性の向上
- 仕様書には、意図される商業的用途が明確に反映されていなければならない。曖昧な表現、過度に広範な表現、あるいは推測的な表現は、悪意に基づく異議申し立てを招く恐れがある。
- 特定の商標出願については、例えば、全45クラスの商品・役務の広範なリストを網羅している場合や、第9クラスのすべての商品を対象とする請求範囲が設定されている場合など、自動的に異議申立ての対象となります。
- UKIPOの審査官が他の案件に介入する具体的な状況を明確に規定することは困難ですが、今後、「コンピュータソフトウェア」（目的を特定していないもの）や「金融サービス」（具体的な活動を詳述していないもの）といった用語については、厳格に精査される可能性が高いと考えられます。
商業ロジック
- 申請者は、当該する広範な商品および／またはサービスについて、適切な商業的根拠を裏付ける記録や事業計画を、できれば作成・維持しておくことが望ましい。
- 出願人（および該当する場合はその商標弁理士）は、「コンピュータソフトウェア」や「金融サービス」といった広範な用語が、自社の事業内容を適切に反映しているかどうかを検討すべきです。そうでない場合は、より具体的な用語を使用する必要があります。
引き続きご相談をご希望の場合は、著者のクレイグ・ボーモントまたはジェイコブ・ラーキングのいずれか、あるいは普段お取引いただいているバーカー・ブレテル社の商標担当弁護士までご連絡ください。
「重要なポイントは、申請者の商業的利益を適切に保護しつつ、不必要な悪意のある攻撃を招かないよう、十分に広範な範囲を定める仕様と、そのバランスを慎重に図っていく必要があるということだった」
