继“SkyKick诉Sky”案(我们曾在先前的文章中对此进行过报道)之后,该案的核心启示在于:今后需要在“足够宽泛的说明书以充分涵盖申请人的商业利益”与“避免招致不必要的恶意攻击”之间寻求谨慎的平衡。当时,英国知识产权局(UKIPO)正在审议该判决,并考虑是否需要调整相关政策。 上周,英国知识产权局发布了实务指南,阐明了在何种情况下提交宽泛的权利要求范围可能构成恶意行为,以及英国知识产权局审查员今后将如何处理此类问题。
要点总结
- 英国知识产权局(UKIPO)在审查报告中质疑商标申请所涵盖的广泛商品和/或服务背后意图的可能性正在增加。
- 在审查商标申请时,英国知识产权局(UKIPO)的审查员今后将考虑商品和/或服务的说明是否“明显且不言而喻地宽泛”,以确定是否应提出恶意异议。
- 如果有人提出恶意异议,申请人将有两个月的时间作出回应,具体方式如下:
- 就商品和/或服务范围较广的规格说明,阐明其商业逻辑;
- 限制商品和/或服务范围,以便更准确地反映其业务情况。
今后,为尽量降低恶意异议的风险,申请人应:
- 应注意确保其商标申请仅涵盖能够准确反映其企业当前或拟开展的业务活动的商品和/或服务;
- 请做好准备,解释其商标申请中所涵盖的商品和/或服务背后的商业逻辑。
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真正的使用意图
- 英国知识产权局(UKIPO)的审查员已被授权对缺乏明确商业逻辑或真实使用意图的宽泛商品和/或服务提出异议。
- 建议申请人在针对多个类别的广泛商品和/或服务寻求商标保护时务必谨慎。
提高规格说明的清晰度与准确性
- 技术规格必须明确体现预期的商业用途。模棱两可、过于宽泛或带有推测性的表述可能会引发恶意异议。
- 某些商标申请会自动引发异议,例如涵盖所有45个类别的广泛商品/服务清单,或者主张涵盖第9类中的所有商品。
- 虽然很难明确规定英国知识产权局(UKIPO)审查员在何种具体情况下会介入其他案件,但今后某些术语可能会受到严格审查,例如:“计算机软件”(未指明用途)和“金融服务”(未详细说明具体活动)。
商业逻辑
- 申请人最好准备并保存相关记录或商业计划书,以证明所涉的广泛商品和/或服务具有合理的商业依据。
- 申请人(如有,还包括其商标代理人)应考虑诸如“计算机软件”或“金融服务”等宽泛术语是否能如实反映其业务情况。如果不能,则应使用更具体的术语。
如果您希望继续讨论此事,请联系本文作者之一——克雷格·博蒙特(Craig Beaumont)或雅各布·拉金(Jacob Larking)——或您惯常联系的巴克·布雷特尔(Barker Brettell)商标代理人。
“关键要点在于,今后需要在足够宽泛的权利要求范围——既能充分涵盖申请人的商业利益,又不会招致不必要的恶意攻击——之间寻求谨慎的平衡。”