修正するか、しないか？　それが問題だった。

前回の記事に続き、欧州特許庁（EPO）の拡大上訴審議会（EBA）が、重要な決定G 1/25を公表しました。この決定は、請求項と整合させるために明細書を補正する必要があるか否かに関するものです。以下に、この決定の要点および考えられる影響についてまとめます。

現在の実務

EPOは通常、請求項との整合性を確保するため、出願人または特許権者に対し、明細書の補正を要求します。例えば、明細書のうち整合性がないとみなされる部分を削除するか、または免除条項を設けるよう求める場合があります。しかし、このような補正を行うことは、特許保護の範囲に重大な影響を及ぼす可能性があり、その結果、当該特許が訴訟の対象となった場合、特許侵害や特許の有効性に関する問題に影響が及ぶ恐れがあります。この補正要求については、特許業界の多くの関係者から物議を醸すものとして見なされています。欧州特許条約（EPC）には、出願人または特許権者にそのような補正を義務付ける明確な根拠はなく、この問題に関して審判部からは相反する決定が下されてきた。

典型的な例として、明細書には本発明の複数の実施形態が記載されており、例えば本発明を先行技術と区別するために請求範囲が補正された結果、1つ以上の実施形態が請求範囲から外れてしまう場合が挙げられる。現在の実務では、EPOは通常、整合性を保つために、出願人／特許権者に対し明細書の補正を求める。この補正は、整合性のない実施形態が発明の一部ではないことを明記する免責条項である場合もあれば、当該実施形態を削除する場合もある。このような補正は、その後裁判所が特許の範囲をどのように判断するかに影響を及ぼす可能性があり、特許権者の利益を損なうリスクを伴う。

決定

この決定は、特許クレームの解釈に関するEBAの以前の決定であるG1/24に基づいている。G1/24では、クレームの範囲を適切に理解するためには、常に明細書および図面を参照しなければならないと規定されている。

本決定において、EBAは、請求項と明細書との間に不一致があり、明細書（および図面）を考慮した結果、請求項の範囲について「実質的な疑義」が生じ、その結果、新規性や進歩性といったEPCの要件が満たされない場合、その疑義を解消するために明細書を補正しなければならないとの見解を示した。この決定は、EPOの手続のすべての段階、すなわち審査、異議申立、および上訴に適用される。

結論と示唆

この決定により、EPOは、請求項と明細書との間に一見した不一致があるという理由のみに基づいて、出願人または特許権者に対し明細書の補正を要求する権限を失うこととなった。したがって、明細書に記載されているものの、請求項の範囲外にある実施形態については、特許の範囲に関して実質的な疑義がなく、かつEPCに違反していない限り、補正を行うことなくそのまま維持することができる。

EPOが出願人または特許権者に対して適応的補正を求めるためには、請求範囲について実質的な疑義を生じさせる不整合が存在することを具体的に示し、その結果としてEPCのどの要件が満たされていないかを特定する必要があるようだ。

EPOによる明細書の補正要求が大幅に減少するかどうか、また、EPOから出されたそのような要求に対して、どの程度まで異議申し立てが認められるか、その行方が注目される。