이전 기사에서 다룬 바 있는 ‘SkyKick 대 Sky’ 판결에 따라, 이제 출원인의 상업적 이익을 적절히 포괄할 수 있을 만큼 충분히 광범위한 명세서를 작성하는 것과 불필요한 악의적 공격을 유발하지 않는 것 사이에서 신중한 균형을 맞춰야 한다는 점이 핵심 교훈으로 남았습니다. 당시 영국 지적재산청(UKIPO)은 해당 판결을 검토하며 정책 변경이 필요한지 여부를 검토 중이었습니다. 지난주, UKIPO는 광범위한 명세서 제출이 언제 악의적인 행위로 간주될 수 있는지, 그리고 향후 UKIPO 심사관들이 해당 문제를 처리할 수 있는 권한이 어떻게 부여되었는지에 대한 실무 지침을 발표했다.
주요 내용
- 영국특허청(UKIPO)의 심사 보고서에서 상표 출원 대상인 광범위한 상품 및/또는 서비스에 대한 의도를 질의할 가능성이 높아지고 있다.
- 상표 출원을 심사할 때, 영국 지적재산청(UKIPO) 심사관들은 이제 상품 및/또는 서비스의 명세서가 “명백하고 자명할 정도로 광범위”하여 악의적 출원에 대한 이의를 제기해야 할지 여부를 검토하게 됩니다.
- 악의적인 이의 제기가 있을 경우, 신청인은 다음 중 한 가지 방법으로 2개월 이내에 답변해야 합니다:
- 상품 및/또는 서비스의 광범위한 명세와 관련된 상업적 논리에 대한 설명을 제시하고;
- 해당 기업의 사업 내용을 보다 적절하게 반영할 수 있도록 상품 및/또는 서비스를 제한합니다.
향후, 악의적인 이의 제기의 위험을 최소화하기 위해 신청인은 다음 사항을 준수해야 합니다:
- 상표 출원이 해당 기업의 현재 또는 향후 사업 활동을 정확히 반영하는 상품 및/또는 서비스에만 국한되도록 주의해야 합니다;
- 상표 출원서에 기재된 상품 및/또는 서비스에 대한 상업적 근거를 설명할 준비를 해 두어야 합니다.
자세한 내용
진정한 사용 의도
- 영국 지적재산청(UKIPO) 심사관들은 명확한 상업적 타당성이나 실질적인 사용 의도가 없는 광범위한 상품 및/또는 서비스에 대해 이의를 제기할 수 있는 권한을 부여받았습니다.
- 신청인은 여러 분류에 걸쳐 광범위한 상품 및/또는 서비스에 대해 상표 보호를 신청할 때 주의를 기울일 것을 권고합니다.
사양서의 명확성 및 정확성 향상
- 사양은 의도된 상업적 용도를 명확하게 반영해야 합니다. 모호하거나 지나치게 포괄적이거나 추측에 그치는 용어는 악의적인 이의를 유발할 수 있습니다.
- 특정 상표 출원은, 예를 들어 45개 모든 분류에 걸쳐 광범위한 상품·서비스 목록을 포함하거나 제9분류의 모든 상품을 포괄하는 청구항을 포함하는 경우 등, 자동으로 이의 제기를 유발하게 됩니다.
- 영국 지적재산청(UKIPO) 심사관이 다른 사건에 개입하게 되는 정확한 상황을 규정하기는 어렵지만, 앞으로는 “컴퓨터 소프트웨어”(용도를 명시하지 않은 경우)나 “금융 서비스”(구체적인 활동을 상세히 기술하지 않은 경우)와 같은 일부 용어에 대해 엄격한 심사가 이루어질 가능성이 높습니다.
상업적 논리
- 신청자는 해당 상품 및/또는 서비스 전반에 대한 적절한 상업적 타당성을 입증할 수 있는 기록이나 사업계획서를 마련하고 이를 관리하는 것이 바람직합니다.
- 출원인(및 해당되는 경우, 상표 대리인)은 “컴퓨터 소프트웨어”나 “금융 서비스”와 같은 광범위한 용어가 자신의 사업을 적절히 반영하는지 여부를 검토해야 합니다. 그렇지 않은 경우, 대신 보다 구체적인 용어를 사용해야 합니다.
대화를 계속하고 싶으시다면, 저자 중 한 명인 크레이그 보몬트 ( Craig Beaumont ) 또는 제이콥 라킹(Jacob Larking)에게 연락하시거나, 평소 상담하시는 Barker Brettell의 상표 전문 변리사에게 문의해 주시기 바랍니다.
“가장 중요한 교훈은, 신청인의 상업적 이익을 적절히 보호하면서도 불필요한 악의적인 공격을 초래하지 않을 만큼 충분히 포괄적인 명세서를 작성하기 위해 이제 신중한 균형을 맞춰야 한다는 점이었다.”
