DERNIÈRE MINUTE : Affaire SkyKick c. Sky – Le point sur la pratique de l'Office britannique de la propriété intellectuelle (IPO)

À la suite de l’arrêt SkyKick c. Sky – que nous avons abordé dans un article précédent –, le principal enseignement à retenir est qu’il faudra désormais trouver un juste équilibre entre une description suffisamment large pour couvrir de manière adéquate les intérêts commerciaux du déposant et le fait de ne pas s’exposer à des attaques de mauvaise foi inutiles. À l’époque, l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) examinait cet arrêt et se demandait si des modifications de sa politique étaient nécessaires. La semaine dernière, l’UKIPO a publié des recommandations pratiques indiquant dans quels cas le dépôt de descriptions larges peut constituer un acte de mauvaise foi, et comment les examinateurs de l’UKIPO ont été habilités à traiter cette question à l’avenir.

Points clés à retenir

1. Il est de plus en plus probable que les rapports d'examen de l'UKIPO remettent en question l'intention qui sous-tend la définition large des produits et/ou services visés par les demandes d'enregistrement de marques.
2. Lors de l'examen des demandes d'enregistrement de marques, les examinateurs de l'UKIPO vérifieront désormais si la désignation des produits et/ou services est « manifestement et de toute évidence trop large » au point de justifier une objection pour mauvaise foi.
3. Si une objection pour mauvaise foi est soulevée, les demandeurs disposeront d'un délai de deux mois pour y répondre, soit :

• Expliquer la logique commerciale qui sous-tend la définition large des produits et/ou services ;
• Limiter les produits et/ou services afin de mieux refléter leur activité.

À l'avenir, afin de réduire au minimum le risque d'objections de mauvaise foi, les demandeurs devraient :

• Veillez à ce que leurs demandes d'enregistrement de marque ne couvrent que les produits et/ou services qui reflètent fidèlement les activités actuelles ou prévues de leur entreprise ;
• Soyez prêt à expliquer la logique commerciale qui sous-tend les produits et/ou services visés dans leurs demandes d'enregistrement de marque.

Plus d'informations

Intention réelle d'utilisation

• Les examinateurs de l'UKIPO ont désormais le pouvoir de contester les descriptions trop générales de produits et/ou de services qui ne reposent pas sur une logique commerciale claire ou ne traduisent pas une réelle intention d'utilisation.
• Il est conseillé aux déposants de faire preuve de prudence lorsqu'ils sollicitent la protection d'une marque pour une large gamme de produits et/ou de services relevant de plusieurs classes.

Clarté et précision accrues dans les cahiers des charges

• Les spécifications doivent refléter explicitement l'usage commercial prévu. Des termes ambigus, trop généraux ou spéculatifs peuvent donner lieu à des objections pour mauvaise foi.
• Certaines demandes d'enregistrement de marques donneront automatiquement lieu à des objections, notamment celles qui portent sur des listes très larges de produits ou de services dans l'ensemble des 45 classes, ou celles qui couvrent tous les produits de la classe 9.
• Il est difficile de définir avec précision les circonstances dans lesquelles un examinateur de l’UKIPO interviendra dans d’autres dossiers, mais certains termes sont susceptibles de faire l’objet d’un examen particulièrement minutieux à l’avenir, tels que : « Logiciels informatiques » (sans précision quant à leur finalité) et « Services financiers » (sans description détaillée des activités spécifiques).

Logique commerciale

• Les candidats devraient, dans l'idéal, établir et tenir à jour des documents ou des plans d'affaires justifiant la pertinence commerciale des produits et/ou services concernés dans leur ensemble.
• Les déposants (et leurs conseils en marques, le cas échéant) doivent se demander si des termes généraux tels que « Logiciels informatiques » ou « Services financiers » reflètent fidèlement l'activité de leur entreprise. Si ce n'est pas le cas, il convient d'utiliser des termes plus précis.

Si vous souhaitez poursuivre cette discussion, n’hésitez pas à contacter l’un des auteurs – Craig Beaumont ou Jacob Larking– ou votre conseiller habituel en marques chez Barker Brettell.