SENASTE NYTT: SkyKick mot Sky – Uppdatering om ärendet vid det brittiska immaterialrättsverket (IPO)

Efter domen i målet SkyKick mot Sky – som vi tog upp i en tidigare artikel – var den viktigaste slutsatsen att det nu gäller att hitta en noggrann avvägning mellan en tillräckligt bred beskrivning som på ett adekvat sätt täcker sökandens kommersiella intressen och att inte inbjuda till onödiga angrepp i ond tro. Vid den tidpunkten övervägde det brittiska immaterialrättsverket (UKIPO) domen och om några policyändringar behövdes. Förra veckan publicerade UKIPO praktiska riktlinjer om när inlämnandet av breda specifikationer kan utgöra en handling i ond tro, och hur UKIPO:s granskare har fått befogenhet att hantera denna fråga framöver.

Viktiga slutsatser

1. Det finns en ökad risk för att UKIPO:s granskningsrapporter ifrågasätter avsikten bakom de breda varor och/eller tjänster som omfattas av varumärkesansökningarna.
2. Vid granskningen av varumärkesansökningar kommer UKIPO:s handläggare nu att bedöma om specifikationen av varor och/eller tjänster är så ”uppenbart och självklart omfattande” att en invändning om illvilja bör framföras.
3. Om en invändning på grund av illvilja framförs har sökandena två månader på sig att svara genom att antingen:

• Att redogöra för den affärsmässiga logiken bakom den breda beskrivningen av varor och/eller tjänster;
• Att begränsa varorna och/eller tjänsterna så att de bättre återspeglar deras verksamhet.

För att i framtiden minimera risken för invändningar som framförs i ond tro bör sökande:

• Se till att deras varumärkesansökningar endast omfattar sådana varor och/eller tjänster som korrekt återspeglar deras företags nuvarande eller planerade verksamhet;
• Var beredd att redogöra för den affärsmässiga logiken bakom de varor och/eller tjänster som de har angett i sina varumärkesansökningar.

Mer information

Äkta avsikt att använda

• UKIPO:s granskare har fått befogenhet att ifrågasätta breda varu- och/eller tjänstebeskrivningar som saknar tydlig kommersiell logik eller en genuin avsikt att använda dem.
• Sökande uppmanas att iaktta försiktighet när de ansöker om varumärkesskydd för ett omfattande utbud av varor och/eller tjänster i flera klasser.

Ökad tydlighet och precision i specifikationerna

• Specifikationerna måste uttryckligen återspegla den avsedda kommersiella användningen. Tvetydiga, alltför allmänna eller spekulativa formuleringar kan leda till invändningar om illvilja.
• Vissa varumärkesansökningar leder automatiskt till invändningar, till exempel om de omfattar omfattande förteckningar över varor/tjänster i samtliga 45 klasser eller om ansökan avser alla varor i klass 9.
• Det är svårt att ange exakt under vilka omständigheter en granskare vid UKIPO kommer att ingripa i andra ärenden, men vissa begrepp kommer sannolikt att granskas noggrant framöver, till exempel: ”Datorprogram” (utan att syftet specificeras) och ”Finansiella tjänster” (utan att specifika verksamheter anges).

Kommersiell logik

• Sökande bör helst upprätta och föra register eller affärsplaner som styrker att det finns en lämplig kommersiell motivering för de berörda varorna och/eller tjänsterna i stort.
• Sökande (och i förekommande fall deras varumärkesombud) bör överväga om breda begrepp som ”datorprogram” eller ”finansiella tjänster” ger en rättvisande bild av deras verksamhet. Om så inte är fallet bör mer specifika begrepp användas istället.

Om du vill fortsätta diskussionen är du välkommen att kontakta någon av författarna – Craig Beaumont eller Jacob Larking– eller din vanliga varumärkesjurist hos Barker Brettell.