Dans le prolongement de notre précédent article, la Chambre de recours élargie (EBA) de l’Office européen des brevets (OEB) vient de rendre une décision importante, la décision G 1/25. Cette décision porte sur la nécessité (ou non) de modifier la description afin de l’aligner sur les revendications. Vous trouverez ci-dessous les points clés de cette décision ainsi que ses implications possibles.
Pratique actuelle
L’OEB exige généralement que le demandeur ou le titulaire du brevet modifie la description afin d’assurer la cohérence avec les revendications, en exigeant par exemple que les parties de la description jugées incohérentes soient supprimées ou fassent l’objet d’une renonciation. Toutefois, de telles modifications peuvent avoir un impact significatif sur l’étendue de la protection conférée par le brevet ; ainsi, en cas de litige, les questions de contrefaçon et de validité du brevet peuvent s’en trouver affectées. Cette exigence d’adaptation est considérée par de nombreux professionnels du droit des brevets comme controversée. Il n’existe aucune base explicite dans la Convention sur le brevet européen (CBE) qui oblige le demandeur ou le titulaire du brevet à apporter de telles modifications, et des décisions contradictoires ont été rendues par la Chambre de recours sur ce sujet.
À titre d’exemple typique, une description comprend plusieurs modes de réalisation de l’invention, et les revendications sont modifiées, par exemple pour distinguer l’invention de l’état de la technique, de sorte qu’un ou plusieurs de ces modes de réalisation ne relèvent désormais plus du champ d’application revendiqué. Selon la pratique actuelle, l’OEB exigerait normalement du déposant/titulaire du brevet qu’il modifie la description à des fins de cohérence. La modification pourrait prendre la forme d’une clause de non-responsabilité précisant que les modes de réalisation incompatibles ne font pas partie de l’invention, ou pourrait impliquer la suppression des modes de réalisation en question. De telles modifications peuvent influencer la manière dont un tribunal déterminera par la suite l’étendue du brevet, avec le risque que cela puisse porter préjudice aux intérêts du titulaire du brevet.
La décision
Cette décision s'appuie sur une décision antérieure de l'EBA, la décision G1/24, qui porte sur l'interprétation des revendications de brevet. La décision G1/24 stipule que, pour bien comprendre la portée des revendications, il faut toujours se référer à la description et aux dessins.
Dans la présente décision, l’ABE a estimé que si une divergence entre les revendications et la description suscite un « doute réel » quant à la portée d’une revendication lorsque la description (et les dessins éventuels) est prise en considération, avec pour conséquence le non-respect d’une exigence de la CBE, telle que la nouveauté ou l’activité inventive, alors la description doit être modifiée afin de lever ce doute. Cette décision s’applique à toutes les phases de la procédure devant l’OEB, à savoir l’examen, l’opposition et le recours.
Conclusions et implications
Cette décision prive l’OEB de la possibilité d’exiger d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet qu’il modifie la description sur la seule base d’une divergence apparente entre les revendications et la description. Par conséquent, les modes de réalisation qui figurent dans la description mais qui ne relèvent pas du champ d’application revendiqué peuvent être conservés sans modification, pour autant qu’il n’y ait pas de doute réel quant à l’étendue du brevet et qu’il n’y ait pas de non-conformité à la CBE.
Il semble que, pour que l'OEB puisse exiger d'un demandeur ou d'un titulaire de brevet qu'il apporte des modifications adaptatives, il devra désormais démontrer en détail l'existence d'une incohérence suscitant un doute réel quant à l'étendue des revendications, et préciser quelle disposition de la CBE n'est pas respectée en conséquence.
Il sera intéressant de voir si les exigences de l'OEB en matière d'adaptation de la description seront sensiblement réduites, ainsi que dans quelle mesure ces exigences, le cas échéant, pourront être contestées avec succès.
« Par conséquent, les modes de réalisation qui figurent dans la description mais qui ne relèvent pas du champ d'application revendiqué peuvent être conservés sans modification, pour autant qu'il n'y ait pas de doute réel quant à l'étendue du brevet et qu'il n'y ait pas de non-conformité avec la CBE. »
