统一专利法院（UPC）在“Plant-e Knowledge B.V.&Plant-e B.V.诉Arkyne Technologies S.L.（又名Bioo）”（案号：UPC_CFI_239/2023）一案中，就等同原则下的专利侵权问题作出了首例裁决。本案确立了一个重要先例，并为理解在统一专利制度下专利将如何得到执行提供了重要启示。 通过将该裁决与英国判例法进行对比，特别是Actavis 诉Eli Lilly案[2017] UKSC 48，我们可以探讨等同原则在欧洲专利法中的演变历程。
该纠纷涉及Plant-e公司拥有的专利（EP2137782），该专利涵盖了一种利用活体植物发电的方法。原告主张，尽管Bioo公司的产品并未以完全相同的方式复制了专利所主张的发明，但仍侵犯了该专利。
在作出裁决时，统一专利法院（UPC）通过应用四步测试法，评估了Bioo的产品是否属于该专利的保护范围。该测试法旨在判断专利发明与被指控侵权产品之间的差异是否微小到足以使核心发明概念保持不变。
四要素测试
如果以下四个问题的答案均为肯定，则该变体等同于权利要求中规定的项目：
i. 技术等同：该变体是否（实质上）解决了与专利发明相同的问题，并在该背景下（实质上）执行了与专利发明相同的功能？
ii. 对专利权人的公平保护：扩大保护范围是否与公平保护相称？
iii. 合理的法律确定性：本领域技术人员能否从专利中理解到，其保护范围比字面权利要求所涵盖的范围更广？
iv. 被指控侵权的产品相对于现有技术是否具有新颖性和创造性？
法院认定，根据等同原则，Bioo的产品侵犯了该专利。
与英国专利法中关于等同原则的比较
英国最高法院在“Actavis诉 礼来公司”一案中重新界定了专利等同侵权的处理原则，并提出了三要素测试标准：
i) 尽管该变体不属于专利相关权利要求的字面含义范围，但它是否以与发明（即专利所揭示的发明构思）实质上相同的方式实现了实质上相同的效果？
ii) 对于本领域技术人员而言，如果在优先权日阅读该专利，且已知该变体实现了与本发明实质上相同的效果，那么他是否会显而易见地认为，该变体是采用与本发明实质上相同的方式实现这一效果的？
iii) 这样的专利读者是否会得出结论：专利权人仍然意图将严格遵守专利相关权利要求的字面含义作为该发明的必要要求？
主要差异及影响
统一专利法院（UPC）和英国的司法实践均在专利侵权领域认可“等同原则”，该原则可防止通过例如对产品（或工艺）进行微小且无关紧要的改动（这些改动超出字面权利要求范围）来不当地规避专利权。这两种做法似乎都是对专利权人有利的结构化方法，并在承认任何替代方案所带来的技术差异方面设有类似的规定。 此外，统一专利法院（UPC）的判断标准还要求考虑“对专利权人的合理保护”，并包含一项关于此举是否“相称”的要素，而英国版本中则未包含这一要素。此外，统一专利法院（UPC）还要求被指控侵权的产品本身相对于现有技术具有新颖性和创造性，这为分析提供了进一步的要素。
UPC的裁决属于一审裁决，因此待上诉级别的裁决作出后，UPC的裁决思路可能会更加明晰；这与英国的Actavis案形成对比，后者是最高法院的裁决，因此是英国最高级别的司法裁决。
因此，随着统一专利法院（UPC）逐步建立其判例法体系，其对等效性的处理方式将日益明朗，但初步迹象表明，该法院在解释权利要求方面可能与英国法院持不同立场，且每个案件的具体事实很可能成为决定哪一法院对等效性作出更有利解释的关键因素。
在巴克·布雷特尔（Barker Brettell），我们拥有经验丰富的专业人士，可就争议性事务为您提供指导。如需进一步了解，请联系本文作者或您惯常联系的巴克·布雷特尔代表。
“统一专利法院（UPC）和英国的处理方式均承认专利侵权中的等同原则，这可以防止对专利权的不正当规避。”
