통합특허법원(UPC)은 ‘Plant-e Knowledge B.V. & Plant-e B.V. 대 Arkyne Technologies S.L. (일명 Bioo)’(UPC_CFI_239/2023) 사건에서 특허의 등가성에 따른 침해에 관한 첫 판결을 내렸습니다. 이 사건은 통합 특허 제도 하에서 특허가 어떻게 집행될지에 대한 중요한 선례와 통찰을 제시합니다. 이 판결을 영국 판례, 특히 ‘Actavis 대 Eli Lilly [2017] UKSC 48’ 사건과 비교함으로써, 유럽 특허법에서 ‘등가’ 개념이 어떻게 진화하고 있는지 살펴볼 수 있다.
이 분쟁은 살아있는 식물을 이용해 전기를 생산하는 방법을 다루는 Plant-e가 소유한 특허(EP2137782)와 관련이 있었다. 원고는 Bioo의 제품이 청구된 발명을 완전히 동일하게 재현하지는 않았더라도 해당 특허를 침해했다고 주장했다.
UPC는 이번 결정을 내리는 과정에서, 특허 발명과 침해 혐의가 제기된 제품 간의 차이가 핵심 발명 개념이 변하지 않을 정도로 사소한지 여부를 검토하는 4단계 테스트를 적용하여, Bioo의 제품이 해당 특허의 보호 범위에 포함되는지 여부를 평가했다.
4단계 테스트
다음 네 가지 질문에 모두 ‘예’라고 답할 경우, 그 변형은 청구항에 명시된 구성 요소와 동등한 것으로 간주된다:
i. 기술적 동등성: 해당 변형이 특허 발명이 해결하는 문제와 (본질적으로) 동일한 문제를 해결하며, 이 맥락에서 (본질적으로) 동일한 기능을 수행하는가?
ii. 특허권자에 대한 공정한 보호: 보호 범위를 확대하는 것이 공정한 보호에 상응하는가?
iii. 합리적인 법적 확실성: 당업자가 해당 특허를 통해 청구 범위가 문자 그대로 청구된 것보다 더 넓다는 점을 이해할 수 있는가?
iv. 침해 혐의가 있는 제품은 선행 기술에 비해 신규성과 진보성을 갖추고 있는가?
법원은 ‘등가원칙’에 따라 Bioo 제품이 해당 특허를 침해했다고 판단했다.
영국 특허법상 등가성에 대한 비교
영국 대법원은 ‘Actavis 대 Eli Lilly’ 사건에서 특허 침해에 대한 ‘동등성’ 접근 방식을 재정의하며, 다음의 세 가지 요건으로 구성된 판단 기준을 도입했습니다:
i) 해당 특허의 관련 청구항의 문언적 의미에 포함되지 않더라도, 그 변형이 본 발명, 즉 특허에 의해 드러난 발명적 개념과 실질적으로 동일한 방식으로 실질적으로 동일한 결과를 달성하는가?
ii) 우선권일 당시 해당 특허를 읽은 당업자가, 해당 변형이 본 발명과 실질적으로 동일한 결과를 달성한다는 사실을 알고 있는 상황에서, 그 변형이 본 발명과 실질적으로 동일한 방식으로 그러한 결과를 달성한다는 점이 명백하게 드러나는가?
iii) 그러한 특허 독자는, 그럼에도 불구하고 특허권자가 특허의 관련 청구항의 문자적 의미를 엄격히 준수하는 것을 발명의 필수 요건으로 의도했다고 결론지었을 것인가?
주요 차이점 및 시사점
UPC와 영국 양측 모두 특허 침해에 있어 ‘등가원칙’을 인정하고 있으며, 이는 예를 들어 문자 그대로의 청구범위를 벗어난 제품(또는 공정)에 사소하고 무의미한 변경을 가하는 등의 방식으로 특허권을 부당하게 회피하는 것을 방지할 수 있습니다. 두 제도 모두 특허권자에게 유리한 구조로 되어 있는 것으로 보이며, 대체 수단이 제공하는 기술적 차이를 인정하는 데 있어 유사한 조항을 갖추고 있습니다. UPC의 판단 기준은 추가로 “특허권자에 대한 공정한 보호”의 확대 여부를 고려해야 하며, 이것이 “비례적인지” 여부를 검토하는 요소가 포함되어 있는데, 이는 영국 버전에는 없는 내용이다. 또한, UPC는 침해 혐의가 있는 제품 자체가 선행 기술에 비해 신규성과 진보성을 갖추어야 한다고 요구하며, 이는 분석에 있어 추가적인 요소를 제공한다.
UPC 판결은 1심 판결이므로, 항소심 판결이 나오면 UPC의 판단 기준이 더욱 명확해질 수 있다. 이는 영국 대법원 판결로서 영국 내 최고 권위를 지닌 ‘액타비스(Actavis) 사건’ 판결과는 대조적이다.
따라서 UPC가 판례를 축적해 나감에 따라 등가성에 대한 접근 방식도 더욱 명확해질 것이나, 초기 징후를 보면 UPC는 영국 법원과 달리 청구항을 해석할 의향이 있는 것으로 보이며, 각 사건의 사실관계에 따라 어느 법원이 등가성에 대해 더 유리한 해석을 내릴지 여부가 결정될 가능성이 높다.
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“UPC와 영국의 접근 방식은 모두 특허 침해에 있어 ‘등가 원칙’을 인정하고 있으며, 이는 특허권의 부당한 회피를 방지할 수 있다.”
