Demandes déposées tardivement – combien de demandes subsidiaires devons-nous déposer ?

Lorsque la version actuelle du règlement de procédure des chambres de recours est entrée en vigueur en 2020, elle a profondément modifié la manière dont les procédures d’opposition devaient être menées. Auparavant, il n’existait aucune disposition correspondant au nouvel article 12, paragraphe 2, du RPA, qui stipule : « Compte tenu de l’objectif premier de la procédure de recours, qui est de réexaminer la décision attaquée selon une approche juridictionnelle, le recours d’une partie doit porter sur les conclusions, les faits, les objections, les arguments et les éléments de preuve sur lesquels la décision attaquée était fondée ». Au contraire, les procédures de recours en opposition étaient généralement considérées comme une seconde chance. Il n’était pas rare que des éléments d’état de la technique entièrement nouveaux soient cités et/ou que des requêtes entièrement nouvelles soient déposées en appel. Certains mandataires considéraient même que la procédure devant la division d’opposition ne servait qu’à déterminer qui paierait la taxe de recours.

Au fil du temps, les chambres de recours ont évolué vers l’idée que la procédure de recours constitue moins une seconde chance de débattre librement du fond de l’affaire qu’une instance destinée à réexaminer le bien-fondé de la décision rendue en première instance. Bien avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, il arrivait parfois qu’une partie ne soit pas autorisée à présenter de nouvelles requêtes à un stade avancé de la procédure. Dans l’affaire T 0074/06, la chambre a estimé que les revendications de méthode telles qu’accordées satisfaisaient aux exigences de la CBE, mais aucune requête visant simplement à supprimer les revendications d’appareil n’avait été déposée avant la procédure orale. Lorsque le titulaire a tenté de déposer une telle requête (requête subsidiaire Vb) au cours de la procédure orale, la chambre a décidé de ne pas l’admettre. La chambre a fait valoir que « l’éventuel défaut de brevetabilité des revendications d’appareil, qui a pu motiver le dépôt de la requête subsidiaire Vb, était connu de l’intimé dès le début de la procédure de recours, voire dès la procédure d’opposition. Pour déposer cette requête subsidiaire, l’intimé a donc attendu [jusqu’à] la procédure orale, plus précisément l’annonce par la chambre que l’objet des revendications relatives aux dispositifs selon la requête principale et les requêtes subsidiaires II, IV et V n’était pas brevetable. Il n’a fourni aucune justification valable pour ce dépôt tardif. Les revendications de la requête subsidiaire Vb correspondent aux revendications de méthode 1 à 9 telles que délivrées, les revendications d’appareil 10 à 19 telles que délivrées ayant été supprimées. Il convient de noter que l’intimé avait déjà présenté cinq requêtes subsidiaires VI à X, soit un nombre non négligeable de requêtes subsidiaires ne comportant que des revendications de méthode. Il va sans dire que cette requête subsidiaire Vb ne constituait pas la « dernière chance » du titulaire de faire maintenir son brevet. Le titulaire a donc dû revenir à des revendications de méthode conformes à l’une des requêtes précédemment déposées, lesquelles étaient considérablement plus restreintes que les revendications de méthode telles qu’accordées.

Comme le sait quiconque a déjà tenté de défendre un brevet faisant l’objet d’une opposition, il est pratiquement impossible d’envisager toutes les positions de repli qui pourraient s’avérer nécessaires dès le moment où l’on répond à un acte d’opposition. Il est très difficile d’imaginer tous les arguments qui pourraient être soulevés à un stade ultérieur de la procédure d’opposition, sans parler de la procédure de recours. Toutefois, la jurisprudence postérieure à l’introduction du nouvel article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure (RPBA) suggère que toutes les requêtes susceptibles d’être nécessaires à tout moment au cours de la procédure d’opposition ou de recours doivent être déposées dès le début.

En vertu de l’article 12, paragraphe 2, du RPBA, les nouvelles requêtes présentées au cours d’une procédure de recours ne sont généralement pas admises. Toutefois, l’article 13, paragraphe 2, du RPBA dispose que « toute modification apportée au dossier de recours d’une partie après l’expiration d’un délai fixé par la Chambre (…) n’est, en principe, pas prise en considération, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, justifiées par des motifs convaincants par la partie concernée ». L’affaire T 1686/21 examine ce qui pourrait constituer de telles «circonstances exceptionnelles».

Dans l’affaire T 1686/21, le brevet a été maintenu sous une forme modifiée dans une décision interlocutoire. L’opposant a formé un recours, demandant la révocation du brevet. Au cours de la procédure orale en appel, le titulaire a déposé une nouvelle requête principale, en réponse à la constatation par la chambre qu’il existait une généralisation intermédiaire dans les revendications qui avaient été confirmées par la division d’opposition.

L’opposant a contesté la recevabilité de cette nouvelle requête principale, faisant valoir qu’elle constituait une modification du dossier de recours du titulaire. L’opposant a indiqué qu’il avait soulevé une objection concernant l’omission de la caractéristique en question tant au cours de la procédure d’opposition que dans ses motifs de recours. La nouvelle requête principale a toutefois été admise dans la procédure par la chambre.

La Chambre a reconnu, à l’instar de l’opposant, que la nouvelle requête principale constituait une modification du dossier de recours du titulaire du brevet. Elle a toutefois fait valoir qu’il s’agissait en réalité de « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure (RPBA), pour les raisons suivantes :

1. Cet amendement ne saurait en soi constituer une surprise pour la partie requérante (au point d'affecter sa position et de favoriser la partie adverse) ;
2. Cet amendement ne soulève pas de nouvelles objections ;
3. Compte tenu du grand nombre d’objections différentes […], le nombre de requêtes à déposer dès le tout début de la procédure de recours afin de prévoir des solutions de repli appropriées pour chaque issue possible […] aurait été extrêmement élevé et, partant, incompatible avec l’efficacité de la procédure.

Cet amendement figurait en tant que tel dans plusieurs des requêtes subsidiaires versées au dossier, même si aucune de ces requêtes ne correspondait exactement à la nouvelle requête principale.

Si la chambre dans l'affaire T 0074/06 avait adopté le même point de vue, elle aurait très probablement fait droit à la requête subsidiaire Vb, car :

1. Cette modification en tant que telle (suppression des revendications relatives à l'appareil) figurait déjà dans les requêtes subsidiaires VI à X ;
2. Cet amendement n'a, en soi, donné lieu à aucune nouvelle objection ;
3. Si toutes les requêtes auxiliaires avaient été déposées à la fois avec et sans revendications de méthode, il aurait fallu un grand nombre de requêtes.

Cela signifie-t-il donc qu’il existe aujourd’hui, par rapport à l’époque de l’affaire T 0074/06, davantage de chances qu’une requête déposée tardivement soit admise ? Peut-on s’appuyer sur l’affaire T 1686/21 pour faire valoir que, dès lors qu’une requête déposée tardivement ne constitue pas une surprise pour le requérant et ne donne pas lieu à de nouvelles objections, elle devrait être admise ?

Dans les procédures d’opposition où les objections sont nombreuses et variées, il peut s’avérer nécessaire de déposer des centaines de requêtes auxiliaires afin de couvrir toutes les combinaisons envisageables des différentes modifications proposées. Dans la pratique, les titulaires déposent souvent un nombre limité de requêtes subsidiaires, puis indiquent qu’ils demandent à être autorisés, si nécessaire, à combiner des caractéristiques de ces requêtes subsidiaires déposées pour former de nouvelles requêtes subsidiaires. Il n’est pas encore certain que cela soit effectivement autorisé, bien que l’affaire T 1686/21 apporte un certain soutien à cette approche.

Toutefois, le premier argument avancé dans l’affaire T 1686/21 reposait en partie sur le raisonnement selon lequel « la division d’opposition a considéré que la caractéristique en question était sous-entendue dans la revendication 1 telle que maintenue ». On peut se demander si la Chambre aurait considéré que les circonstances étaient exceptionnelles si cela n’avait pas été le cas.

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