逾期提交的请求——我们必须提交多少项辅助请求？

2020年，现行版《上诉委员会程序规则》生效，这从根本上改变了处理异议程序的方式。此前，尚无与《上诉委员会程序规则》新第12(2)条相对应的规定，该条规定：“鉴于上诉程序的主要目的是以司法方式审查被上诉决定，当事方的上诉案件应针对被上诉决定所依据的请求、事实、异议、论点和证据”。相反，异议程序中的上诉通常被视为一次“二次机会”。在上诉阶段援引完全新的现有技术及/或提交完全新的请求的情况并不罕见。有些代理人甚至认为，在异议部门进行的程序仅与决定由谁支付上诉费有关。

随着时间的推移，上诉委员会逐渐倾向于认为，上诉程序与其说是自由论证案件实质的第二次机会，不如说是审查一审决定实质内容的论坛。在新规则生效之前，就曾出现过当事方在后期阶段被禁止提交新请求的情况。在T 0074/06案中，上诉委员会认为授权的方法权利要求符合《欧洲专利公约》（EPC）的要求，但在口头审理之前，并未提交任何仅删除装置权利要求的请求。当专利权人在口头审理期间试图提交此类请求（辅助请求Vb）时，上诉委员会决定不予受理。合议组认为：“可能促使提交辅助请求Vb的装置权利要求潜在缺乏可专利性这一情况，被上诉人自上诉程序开始之初，甚至从异议程序起就已知晓。因此，被上诉人直到口头审理时——更确切地说，是在合议组宣布主请求以及辅助请求II、IV和V中的装置权利要求所涉主题不具备可专利性之后——才提交该辅助请求。他未就如此迟延的提交提供任何正当理由。辅助请求Vb的权利要求对应于已授权的方法权利要求1至9，其中删除了已授权的装置权利要求10至19。值得注意的是，被上诉人此前已提交了五项辅助请求VI至X，即数量不小的仅包含方法权利要求的辅助请求。不言而喻，该辅助请求Vb并非专利权人“维持专利的最后机会”。因此，专利权人必须根据先前提交的请求之一回归到方法权利要求，而这些权利要求比已授权的方法权利要求限制范围要小得多。

正如任何曾尝试为遭到异议的专利进行辩护的人所知，在回应异议通知时，几乎不可能预先想到所有可能最终被需要的备选方案。要预见异议程序后期可能出现的所有讨论内容已属不易，更不用说上诉阶段了。然而，自《专利上诉程序规则》（RPBA）新修订的第12条第2款生效以来的判例法表明，在异议或上诉程序的任何阶段可能需要的所有潜在请求，都必须从一开始就提交。

根据《上诉程序规则》（RPBA）第12条第2款，上诉程序期间提出的新请求通常不予受理。然而，《上诉程序规则》第13条第2款规定：“当事方在上诉委员会规定的期限届满后对上诉案件所作的任何修改（……），原则上不予考虑，除非存在特殊情况，且相关当事方已就此提供了充分合理的理由”。 T 1686/21案探讨了何种情况可构成此类“特殊情况”。

在T 1686/21案中，一项专利在中间裁决中以修改后的形式被维持。异议人提起上诉，请求撤销该专利。在上诉口头审理过程中，专利权人针对合议组认定异议部门维持的权利要求中存在中间概括这一情况，提交了一项新的主要请求。

异议人对该新主要请求的可受理性提出异议，并主张该请求构成了对专利权人上诉案件的修改。异议人指出，他们在异议程序期间及其上诉理由中均曾对该特征的遗漏提出过异议。然而，该新主要请求仍被合议组接纳为审理对象。

合议组同意反对方的观点，即新的主要请求构成了对专利权人上诉案件的修改。然而，合议组认为，根据《上诉程序规则》第13条第2款，这实际上属于“特殊情况”，理由如下：