Stratégie de retrait de l'UPC : vaut-il mieux agir tôt que tard ?

Dans une décision rendue par le siège principal de la Division centrale de la Cour unifiée des brevets (CUB), situé à Paris, il a été jugé qu’une procédure pouvait être valablement engagée devant cette juridiction concernant des demandes de brevet européen n’ayant pas encore abouti à la délivrance d’un brevet. Cela pourrait avoir des implications de grande envergure et devrait amener tant les demandeurs que leurs mandataires à repenser leurs délais de procédure liés aux options de non-participation à l’UPC.

Interaction actuelle entre les demandes de brevet européen et la juridiction unifiée du brevet (UPC)

Depuis la mise en place du brevet unitaire en 2023, les demandeurs ont la possibilité d’obtenir un brevet unique produisant des effets unitaires dans de nombreux États membres de l’UE – 18 pays à l’heure actuelle. Cette option se substitue à la procédure « traditionnelle » de validation pays par pays, ou vient s’y ajouter.

Naturellement, l’UPC est la juridiction internationale compétente pour connaître de ces brevets unitaires. Mais l’UPC dispose également d’une compétence exclusive pour statuer sur diverses questions (notamment la contrefaçon, les dommages-intérêts et les injonctions) liées aux brevets européens « non unitaires » classiques. Toutefois, pendant une période transitoire initialement fixée à sept ans – c’est-à-dire jusqu’en 2030, sauf prolongation –, en vertu de l’article 83, paragraphe 3, de l’Accord sur la Cour unifiée des brevets (UPCA), les demandeurs ont la possibilité de soustraire leurs brevets européens classiques à la compétence de l’UPC, à condition qu’aucune action n’ait déjà été intentée devant l’UPC à l’encontre du brevet en question.

Bien que la JUB offre effectivement des avantages significatifs, notamment la possibilité d’obtenir un droit unique applicable dans tous les États participants, de nombreux déposants ont eu recours aux dispositions d’exclusion. Cela peut s’expliquer par des raisons commerciales, par exemple le fait de ne nécessiter des brevets que dans certains pays (peut-être ceux qui ne font pas partie de la JUB, comme le Royaume-Uni). D’autres déposants, satisfaits du système existant, ont peut-être souhaité observer l’évolution de la nouvelle juridiction avant de se soumettre à sa compétence.

Quelle qu’en soit la raison, les conseils concernant les déclarations de non-participation à l’UPC étaient globalement cohérents : veillez à ce que toutes les demandes concernées fassent l’objet d’une déclaration de non-participation au plus tard à la date de délivrance. Dans le cas contraire, il existe un risque qu’une action soit intentée peu après la délivrance, mais avant le dépôt de la déclaration de non-participation, ce qui aurait pour conséquence de « piéger » irrémédiablement votre nouveau brevet européen dans la juridiction de l’UPC.

La décision

Cette conception a récemment été remise en cause à la suite de la décision rendue par l’UPC dans l’affaire Omnia Technologies S.P.A. c. Sidel Participations ( UPC-CFI-0000799/2026), dans laquelle Omnia demandait des déclarations de non-contrefaçon concernant deux demandes de brevet européen de Sidel : EP4594194 et EP4624351.

Lorsque Omnia a introduit ses actions le 3 mars 2026, les deux demandes étaient en instance. Une notification d’« intention de délivrance » au titre de la règle 71(3) de la CBE avait été émise pour le brevet EP’194 le 11 février 2026, tandis que la demande EP’351 était encore entre les mains de la division de recherche de l’OEB (bien qu’une intention de délivrance ait également été émise pour cette demande le 26 mars 2026, avant que la JUB ne prenne aucune mesure sur le fond). Au moment où la JUB a rendu son ordonnance le 7 mai 2026, la délivrance de la demande EP’194 avait été publiée au Bulletin européen des brevets. En revanche, la demande EP’351 était toujours en instance : une décision de délivrance avait été rendue, mais sa publication n’était prévue que le 20 mai 2026 (la mention de la délivrance dans le Bulletin correspondant à la date à laquelle la décision de délivrance prend effet, conformément à l’article 97, paragraphe 3, de la CBE).

Le tribunal de Paris a néanmoins estimé que l’UPC était compétente pour statuer sur les déclarations de non-contrefaçon dans les deux affaires. Plus précisément, il a été décidé que l’UPC était compétente pour statuer sur les déclarations de non-contrefaçon :

i) si le brevet a été délivré et publié au Bulletin européen des brevets après le dépôt de la requête, mais avant le dépôt de la réponse ; ou
ii) si le brevet a été délivré en vertu de l'article 97, paragraphe 1, de la CBE avant le dépôt de la réponse, mais que la délivrance n'a pas encore été publiée au Bulletin européen des brevets à ce moment-là.

Il a ainsi été constaté que les actions intentées par Omnia relevaient bien de la compétence de la Cour unifiée de brevet. Sidel avait tenté de déposer des demandes de non-participation début avril 2026, mais celles-ci ont été jugées irrecevables car une action avait déjà été introduite devant la Cour à cette date (conformément à l’article 83, paragraphe 3, de l’Accord sur la Cour unifiée de brevet).

Implications stratégiques

Cette décision de l'UPC est une première dans la mesure où elle indique que des actions peuvent être intentées devant l'UPC concernant des demandes de brevet européen en instance, et que l'UPC est disposée à rendre des ordonnances relatives à des brevets européens dont la délivrance est imminente mais qui n'ont pas encore pris effet.

Il convient de noter que l'arrêt rendu dans l'affaire Omnia c. Sidel n'est qu'une décision parmi d'autres rendue par l'une des chambres de l'UPC. De plus, Sidel a interjeté appel de cette décision ; il reste donc à voir si la Cour d'appel se rangera du côté de la chambre de Paris.

Par ailleurs, la formulation de l’ordonnance est assez précise. Elle ne concerne que les déclarations de non-contrefaçon, bien qu’on puisse imaginer une issue similaire pour d’autres actions. De même, l’ordonnance précise que les deux brevets avaient été délivrés « avant le dépôt de la réponse ». Peut-être Sidel aurait-elle pu retarder la délivrance, en recourant à des dispositions existantes telles que la demande de modifications du texte destiné à la délivrance, afin que ce critère ne soit pas rempli. Cela aurait pu amener la Cour à se déclarer incompétente pour connaître de ces deux actions. De même, il pourrait toutefois encore être décidé que l’UPC est compétente pour connaître d’affaires relatives à des demandes de brevet européen se situant à un stade encore plus précoce de leur procédure d’examen.

Néanmoins, cette décision met en évidence le risque qu’il y a à attendre qu’une demande soit sur le point d’être délivrée avant de déposer une déclaration de non-participation. Étant donné que ces déclarations peuvent être déposées dès la publication de la demande de brevet européen, les demandeurs qui sont certains de ne pas être intéressés par les brevets unitaires pourraient envisager de déposer ces déclarations beaucoup plus tôt au cours de la procédure, à titre de mesure de précaution afin de ne pas tomber involontairement sous la juridiction de la JUB.

Si vous souhaitez aborder l'un des sujets liés à l'UPC évoqués dans cet article, y compris votre stratégie de retrait concernant les demandes de brevet européen en instance, veuillez vous adresser à votre avocat habituel chez Barker Brettell ou nous contacter.