제출 기한을 넘겨 제출된 청구항 – 보조 청구항을 몇 개나 제출해야 하나요?

2020년에 현재의 ‘상소위원회 절차규칙(RPBA)’이 발효되면서, 이의신청 절차의 처리 방식이 근본적으로 바뀌었습니다. 이전에는 “항소 절차의 주된 목적이 항소 대상 결정을 사법적 방식으로 재검토하는 데 있음을 고려하여, 당사자의 항소 사건은 항소 대상 결정의 근거가 된 청구, 사실, 이의, 주장 및 증거를 대상으로 하여야 한다”고 명시한 새로운 항소절차규칙(RPBA) 제12조 제2항에 상응하는 규정이 없었습니다. 대신, 이의신청 절차에서의 항소 절차는 일반적으로 ‘두 번째 기회’로 간주되었습니다. 항소 과정에서 완전히 새로운 선행기술이 인용되거나 완전히 새로운 청구항이 제출되는 경우도 드물지 않았습니다. 심지어 일부 변리사들은 이의신청부에서의 절차가 오로지 누가 항소 수수료를 부담할지를 결정하는 데에만 관련이 있다고 여겼습니다.

시간이 지남에 따라, 항소심 위원회는 항소 절차가 사건의 실체를 자유롭게 논할 수 있는 두 번째 기회라기보다는, 1심 결정의 타당성을 재검토하는 장이라는 견해로 점차 기울어졌습니다. 새로운 규칙이 시행되기 훨씬 전부터, 당사자가 절차 말기에 새로운 청구를 제출하는 것이 허용되지 않는 경우가 때때로 있었습니다. T 0074/06 사건에서, 심판부는 특허권 부여 당시의 방법 청구항이 유럽 특허 협약(EPC)의 요건을 충족한다고 판단했으나, 구두 심리가 시작되기 전까지 장치 청구항만을 삭제하는 청구는 제출된 바 없었다. 특허권자가 구두 심리 중에 그러한 청구(보조 청구 Vb)를 제출하려 했을 때, 심판부는 이를 허용하지 않기로 결정했다. 심판부는 “보조 청구항 Vb의 제출을 촉발했을 수 있는 장치 청구항의 잠재적인 특허성 결여는 항소 절차의 시작 시점부터, 심지어 이의신청 절차 때부터 이미 피항소인에게 알려져 있었다”고 주장했다. 따라서 피청구인은 이 보조청구를 제출하기 위해 구두심리가 진행될 때까지, 더 정확히 말하면 주청구 및 보조청구 II, IV, V에 따른 장치 청구항의 대상이 특허성을 갖지 않는다는 심판부의 발표가 있을 때까지 기다렸다. 피청구인은 이러한 늦은 제출에 대해 어떠한 타당한 정당화 사유도 제시하지 않았다. 보조청구항 Vb의 청구항은 등록된 방법 청구항 1~9에 해당하며, 등록된 장치 청구항 10~19는 삭제된 상태이다. 피청구인은 이미 보조청구항 VI~X, 즉 방법 청구항만을 포함하는 상당한 수의 보조청구항을 제출한 바 있다. 이 보조청구항 Vb가 특허권자가 특허를 유지하기 위한 “마지막 기회”가 아니었다는 점은 자명하다. 따라서 특허권자는 이전에 제출된 청구항 중 하나에 따른 방법 청구항으로 되돌아가야 했으며, 해당 청구항들은 특허 등록된 방법 청구항보다 상당히 제한적이었다.

이의제기가 제기된 특허를 방어해 본 사람이라면 누구나 알다시피, 이의제기 통지에 답변할 시점에 이미 향후 필요할 수 있는 모든 대비책을 미리 생각해 두는 것은 거의 불가능합니다. 이의제기 절차의 후반 단계에서, 하물며 항소 단계에서 제기될 수 있는 모든 논점을 미리 예상하는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 개정된 RPBA 제12조 제2항이 도입된 이후의 판례에 따르면, 이의신청 또는 항소 절차의 어느 단계에서든 필요할 수 있는 모든 잠재적 청구는 절차 초기에 제출되어야 한다고 보고 있다.

RPBA 제12조 제2항에 따라, 항소 절차 중 제기된 새로운 청구는 일반적으로 허용되지 않습니다. 그러나 RPBA 제13조 제2항은 “심판부가 정한 기간이 만료된 후 당사자가 항소 사건에 대해 제출한 수정 사항은 (…) 원칙적으로, 해당 당사자가 타당한 사유로 입증한 예외적인 상황이 없는 한 고려되지 아니한다”고 규정하고 있습니다. T 1686/21 사건에서는 이러한 “예외적인 사정”에 해당하는 것이 무엇인지에 대해 논의하고 있다.

T 1686/21 사건에서, 중간 결정에 따라 특허는 수정된 형태로 유지되었다. 이의신청인은 특허 무효를 청구하며 항소를 제기했다. 항소 심리의 구두 심리 과정에서, 특허권자는 이의신청부서가 유지했던 청구항에 중간 일반화가 존재한다는 심판부의 판단에 대응하여 새로운 주청구를 제출했다.

이의신청인은 이 새로운 주청구의 수리 가능성에 이의를 제기하며, 이는 특허권자의 항소 사건에 대한 수정 사항에 해당한다고 주장했다. 이의신청인은 이의신청 절차와 항소 이유서 모두에서 해당 특징의 누락에 대해 이의를 제기했었다고 밝혔다. 그러나 심판부는 새로운 주청구를 심리에 포함시켰다.

심판부는 새로운 주청구가 특허권자의 항소 사건에 대한 수정 사항에 해당한다는 반대 측의 주장에 동의했다. 그러나 심판부는 다음과 같은 이유로, 이것이 사실 RPBA 제13조 제2항에 따른 “예외적인 상황”에 해당한다고 주장했다.

이러한 개정 자체는 항소인에게 (그의 입장에 영향을 미치거나 상대방에게 유리한 점을 주는 방식으로) 놀라운 일이 될 수 없다;
이 개정안으로 인해 새로운 이의가 제기되지는 않습니다;
다양한 이의 제기가 다수 제기된 점을 고려할 때 […], 모든 가능한 결과에 대비해 적절한 대체 방안을 마련하기 위해 항소 절차 초기에 제출해야 할 신청 건수는 […] 극히 많았을 것이며, 따라서 절차적 효율성에 부합하지 않았을 것이다.

새로운 주청구와 정확히 동일한 청구는 없었음에도 불구하고, 해당 수정안은 제출된 여러 보조 청구항에 포함되어 있었다.

만약 T 0074/06 사건의 심판부가 동일한 견해를 취했다면, 다음과 같은 이유로 보조청구항 Vb를 인용했을 가능성이 매우 높았을 것이다. 그 이유는 다음과 같다:

해당 수정안(장치 청구항 삭제)은 이미 보조청구항 VI~X에 포함되어 있었으며;
해당 개정안 자체로는 새로운 이의 제기가 발생하지 않았으며;
만약 모든 보조청구가 방법 청구항을 포함하는 경우와 포함하지 않는 경우 모두로 제출되었다면, 매우 많은 수의 청구가 필요했을 것이다.

그렇다면, 이는 T 0074/06 사건 당시보다 현재는 기한 후 제출된 청구가 받아들여질 가능성이 실제로 더 높을 수 있다는 뜻인가요? T 1686/21 사건을 근거로, 기한 후 제출된 청구가 상소인에게 예상 밖의 내용이 아니며 새로운 이의 사유를 야기하지 않는 한, 이를 허용해야 한다고 주장할 수 있을까요?

다양한 이의가 제기된 이의신청 사건의 경우, 제안된 여러 수정안의 모든 가능한 조합을 포괄하기 위해 수백 건에 달하는 보조청구를 제출해야 할 수도 있다. 실무상, 특허권자는 종종 제한된 수의 보조청구를 제출한 뒤, 필요한 경우 제출된 보조청구의 특징들을 결합하여 새로운 보조청구를 작성할 수 있도록 허용해 줄 것을 요청하기도 합니다. T 1686/21 사건이 이를 어느 정도 뒷받침하고는 있지만, 이러한 방식이 실제로 허용될지는 아직 불확실합니다.

그러나 T 1686/21 사건의 첫 번째 주장은 부분적으로 “이의신청심판부가 해당 특징이 유지된 청구항 1에 묵시적으로 포함되어 있다고 이해했다”는 논리에 근거하고 있었다. 만약 그렇지 않았다면, 심판부가 해당 사정을 예외적인 상황으로 간주했을지 여부는 의문이다.

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