期限後に提出された請求――補助請求はいくつ提出しなければならないか？

2020年に現行版の「審判部手続規則」が施行された際、異議申立手続の取り扱い方法が根本的に変更された。以前は、新しい「審判部手続規則」第12条(2)項に相当する規定は存在しなかった。同項は、「上訴手続の主たる目的は、上訴対象の決定を司法的な方法で審査することにあることを踏まえ、当事者の上訴事件は、上訴対象の決定の根拠となった請求、事実、異議、主張および証拠を対象とするものとする」と定めている。それに対し、異議申立における上訴手続は、一般的に「再挑戦の機会」と見なされていた。上訴において、全く新しい先行技術が引用されたり、全く新しい請求が提出されたりすることも珍しくなかった。一部の弁理士は、異議申立部における手続は、上訴手数料を誰が負担するかを決定する上でのみ関連性があると考えてさえいた。

時が経つにつれ、審判部は、上訴手続きを、事件の実体について自由に議論するための「二度目の機会」というよりも、第一審決定の実体を審査するための場であるという見解へと移行してきた。新しい規則が施行されるかなり前から、当事者が手続きの終盤において新たな請求を提出することを認められないケースが時折見られた。 T 0074/06事件において、審判部は、特許付与時の方法クレームが欧州特許条約（EPC）の要件を満たしていると判断したが、口頭審理の前に、単に装置クレームを削除しただけの請求が提出されていなかった。特許権者が口頭審理中にそのような請求（補助請求Vb）を提出しようとした際、審判部はこれを認めない決定を下した。審判部は、「補助請求Vbの提出のきっかけとなった可能性のある装置クレームの特許性の欠如は、上訴手続の開始当初から、さらには異議申立手続の段階から、被上訴人にとって周知であった」と論じた。したがって、被請求人は、この補助請求を提出するために、口頭審理、より正確には、主請求および補助請求II、IV、Vに基づく装置クレームの発明が特許性を欠くとする審理部の発表を待っていた。被請求人は、このような遅れた提出について、いかなる適切な正当化理由も示さなかった。補助請求Vbの請求項は、特許付与された方法請求項1～9に相当し、特許付与された装置請求項10～19が削除されたものである。被請求人はすでに、補助請求VI～Xの5件、すなわち方法請求項のみを含む相当数の補助請求を提出していたことが指摘される。言うまでもなく、この補助請求Vbは、特許権者が特許を維持するための「最後のチャンス」ではなかった。したがって、特許権者は、以前に提出された請求項のいずれかに基づく方法クレームに立ち返らざるを得なかったが、それらは特許付与時の方法クレームよりもかなり限定されたものであった。

異議申立てを受けた特許を防御しようとしたことのある人なら誰でも知っているように、異議申立通知への答弁時点において、将来必要となる可能性のあるすべての「予備的な主張」を想定することはほぼ不可能です。異議申立手続の後の段階で、ましてや上訴の段階で、どのような議論が持ち上がる可能性があるかをすべて予測することは極めて困難です。しかし、RPBA（審判規則）第12条(2)の改正導入後の判例法によれば、異議申立手続や上訴手続のどの段階においても必要となる可能性のあるすべての請求は、当初から提出されなければならないことが示唆されている。

RPBA第12条(2)の規定により、通常、審判手続中の新たな請求は認められません。しかし、RPBA第13条(2)には、「審判部が定めた期間の満了後に当事者が行った上訴事案の修正は、（…）当該当事者によって説得力のある理由をもって正当化された例外的な事情がある場合を除き、原則として考慮されない」と規定されています。 T 1686/21事件では、どのような事由がこのような「例外的な事情」に該当し得るかについて論じられている。

T 1686/21事件において、中間決定により、特許は補正された形で維持された。異議申立人は、特許の無効を請求して上訴した。上訴審の口頭審理において、特許権者は、異議審理部が維持した請求項に中間的な一般化が存在すると審理部が認定したことに対し、新たな主請求を提出した。

相手方は、この新たな主請求の受理可能性に異議を唱え、それが特許権者の上訴事件における主張の変更に当たると主張した。相手方は、当該特徴の省略について、異議申立手続中および上訴理由書の双方において異議を申し立てていたと述べた。しかし、審判部は、この新たな主請求を審理の対象として認めた。

審判部は、新たな主請求が特許権者の上訴事件に対する補正にあたるという点について、異議申立人の主張に同意した。しかし、審判部は、以下の理由から、これは実際にはRPBA第13条(2)に規定される「例外的な事情」に該当すると主張した。

この修正そのものは、上訴人にとって（その立場に影響を与え、相手方に有利となるような形で）驚くべきものではない；
この修正案によって、新たな異議が生じることはない；
さまざまな異議が多数存在することを踏まえると[…])、あらゆる可能性のある結果に対して適切な代替案を用意するために、上訴手続の初期段階で提出すべき申立ての数は[…]極めて多くなっていたはずであり、したがって、手続の効率性に反することとなる。

この修正自体は、提出済みのいくつかの補助請求に含まれていたが、新しい主請求と完全に同一の請求はなかった。

もしT 0074/06事件の審判部が同様の見解をとっていたならば、以下の理由から、補助請求Vbを認めただろう。

この修正（装置に関する請求項の削除）自体は、補助請求VIからXにすでに盛り込まれていた；
この修正案自体については、新たな異議は出されなかった；
もしすべての補助請求が、方法クレームを含む場合と含まない場合の両方で提出されていたとしたら、膨大な数の請求が必要となっていたはずである。

では、これは、T 0074/06の当時と比べて、現在では期限後に提出された請求が認められる可能性が実際には高くなっているということになるのでしょうか。T 1686/21を根拠に、期限後に提出された請求が上訴人にとって予期できないものでなく、かつ新たな異議を生じさせるものでない限り、その請求は認められるべきであると主張することは可能でしょうか。

異議申立事件において、さまざまな異議が提起されている場合、提案された各補正案の考えられるすべての組み合わせを網羅するために、数百件もの補助請求を提出する必要が生じることがある。実務上、特許権者は、限られた数の補助請求を提出した上で、必要に応じて、これらの提出済みの補助請求の特徴を組み合わせて新たな補助請求を作成することを認めるよう求めることがよくある。T 1686/21事件が一定の根拠を提供しているとはいえ、これが実際に認められるかどうかは現時点では不透明である。

しかし、T 1686/21事件における第一の主張は、「異議審査部が、当該特徴が維持された請求項1に黙示されていると理解した」という理由に部分的に基づいていた。もしそうではなかった場合、審判部が当該状況を例外的なものとみなしたかどうかについては疑問の余地がある。

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