UKIPO:s nya strategi för sökning och granskning

UKIPO har nyligen offentliggjort sina efterlängtade lagstadgade riktlinjertill följd av den brittiska högsta domstolens dom i målet Emotional Perception. Vår tidigare rapportering om detta mål finns här. De lagstadgade riktlinjerna anger hur sökning och granskning av patentansökningar ska genomföras – särskilt när patentansökan avser en datorimplementerad uppfinning. Dessa riktlinjer gäller dock även för alla patentansökningar som betraktas som en ”blandad uppfinning”.

Vägledningen består av två delar: Del 1 sammanfattar domen och del 2 behandlar hur domen ska tillämpas i praktiken.

I den brittiska patentlagen från 1977 (UK Patents Act 1977) fastställs lagstadgade undantag från patenterbarhet i § 1(2), där en icke uttömmande förteckning anges över vad som inte anses utgöra en uppfinning i egentlig mening. Detta har historiskt prövats med hjälp av det kriterium som fastställdes av Court of Appeal i Aerotel. Del 1 i vägledningen bekräftar att detta test inte längre ska tillämpas. Istället har Högsta domstolen beslutat att anpassa Storbritanniens tillvägagångssätt närmare till det test som fastställts av Europeiska patentverketsutvidgade kammare i G 1/19, nämligen”any hardware”-testet. Följden av detta är att varje anspråk kommer att anses ha teknisk karaktär (och därmed övervinna eventuella invändningar enligt S1(2)) om det innefattar något tekniskt medel, såsom en dator, processor, server eller annan hårdvara. I praktiken innebär detta att en ”datorimplementerad metod” automatiskt kommer att övervinna detta hinder.

I resten av del 1 och del 2 redogörs för UKIPO:s nya tillvägagångssätt vid bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd. Högsta domstolen fastställde i sin dom ett trestegstest för att avgöra undantag från patenterbarhet, nyhet och uppfinningshöjd. Testet består av ett första steg, ett mellanliggande steg och ett andra steg.

Första hindret

Det första hindret omfattar”vilken hårdvara som helst”-testet och speglar i stort sett Duns- principerna A till D. I detta steg ställs frågan: har uppfinningen, betraktad som en helhet, någon form av teknisk karaktär? Högsta domstolen har erkänt att detta är ett”lågt hinder”och det har till och med tidigare beskrivits av Comptroller General som”ren fasad”.”Any hardware”är dock ett tydligt test för att avgöra om en ansökan uppfyller de krav på patentbarhet som anges i S1(2) och är förenligt med den analys som den utvidgade kammaren redogjorde för i G 1/19.

Även om det inte uttryckligen anges någonstans, verkar det som om de”AT&T-kriterierna”, som tidigare användes som indikatorer på teknisk karaktär enligt S1(2), nu också hör till det förflutna.

Mellanliggande steg

Mellansteget bygger på Duns princip F och fungerar som ett kriteriesil för det andra steget. I detta steg görs en analys av hela kravet, egenskap för egenskap. För varje egenskap ska det fastställas om den bidrar till, eller samverkar med, det tekniska föremålet för ett krav avsett att utgöra en teknisk lösning på ett tekniskt problem. Läsare som är bekanta med EPO:s tillvägagångssätt kanske känner igen denna formulering, och riktlinjerna föreslår faktiskt att granskare hänvisar till EPO:s riktlinjer när de överväger om ett påstått kännetecken bidrar till den tekniska karaktären.

I riktlinjerna anges att syftet med detta mellanliggande steg är att utesluta de kännetecken som anges i kravet och som inte bidrar till kravets tekniska karaktär. Endast de kännetecken som bidrar till kravets tekniska karaktär kan därefter användas för att bedöma om kravet uppvisar uppfinningshöjd i förhållande till känd teknik.

Andra hindret

Det andra kriteriet handlar om huruvida kravet är nytt och uppfinningsrikt. Riktlinjerna bekräftar att prövningen av nyheten förblir oförändrad – det vill säga om det finns en enda tidigare offentliggörande som, antingen uttryckligen eller underförstått, beskriver alla kännetecken i ett krav.

När det gäller uppfinningshöjd framgår det mycket tydligt av riktlinjerna att endast kännetecken som bidrar till den tekniska karaktären kan bidra till uppfinningshöjden. I riktlinjerna anges vidare att granskarna ska fortsätta att bedöma uppfinningshöjden enligt den metod som fastställs i Pozzoli-domen. Riktlinjerna anger dock inte i detalj hur Pozzoli-domen ska tillämpas.

Det verkar som om sökande även i fortsättningen kan definiera den uppfinningsmässiga idén i breda termer utifrån patentkravet i sin helhet. Pozzoli granskar därefter skillnaden mellan den uppfinningsmässiga idén och känd teknik och bedömer om denna skillnad är uppenbar.

Det andra hindret innebär dessutom ett krav på att skillnaden mellan den uppfinningsmässiga idén och känd teknik måste bidra till den tekniska karaktären innan man kan pröva om denna skillnad är uppenbar.

Förhoppningen är att när ”Manual of Patent Practice” har uppdaterats och granskarna börjar tillämpa detta kriterium i praktiken, kommer branschen att få tydligare riktlinjer för hur man på rätt sätt bedömer uppfinningshöjd mot bakgrund av detta nya kriterium.

Denna metod skiljer sig från EPO:s problem-lösningsmodell genom att det inte finns något krav på att identifiera den närmaste kända tekniken och därefter fastställa uppfinningshöjden utifrån de kännetecken som skiljer patentkravet från den närmaste kända tekniken. Bedömningen av uppfinningshöjden enligt Pozzoli-domen är mindre strukturerad än problem-lösningsmodellen.

Söker

Den tiden är förbi då UKIPO vägrade att granska en ansökan på grund av att den inte uppfyllde Aerotel-kriterierna. Med det nya ”any hardware”-testetkan sökande vara säkra på att få en sökning (till exempel genom att ange ”datorimplementerad”). Detta gör Storbritannien till en ännu mer attraktiv plats att lämna in en patentansökan på för att säkerställa en tidig och kostnadseffektiv sökrapport inom tidsfristen för att göra anspråk på prioritet. En sådan inledande sökrapport kan vara ovärderlig när man ska fatta beslut om huruvida man ska fortsätta med sin ansökan i Storbritannien och internationellt.

HosBarker Brettellhåller vi oss à jour med den ständigt föränderliga patentlagstiftningen och söker alltid efter det bästa sättet att hjälpa våra kunder att på bästa sätt skydda sin immateriella egendom.

Om ni vill diskutera denna fråga vidare är ni välkomna att kontakta författarna,Francesco Di LalloellerDavid Combes, eller er vanliga patentombud hos Barker Brettell.