L’UKIPO a récemment publié ses directives réglementairestant attendues, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire « Emotional Perception ». Notre précédent article sur cette affaire est disponible ici. Ces directives réglementaires précisent la manière dont doivent être menées la recherche et l’examen des demandes de brevet, en particulier lorsque la demande de brevet porte sur une invention mise en œuvre par ordinateur. Toutefois, ces directives s’appliqueront également à toute demande de brevet considérée comme une « invention de type mixte ».
La note pratique se compose de deux parties : la première partie résume l'arrêt et la deuxième partie aborde son application dans la pratique.
La loi britannique de 1977 sur les brevets (UK Patents Act 1977) prévoit, à l’article 1, paragraphe 2 (S1(2)), des exceptions légales à la brevetabilité, en définissant une liste non exhaustive de ce qui n’est pas considéré comme une invention en tant que telle. Historiquement, cette question a été examinée à l’aune du critère établi par la Cour d’appel dans l’affaire affaire Aerotel. La première partie des lignes directrices confirme que ce critère ne doit plus être appliqué. La Cour suprême a en effet décidé d’aligner davantage l’approche britannique sur le critère de l’OEBdéfini par la Chambre élargie dans l’affaire G 1/19, à savoir le critèredit « de tout matériel». Il en résulte que toute revendication sera considérée comme présentant un caractère technique (et surmontera donc toute objection au titre de l’article 1, paragraphe 2) si elle inclut un moyen technique quelconque, tel qu’un ordinateur, un processeur, un serveur ou tout autre matériel. En pratique, cela signifie qu’une « méthode mise en œuvre par ordinateur » surmontera automatiquement cet obstacle.
Le reste de la partie 1 et de la partie 2 expose la nouvelle approche adoptée par l’UKIPO pour évaluer la nouveauté et l’activité inventive. Dans son arrêt, la Cour suprême a défini un critère en trois étapes permettant de déterminer l’exclusion de la brevetabilité, la nouveauté et l’activité inventive. Ce critère comprend un premier seuil, une étape intermédiaire et un deuxième seuil.
Premier obstacle
Le premier critère correspond au test dit «de tout matériel »et reflète largement les principes A à D de l’affaire Duns. Cette étape consiste à se demander, dans une perspective d’ensemble, si l’invention présente un quelconque caractère technique. La Cour suprême reconnaît qu’il s’agit d’un «critère peu exigeant »et le Contrôleur général l’a même qualifié par le passé de «simple façade». Toutefois, le critère «tout matériel »constitue un test clair permettant de déterminer si une demande satisfait aux conditions d’éligibilité énoncées à l’article S1, paragraphe 2, et est conforme à l’analyse exposée par la Chambre élargie dans l’affaire G 1/19.
Bien que cela ne soit mentionné nulle part de manière explicite, il semblerait que les «repères AT&T », qui servaient auparavant à établir le caractère technique au titre de l'article 1, paragraphe 2, appartiennent désormais au passé.
Étape intermédiaire
L'étape intermédiaire repose sur le principe F de Duns et fait office de « filtre de caractéristiques » pour la deuxième étape. Cette étape consiste à analyser, caractéristique par caractéristique, l'ensemble de la revendication. Pour chaque caractéristique, il convient de déterminer si celle-ci contribue à l'objet technique d'une revendication ou interagit avec celui-ci, dans le cadre de la solution technique apportée à un problème technique. Les lecteurs familiarisés avec l’approche de l’OEB trouveront peut-être cette formulation familière ; en effet, les lignes directrices suggèrent aux examinateurs de se référer aux directives de l’OEB lorsqu’ils évaluent si une caractéristique revendiquée contribue au caractère technique.
Les directives précisent que l’étape intermédiaire a pour objectif d’exclure les caractéristiques revendiquées qui ne contribuent pas au caractère technique de la revendication. Seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de la revendication peuvent alors être utilisées pour déterminer si celle-ci présente un caractère inventif par rapport à l’état de la technique.
Deuxième obstacle
Le deuxième critère consiste à déterminer si la revendication est nouvelle et inventive. Les lignes directrices confirment que le critère de nouveauté reste inchangé, à savoir : existe-t-il une seule divulgation antérieure qui révèle, de manière explicite ou implicite, toutes les caractéristiques d’une revendication ?
En ce qui concerne l'activité inventive, les lignes directrices indiquent très clairement que seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique peuvent contribuer à l'activité inventive. Elles précisent en outre que les examinateurs doivent continuer à évaluer l'activité inventive en suivant l'approche définie dans l'affaire Pozzoli. Toutefois, ces lignes directrices n'expliquent pas en détail comment appliquer l'arrêt Pozzoli.
Il semble que les déposants puissent continuer à définir le concept inventif de manière large, en se fondant sur la revendication dans son ensemble. Pozzoli examine ensuite la différence entre le concept inventif et l'état de la technique, puis évalue si cette différence est évidente.
Le deuxième critère ajoute en outre une exigence selon laquelle la différence entre le concept inventif et l'état de la technique doit contribuer au caractère technique avant de se demander si cette différence est évidente.
On espère qu’une fois que le Manuel de pratique en matière de brevets aura été mis à jour et que les examinateurs commenceront à appliquer ce critère dans la pratique, le secteur disposera de davantage d’indications sur la manière d’évaluer correctement l’activité inventive à la lumière de ce nouveau critère.
Cette approche diffère de l'approche « problème-solution » de l'OEB en ce qu'elle n'impose pas d'identifier l'état de la technique le plus proche, puis de déterminer l'activité inventive sur la base des caractéristiques qui distinguent la revendication de cet état de la technique le plus proche. La détermination de l'activité inventive selon l'arrêt Pozzoli est moins structurée que l'approche « problème-solution ».
Recherche
L'époque où l'UKIPO refusait d'effectuer une recherche sur une demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas au critère « Aerotel » est désormais révolue. Grâce au nouveau critère « tout matériel », les déposants peuvent être certains d’obtenir une recherche (par exemple, en mentionnant « mis en œuvre par ordinateur »). Cela rend le Royaume-Uni encore plus attractif pour le dépôt d’une demande de brevet, afin d’obtenir rapidement un rapport de recherche à moindre coût dans les délais impartis pour revendiquer la priorité. Un tel rapport de recherche initial peut s’avérer inestimable pour décider de poursuivre ou non la procédure au Royaume-Uni et à l’international.
ChezBarker Brettell, nous suivons de près l'évolution constante du droit des brevets et recherchons en permanence la meilleure façon d'aider nos clients à protéger au mieux leur propriété intellectuelle.
Si vous souhaitez approfondir ce sujet, n'hésitez pas à contacter les auteurs,Francesco Di LalloouDavid Combes, ou votre conseil en brevets habituel chez Barker Brettell.
« L’UKIPO a récemment publié ses directives réglementaires tant attendues, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire Emotional Perception. »
