继英国最高法院对“情感感知”（Emotional Perception）案作出判决后，英国知识产权局（UKIPO）近日发布了备受期待的法定指南。关于该案的先前报道可点击此处查阅。该法定指南阐述了如何对专利申请进行检索和审查——特别是当专利申请涉及计算机实施的发明时。不过，该指南同样适用于任何被视为“混合型发明”的专利申请。
本实务指南分为两部分：第一部分概述了该判决，第二部分探讨了如何将该判决应用于实务。
《1977年英国专利法》第1条第(2)款规定了专利性的法定例外情形，其中列举了一系列不被视为发明的项目（该列表并非穷尽性）。历史上，对此的判断是依据上诉法院在 Aerotel案中确立的测试标准进行判断。本指南第一部分确认，该测试标准不再适用。取而代之的是，最高法院决定使英国的做法更紧密地与欧洲专利局（EPO）扩大委员会在G 1/19案中确立的测试标准保持一致，即“任何硬件”测试标准。 由此产生的结果是，如果任何权利要求包含任何技术手段（例如计算机、处理器、服务器或其他硬件），则该权利要求将被视为具有技术特征（从而克服《专利法》第1条第(2)款提出的任何异议）。在实践中，这意味着“计算机实现的方法”将自动克服这一障碍。
第一部分的其余内容和第二部分阐述了英国知识产权局（UKIPO）在评估新颖性和创造性方面采取的新方法。最高法院在其判决中提出了一项三步测试法，用于判定是否符合专利豁免条件、新颖性及创造性。该测试法由第一道门槛、中间步骤和第二道门槛组成。
第一道难关
第一道门槛体现了“任何硬件”测试标准，并在很大程度上与邓斯原则A至D相一致。这一步骤要求考察：从整体来看，该发明是否具有任何形式的技术特征？最高法院承认这是一道“门槛较低”的测试，甚至此前总审计长曾将其描述为“纯粹的表面文章”。 然而，“任何硬件”测试是判断一项申请是否符合第1条第(2)款所规定的资格要求的明确标准，且与扩大合议组在G 1/19案中提出的分析一致。
虽然任何地方都没有明确说明，但看来此前根据第1条第(2)款用作技术特征指标的“AT&T标志”似乎也已成为历史。
中间步骤
该中间步骤基于邓斯原则F，作为第二道门槛的特征筛选机制。该步骤对整个权利要求进行逐项特征分析。对于每个特征，应确定该特征是否为解决技术问题的技术方案的权利要求所涉及的技术主题做出了贡献，或与之相互作用。 熟悉欧洲专利局（EPO）做法的读者可能会觉得这种表述很熟悉，事实上，该指南确实建议审查员在考虑所主张特征是否对技术特征作出贡献时，参考欧洲专利局指南。
该指南指出，中间步骤的目的是排除那些对权利要求的技术特征没有贡献的权利要求特征。只有对权利要求的技术特征有贡献的特征，才能用于评估该权利要求相对于现有技术是否具有创造性。
第二道难关
第二个门槛是审查权利要求是否具有新颖性和创造性。该指南确认，新颖性的判断标准保持不变——即是否存在一项现有技术公开，该公开明确或隐含地披露了权利要求的所有特征。
关于创造性，该指南明确指出，只有对技术特征有贡献的特征才能构成创造性。该指南进一步规定，审查员应继续采用Pozzoli案中确立的方法来评估创造性。然而，该指南并未详细说明如何应用Pozzoli案的标准。
看来，申请人可以继续基于权利要求整体来广泛界定发明构思。随后，Pozzoli会考察发明构思与现有技术之间的差异，并评估该差异是否显而易见。
第二项障碍进一步规定，在判断该差异是否显而易见之前，必须先确认发明构思与现有技术之间的差异必须对技术特征有所贡献。
希望一旦《专利审查指南》完成更新，且审查员开始在实践中应用这一标准，业界就能获得更多指导，从而能够根据这一新标准正确评估创造性。
该方法与欧洲专利局（EPO）的“问题-解决方案”方法的不同之处在于，它并不要求先确定最接近的现有技术，然后基于使权利要求区别于最接近的现有技术的特征来判断创造性。根据 Pozzoli案的判例，创造性的判断比“问题-解决方案”方法更缺乏系统性。
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英国知识产权局（UKIPO）因申请未通过“Aerotel测试”而拒绝进行检索的日子已经一去不复返了。 随着新的“任何硬件”测试标准的出台，申请人可以确信能够获得检索报告（例如，通过在申请文件中明确写明“计算机实现”）。这使得英国成为提交专利申请的更具吸引力的地点，以便在优先权主张期限内获得一份及时且经济高效的检索报告。这样的初步检索报告对于决定是否在英国及国际上继续推进申请具有不可估量的价值。
在巴克·布雷特尔律师事务所，我们时刻关注不断变化的专利法领域，并始终致力于寻找最佳方案，以帮助客户最大限度地保护其知识产权。
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“在英国最高法院就‘Emotional Perception’案作出判决后，英国知识产权局（UKIPO）近日发布了备受期待的法定指南。”
