영국 지적재산청 ( UKIPO )은 최근 영국 대법원의 ‘Emotional Perception’ 사건 판결에 따라 오랫동안 기다려온 법정 지침을발표했습니다. 이 사건에 대한 당사의 이전 보도는 여기에서 확인하실 수 있습니다. 이 법정 지침은 특허 출원의 조사 및 심사가 어떻게 이루어져야 하는지를 명시하고 있으며, 특히 해당 특허 출원이 컴퓨터 구현 발명과 관련된 경우에 중점을 두고 있습니다. 다만, 이 지침은 ‘혼합형 발명’으로 간주되는 모든 특허 출원에도 동일하게 적용됩니다.
이 실무 지침서는 두 부분으로 구성되어 있습니다. 제1부에서는 판결 내용을 요약하고, 제2부에서는 해당 판결을 실무에 적용하는 방안에 대해 다룹니다.
1977년 영국 특허법 제1조 제2항은 특허 대상에서 제외되는 사항에 대한 법정 예외를 규정하고 있으며, 여기에는 발명으로 간주되지 않는 사항에 대한 비고갈적 목록이 명시되어 있다. 이는 역사적으로 항소법원이 Aerotel사건에서 항소법원이 제시한 기준을 적용하여 검증되어 왔습니다. 지침 제1부에서는 이 기준을 더 이상 따르지 않아야 함을 확인하고 있습니다. 대신, 대법원은 영국의 접근 방식을 유럽특허청(EPO)확대심판부가 G 1/19 사건에서 제시한 기준, 즉‘어떠한 하드웨어’기준에 더 가깝게 맞추기로 결정했습니다. 그 결과, 컴퓨터, 프로세서, 서버 또는 기타 하드웨어와 같은 기술적 수단을 포함하는 모든 청구항은 기술적 성격을 가진 것으로 간주되며(따라서 제1조 제2항에 따른 이의를 극복하게 됩니다). 실질적으로 이는 ‘컴퓨터 구현 방법’이 자동으로 이 장애물을 극복하게 됨을 의미합니다.
제1부 및 제2부의 나머지 부분에서는 영국특허청(UKIPO)이 신규성과 진보성을 평가하는 데 있어 채택한 새로운 접근 방식을 설명합니다. 대법원은 판결을 통해 특허성, 신규성 및 진보성에 대한 예외 여부를 판단하기 위한 3단계 심사 기준을 제시했습니다. 이 심사 기준은 첫 번째 관문, 중간 단계, 그리고 두 번째 관문으로 구성됩니다.
첫 번째 난관
첫 번째 심사 기준은‘어떤 하드웨어든’테스트를 포함하며, 대체로 던스(Duns ) 원칙 A부터 D까지를 반영합니다. 이 단계에서는 발명을 전체적으로 볼 때, 어떠한 형태의 기술적 특성을 지니고 있는지 묻습니다. 대법원은 이것이‘낮은 심사기준’임을 인정하고 있으며, 심지어 감사원장(Comptroller General)은이를과거에‘단순한 눈속임’이라고묘사한 바 있습니다. 그러나‘어떠한 하드웨어’기준은 출원이 제1조 제2항에 명시된 적격 요건을 충족하는지 판단하기 위한 명확한 기준이며, 확대심판부가 G 1/19 사건에서 제시한 분석과도 일치한다.
어디에도 명시적으로 언급되어 있지는 않지만, 이전에 제1조 제2항에 따른 기술적 성격의 지표로 사용되었던‘AT&T 지표’역시 이제 과거의 일이 된 것으로 보입니다.
중간 단계
이 중간 단계는 던스 ( Duns ) 원칙 F에 기초하며, 두 번째 심사 단계에 대한 특징 선별 역할을 합니다. 이 단계에서는 청구항 전체를 특징별로 분석합니다. 각 특징에 대해, 해당 특징이 기술적 문제에 대한 기술적 해결책을 위한 청구항의 기술적 대상에 기여하는지, 또는 이와 상호작용하는지 여부를 확인해야 합니다. EPO의 접근 방식에 익숙한 독자라면 이 문구가 낯익게 느껴질 수 있으며, 실제로 이 지침은 심사관이 청구된 특징이 기술적 특성에 기여하는지 여부를 고려할 때 EPO 지침을 참조할 것을 권장하고 있다.
이 지침에 따르면, 중간 단계의 목적은 청구항의 기술적 특성에 기여하지 않는 청구된 특징을 배제하는 데 있다. 그 후, 청구항의 기술적 특성에 기여하는 특징만을 바탕으로, 해당 청구항이 선행기술에 비해 발명적 단계에 해당하는지 여부를 평가할 수 있다.
두 번째 난관
두 번째 심사 기준은 청구항이 신규성과 진보성을 갖추고 있는지 여부를 묻는 것입니다. 이 지침은 신규성 판단 기준이 여전히 변함없음을 확인하고 있습니다. 즉, 청구항의 모든 특징을 명시적이든 묵시적이든 공개한 단 하나의 선행 공개가 존재하는지가 기준이 됩니다.
발명의 진보성에 관해, 이 지침은 기술적 특성에 기여하는 특징만이 발명의 진보성에 기여할 수 있다는 점을 매우 명확히 하고 있다. 또한 이 지침은 심사관이 포졸리(Pozzoli) 사건에서 제시된 접근 방식을 계속해서 사용하여 발명의 진보성을 평가해야 한다고 명시하고 있다. 그러나 이 지침은 포졸리 사건의 접근 방식을 구체적으로 어떻게 적용해야 하는지에 대해서는 상세히 설명하지 않고 있다.
출원인은 청구항 전체를 바탕으로 발명의 개념을 계속해서 폭넓게 정의할 수 있는 것으로 보인다. 그런 다음 포졸리(Pozzoli)는 발명의 개념과 선행기술 간의 차이점을 살펴보고, 그 차이가 자명한지 여부를 평가한다.
두 번째 요건은, 그 차이가 자명한지 여부를 판단하기 전에, 발명의 개념과 선행기술 간의 차이가 기술적 특성에 기여해야 한다는 조건을 추가로 제시한다.
‘특허 심사 실무 지침서’가 개정되고 심사관들이 실무에서 이 기준을 적용하기 시작하면, 업계는 이 새로운 기준을 바탕으로 진보성을 적절히 평가하는 방법에 대해 더 명확한 지침을 얻을 수 있기를 기대한다.
이 접근 방식은 가장 근접한 선행 기술을 특정하고, 청구항을 가장 근접한 선행 기술과 구별하는 특징을 바탕으로 진보성을 판단해야 하는 EPO의 문제-해결 방식과는 다릅니다. 포졸리(Pozzoli) 판례에 따른 진보성 판단은 문제-해결 방식보다 체계적이지 않습니다.
검색 중
영국특허청(UKIPO)이 ‘에어로텔(Aerotel) 테스트’를 통과하지 못했다는 이유로 출원 검색을 거부하던 시대는 지났습니다. 새로운 ‘모든 하드웨어’테스트가 도입됨에 따라, 출원인은 (‘컴퓨터 구현’이라는 문구를 명시하는 등) 검색을 확실히 받을 수 있게 되었습니다. 이로 인해 영국은 우선권 주장 기한 내에 비용 효율적인 초기 검색 보고서를 확보하기 위해 특허 출원을 하기 더욱 매력적인 곳이 되었습니다. 이러한 초기 검색 보고서는 영국 및 국제적으로 출원을 계속할지 여부를 결정하는 데 있어 매우 귀중한 자료가 될 수 있습니다.
바커 브레텔(BarkerBrettell)은 끊임없이 변화하는 특허법 분야의 동향을 꾸준히 파악하며, 고객들이 지적재산권을 가장 효과적으로 보호할 수 있도록 돕는 최선의 방안을 항상 모색하고 있습니다.
이 사안에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시다면, 저자인프란체스코 디 랄로(Francesco Di Lallo)나데이비드 콤브스(David Combes)에게, 또는 평소 상담하시는 Barker Brettell의 특허 변리사에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.
“영국 지적재산청(UKIPO)은 최근 영국 대법원의 ‘Emotional Perception’ 사건 판결에 따라 오랫동안 기다려온 법정 지침을 발표했습니다.”
