Som en uppföljning till vår tidigare artikel har Europeiska patentverkets (EPO) utvidgade överklagandenämnd (EBA) nyligen fattat ett viktigt beslut, G 1/25. Beslutet rör frågan om huruvida det är nödvändigt att ändra beskrivningen för att anpassa den till patentkraven. Nedan redovisas beslutets huvudpunkter samt möjliga konsekvenser.
Nuvarande praxis
EPO kräver normalt att sökanden eller patentinnehavaren ändrar beskrivningen för att säkerställa överensstämmelse med patentkraven, till exempel genom att kräva att de delar av beskrivningen som anses vara oförenliga stryks eller avsägs. Sådana ändringar kan dock ha en betydande inverkan på patentskyddets omfattning, och om patentet blir föremål för en rättstvist kan detta påverka frågor om patentintrång och patentets giltighet. Detta krav på anpassning har av många inom patentbranschen betraktats som kontroversiellt. Det finns ingen uttrycklig grund i Europeiska patentkonventionen (EPC) som ålägger sökanden eller patentinnehavaren att göra sådana ändringar, och överklagandenämnden har fattat motstridiga beslut i denna fråga.
Ett typiskt exempel är när beskrivningen innehåller flera utföringsformer av uppfinningen och patentkraven ändras, till exempel för att avgränsa uppfinningen från känd teknik, vilket leder till att en eller flera av utföringsformerna nu faller utanför det påstådda skyddet. Enligt gällande praxis skulle EPO normalt kräva att sökanden/patenthavaren ändrar beskrivningen för att säkerställa överensstämmelse. Ändringen kan bestå av en ansvarsfriskrivning där det anges att de inkonsekventa utföringsformerna inte ingår i uppfinningen, eller innebära att de aktuella utföringsformerna stryks. Sådana ändringar kan påverka hur en domstol senare fastställer patentets omfattning, med risken att detta kan vara till nackdel för patentinnehavarens intressen.
Beslutet
Beslutet bygger på ett tidigare beslut från EBA, G1/24, som rör tolkningen av patentkrav. Enligt G1/24 krävs det att beskrivningen och ritningarna alltid beaktas för att korrekt förstå kravenas omfattning.
I det aktuella beslutet fastslog EBA att om en avvikelse mellan kraven och beskrivningen ger upphov till ”verkligt tvivel” om ett kravs omfattning när beskrivningen (och eventuella ritningar) beaktas, vilket leder till att ett krav i EPC inte uppfylls – till exempel kravet på nyhet eller uppfinningshöjd – måste beskrivningen ändras för att undanröja tvivlet. Beslutet är tillämpligt på alla skeden i EPO:s förfaranden, nämligen granskning, invändning och överklagande.
Slutsatser och konsekvenser
Genom detta beslut upphävs EPO:s möjlighet att kräva att en sökande eller patentinnehavare ändrar beskrivningen enbart på grund av en uppenbar avvikelse mellan kraven och beskrivningen. Därför kan utföringsformer som finns i beskrivningen, men som ligger utanför det krävda skyddet, behållas utan ändringar så länge det inte föreligger något verkligt tvivel om patentets omfattning och det inte föreligger någon överträdelse av EPC.
Det verkar som om EPO, för att kunna kräva att en sökande eller patentinnehavare gör anpassande ändringar, nu måste redogöra för att det föreligger en inkonsekvens som ger upphov till verkliga tvivel om omfattningen av patentkraven, samt ange vilken del av EPC som därmed inte uppfylls.
Det ska bli intressant att se om det sker en betydande minskning av de krav på anpassning av beskrivningen som ställs av EPO, och även i vilken utsträckning sådana krav som EPO ställer kan ifrågasättas med framgång.
”Därför kan utföringsformer som beskrivs i beskrivningen men som ligger utanför det ansökta skyddets omfattning behållas utan ändringar, så länge det inte föreligger något verkligt tvivel om patentets omfattning och det inte föreligger något brott mot EPC.”
