UKIPOの検索および審査に関する新たな取り組み

英国知的財産庁（UKIPO）は、英国最高裁による「Emotional Perception」事件の判決を受けて、待望の法定ガイダンスを最近公表しました。この事件に関する当サイトの過去の報道はこちらをご覧ください。この法定ガイダンスでは、特許出願の調査および審査がどのように行われるべきかが定められており、特に、その特許出願がコンピュータ実装発明に関連する場合について詳しく説明されています。なお、このガイダンスは、「混合型発明」とみなされるあらゆる特許出願にも同様に適用されます。

本実務指針は2つのパートで構成されています。第1部では判決の概要をまとめ、第2部では判決の実務への適用について論じています。

1977年英国特許法第1条第2項では、特許性の法定例外が規定されており、同項では、発明とはみなされないものの例を網羅的ではないリストとして定義している。これについては、歴史的に、控訴裁判所が Aerotel事件において控訴院が示した基準を用いて審査されてきた。本ガイダンスの第1部では、この基準はもはや適用されるべきではないことが確認されている。その代わりに、最高裁判所は、英国のアプローチを、欧州特許庁（EPO）の拡大審判部がG 1/19事件で示した基準、すなわち「あらゆるハードウェア」基準により密接に整合させることを決定した。この結果、コンピュータ、プロセッサ、サーバー、その他のハードウェアといった技術的手段を何らかの形で含むクレームは、すべて技術的性格を有するとみなされ（したがって、第1条(2)に基づく異議を克服することになる）。実務上、これは「コンピュータ実装方法」が自動的にこのハードルを乗り越えることを意味する。

第1部および第2部の残りの部分では、英国知的財産庁（UKIPO）による新規性および進歩性の審査に関する新たなアプローチについて解説する。最高裁判所は、その判決において、特許性、新規性、および進歩性の免除を判断するための3段階の審査基準を提示した。この審査基準は、第1のハードル、中間段階、および第2のハードルから構成されている。

最初のハードル

最初のハードルは「あらゆるハードウェア」テストを要約したものであり、ダンズ原則のAからDまでをほぼ反映している。この段階では、全体として見た場合、その発明に何らかの技術的特徴があるかどうかが問われる。最高裁判所は、これが「低いハードル」であることを認めており、監査総監も以前、これを「単なる見せかけ」と表現したことがある。しかし、「あらゆるハードウェア」という基準は、出願が第1条(2)に定められた適格要件を満たしているかどうかを判断するための明確な基準であり、拡大審判部がG 1/19で示した分析とも整合している。

どこにも明示的には記載されていないものの、以前はS1(2)に基づく技術的特徴の指標として用いられていた「AT&Tの指針」も、もはや過去のものとなったようだ。

中間段階

この中間段階は、ダンズ原則Fに基づいており、第2のハードルに向けた特徴の選別機能として機能する。この段階では、クレーム全体について特徴ごとに分析を行う。各特徴について、その特徴が、技術的問題に対する技術的解決策に関するクレームの技術的主題に寄与しているか、あるいはそれと相互作用しているかを特定する必要がある。 EPOのアプローチに精通している読者には、この表現が馴染み深いものと思われるかもしれない。実際、このガイダンスでは、請求された特徴が技術的性格に寄与しているかどうかを検討する際、審査官はEPOのガイドラインを参照するよう示唆している。

この指針によれば、中間段階の目的は、クレームの技術的特徴に寄与しない請求項の特徴を除外することにある。その後、クレームの技術的特徴に寄与する特徴のみを用いて、当該クレームが先行技術に対して進歩性を有するかどうかを評価することができる。

2つ目のハードル

2つ目のハードルは、その請求項に新規性および進歩性があるかどうかという点です。このガイダンスでは、新規性の判断基準に変更はないことが確認されています。すなわち、請求項のすべての特徴を、明示的または黙示的に開示している先行開示が1つでも存在するかどうかが判断基準となります。

進歩性について言えば、このガイダンスでは、技術的特徴に寄与する特徴のみが進歩性に寄与し得ると非常に明確に示されている。さらに、このガイダンスでは、審査官は引き続き「ポッツォーリ」判決で示されたアプローチを用いて進歩性を評価すべきであると規定している。しかし、このガイダンスでは、「ポッツォーリ」判決をどのように適用すべきかについては詳細に規定されていない。

出願人は、引き続き、請求項全体に基づいて発明の概念を広く定義することができるようだ。その後、ポッツォーリは、発明の概念と先行技術との相違点を検討し、その相違点が自明であるかどうかを評価する。

第2のハードルでは、その差異が自明であるかどうかを判断する前に、発明の概念と先行技術との差異が、技術的特徴に寄与していなければならないという要件がさらに追加される。

『特許実務マニュアル』が改訂され、審査官が実務においてこの基準を適用し始めれば、産業界は、この新しい基準に照らして進歩性を適切に評価する方法について、より明確な指針を得られるものと期待される。

このアプローチは、最も近い先行技術特定し、その特徴に基づいてクレームと最も近い先行技術との相違点を特定した上で進歩性を判断するという、EPOの問題・解決策アプローチとは異なります。 ポッツォーリ判例に基づく進歩性の判断は、問題・解決策アプローチに比べて、それほど体系化されていません。

検索中

UKIPOが、出願が「エアロテル・テスト」に合格しなかったことを理由に検索を拒否していた時代は、もはや過去のものとなりました。新しい「あらゆるハードウェア」テストの導入により、出願人は（例えば「コンピュータ実装」と記載することで）確実に検索を受けられるようになった。これにより、優先権主張の期限内に早期かつ費用対効果の高い検索報告書を取得するという観点から、英国は特許出願先としてさらに魅力的な場所となった。このような初期の検索報告書は、英国および国際的に出願を継続するかどうかを判断する上で、極めて貴重な情報となる。

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