Högsta domstolen har avkunnat sin dom i målet Emotional Perception AI Limited mot generaldirektören för patent, mönster och varumärken (”EPAI”).
Detta markerar slutet på en lång rad förhandlingar som har genomgått de brittiska domstolarna. En kort sammanfattning av hur vi har hamnat här finns i vår tidigare artikel om detta ärende.
Den aktuella frågan – hur bedöms ämnen som inte omfattas av tillämpningsområdet?
EPAI-målet har till stor del handlat om att avgöra i vilken utsträckning lagstadgade begränsningar avseende patentering av ett datorprogram som sådant gäller för artificiella neurala nätverk (ANN).
I 1 § andra stycket i den brittiska patentlagen från 1977 (UKPA) begränsas patenterbarheten för uppfinningar inom vissa områden – däribland”datorprogram”– i den mån uppfinningen avser det området ”i sig”. Det tillvägagångssätt som det brittiska immaterialrättsverket (UKIPO) tillämpade för att bedömabegreppet ”i sig”redogjordes för i målet Aerotel Ltd mot Telco Holdings Ltd [2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7 (”Aerotel”). I Aerotel fastställs ett test i fyra steg för att avgöra om en påstådd uppfinning går utöver de undantagna områdena. När det väl har fastställts att en påstådd uppfinning ligger utanför de lagstadgade begränsningarna ”som sådana”, kan kraven på nyhet och uppfinningshöjd analyseras, särskilt genom tillämpning av Windsurfing/Pozzoli för att bedöma uppfinningshöjden.
På samma sätt utesluter Europeiska patentverket (EPO) skydd för datorprogram som sådana i artikel 52.2 i EPC. Bedömningen av uteslutningen är dock i stor utsträckning integrerad i bedömningen av uppfinningshöjd. Detta tillvägagångssätt fastställdes i överklagandenämndens beslut i ärende T 641/00 (”Comvik”), vilket senare bekräftades av den utvidgade överklagandenämndens beslut i ärende G 1/19. Även om Comvik i stor utsträckning handlar om uppfinningshöjd, prövas först om den påstådda uppfinningen innefattar eller innebär användning av en fysisk hårdvarukomponent, hur vardaglig den än må vara (det så kallade”any hardware”-steget). Därefter prövas i Comvik vilka kännetecken (vare sig de är tekniska eller icke-tekniska) som bidrar till uppfinningens tekniska karaktär som helhet, och därefter ställs frågan om dessa kännetecken är uppfinningsrika.
Aerotels synsätt står i strid med EPO:s synsätt. I EPO:s beslut T 154/04 (”Duns”) ansåg överklagandenämnden att ”[Aerotel] inte är förenligt med en tolkning i god tro av den europeiska patentkonventionen”. Denna motsättning står i sin tur i strid med 130 § stycke 7 i UKPA, som syftar till att anpassa den brittiska patentlagstiftningen till bestämmelserna i den europeiska patentkonventionen.
Detta breddar den aktuella frågan och väcker frågan om huruvida Aerotels riktlinjer inte längre bör följas.
Argument för Aerotel
Riksrevisorn framförde tre argument:
För det första att det inte finns några belägg för att Aerotel-metoden leder till ett annat resultat jämfört med att följa G 1/19 -metoden. Domstolen avvisade detta argument med motiveringen att det är”omöjligt att med säkerhet avgöra om en avvikelse från Aerotel-metoden kommer att påverka utfallen eller inte”. Å ena sidan, om det leder till olika utfall, kräver rättvisan gentemot de berörda att nödvändiga ändringar genomförs. Å andra sidan medför det ingen skada ”(utöver behovet av viss omskolning)” att uppdatera Storbritanniens tillvägagångssätt.
För det andra hävdade riksrevisorn att eftersom G 1/19 avser uppfinningshöjd skulle ett antagande av detta innebära en omvälvning av den väl etablerade brittiska rättspraxisen avseende uppfinningshöjd, vilketskulle ”skapa ett Frankenstein-monster”. Domstolen avfärdade även detta på ett vagt sätt och sade att man kommer att ta ställning till hur man anser att konsekvens kan uppnås.
För det tredje hävdade riksrevisorn att Comvik-metoden, och i synnerhet kriteriet”vilken hårdvara som helst”, i själva verket inte var mer än”kosmetiska åtgärder”och inte utgjorde något hinder för patenterbarhet. Även detta avvisades av domstolen.
Beslutet
Med domstolens egna ord i punkt 48 i beslutet:”De tillämpliga principerna är dock tydliga, och det faktum att en förändring kan medföra störningar kan inte i sig motivera att man bibehåller ett särpräglat tillvägagångssätt som strider mot EPO:s etablerade rättspraxis”.
Som det vid det här laget redan har antytts flera gånger beslutade domstolen att Aerotel-kriteriet bör avskaffas och ersättas med det kriterium som fastställs i G 1/19.
Man kom fram till att det aktuella patentkravet uppenbarligen uppfyllde kriteriet”vilken hårdvara som helst”, men eftersom ingen av parterna framförde några argument för eller emot att G 1/19 skulle tillämpas på ansökan, har ärendet återförvisats till UKIPO för att det nya testet ska tillämpas på fallet.
I ett uttalande som återför en viss grad av förnuft till detta måls historia bekräftade domstolen appellationsdomstolens beslut att ett ANN är ett datorprogram.
Vad innebär detta i praktiken?
Domstolen har gett vissa riktlinjer för hur den nya metoden bör se ut och framför allt hur den bör samverka med andra aspekter av prövningen (nämligen uppfinningshöjd).
Domstolen fastställde ett första steg – steg (1) – som motsvarar”any hardware”-kriteriet, det vill säga huruvida den påstådda uppfinningen innefattar eller innebär användning av en fysisk hårdvarukomponent, oavsett hur alldaglig den än må vara. Som riksrevisorn har påpekat kan vilken kompetent författare som helst uppfylla detta steg genom att inkludera någon form av hårdvarukomponent i patentkravet.
Det andra steget – steg (2) – avser sedan bedömningen av kravets nyhet och uppfinningshöjd. Detta förblir, enligt domstolens beslut, oförändrat men”kan kräva vissa ändringar”.
Mellan steg (1) och (2) ligger det så kallade mellansteget. Det är här Comvik i stor utsträckning kommer in i bilden. I mellansteget erkänns att ett patentkrav legitimt kan bestå av en blandning av tekniska och icke-tekniska kännetecken, och man ställer sig frågan vilka kännetecken som bidrar till uppfinningens tekniska karaktär när den betraktas som en helhet. Domstolen betraktade detta som ett steg som syftar till att sålla bort egenskaper som inte bidrar till uppfinningens tekniska karaktär innan den uppfinningshöjd bedöms.
Tyvärr gick domstolen inte närmare in på hur det mellanliggande steget hänger samman med bedömningen av uppfinningshöjd, utan har hänskjutit frågan om de praktiska detaljerna till UKIPO. Ett möjligt sätt att gå tillväga skulle kunna vara att betrakta det uppfinningsmässiga konceptet i kravet – såsom det tolkats i steg 2 i målet Windsurfing/Pozzoli – som den tekniska karaktären hos kravet, såsom den identifierats i det mellanliggande steget.
En möjlig följdeffekt av detta, som kommer att vara en lättnad för sökandena, är att UKIPO:s praxis att inte utföra sökningar för ansökningar som rör ämnesområden som ligger på gränsen till att vara undantagna kan komma att minska. Detta skulle innebära att det blir möjligt för sökandena att först lämna in en ansökan i Storbritannien och därmed ha större sannolikhet att få en inledande sökning till en relativt lägre ansöknings- och sökningsavgift jämfört med EPO. Detta skulle göra Storbritannien till en mer patentinnehavarvänlig jurisdiktion, särskilt för datorimplementerade och AI-relaterade uppfinningar, även om det fortfarande finns många obesvarade frågor om hur det mellanliggande steget kommer att tillämpas i praktiken. Hur det nya testet kommer att fungera i praktiken, och om det kommer att vara mer eller mindre ”patentvänligt”, återstår dock att se.
Nästa steg som vi förväntar oss är att UKIPO inom kort ska utfärda en vägledning. Denna bör redogöra för hur myndigheten planerar att tillämpa G 1/19-testet för att bedöma undantagna föremål samt hur man avser att integrera detta med bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd. Fram till dess är det fortfarande oklart hur UKIPO kommer att bedöma undantagna föremål. Det är osannolikt att UKIPO kommer att fatta något beslut innan denna vägledning har utfärdats.
Hos Barker Brettell håller vi oss à jour med den ständigt föränderliga patentlagstiftningen och söker alltid efter det bästa sättet att hjälpa våra kunder att på bästa sätt skydda sin immateriella egendom.
Om ni vill diskutera denna fråga vidare är ni välkomna att kontakta författarna, Francesco Di Lallo eller David Combes, eller er vanliga patentombud hos Barker Brettell.
”EPAI-målet har till stor del handlat om att avgöra i vilken utsträckning lagstadgade begränsningar avseende patentering av ett datorprogram som sådant gäller för artificiella neurala nätverk (ANN)”
