La fin d'une époque - otel

La Cour de cassation a rendu son arrêt dans l'affaire Emotional Perception AI Limited contre le Contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques (« EPAI »).

Cela marque la fin d'une longue série d'audiences qui se sont succédé devant les tribunaux britanniques. Vous trouverez un bref résumé du déroulement de cette affaire dans notre précédent article consacré à ce dossier.

Problématique : comment évaluer les sujets exclus ?

L'affaire EPAI a principalement porté sur la question de savoir dans quelle mesure les restrictions légales relatives à la brevetabilité d'un programme informatique en tant que tel s'appliquent aux réseaux neuronaux artificiels (RNA).

L'article 1, paragraphe 2, de la loi britannique de 1977 sur les brevets (UKPA) restreint la brevetabilité des inventions dans certains domaines – notammentles«programmes d'ordinateur »– dans la mesure où l'invention se rapporte à ce domaine « en tant que tel ». L’approche adoptée par l’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) pour évaluerla notion de « en tant que telle »a été exposée dans l’affaire Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd [2006] EWCA Civ 1371 ; [2007] RPC 7 (« Aerotel »). L’arrêt Aerotel définit un critère en quatre étapes permettant de déterminer si une invention revendiquée dépasse le cadre des domaines exclus. Une fois établi qu’une invention revendiquée ne relève pas des restrictions légales en tant que telles, la nouveauté et l’activité inventive des revendications peuvent alors être analysées, en appliquant notamment l’arrêt Windsurfing/Pozzoli pour évaluer l’activité inventive.

De même, l’Office européen des brevets (OEB) exclut la protection des programmes d’ordinateur en tant que tels en vertu de l’article 52, paragraphe 2, de la CBE. Toutefois, l’appréciation de cette exclusion s’inscrit largement dans le cadre de l’appréciation de l’activité inventive. Cette approche a été exposée dans la décision de la Chambre de recours T 641/00 (« Comvik »), qui a été confirmée par la décision ultérieure de la Grande Chambre de recours G 1/19. Bien que l’affaire Comvik porte en grande partie sur l’activité inventive, elle examine tout d’abord si l’invention revendiquée incarne ou implique l’utilisation d’un élément de matériel physique, aussi banal soit-il (ce que l’on appelle l’étape dite «tout matériel »). L’affaire Comvik examine ensuite quelles caractéristiques (qu’elles soient techniques ou non techniques) contribuent au caractère technique de l’invention dans son ensemble, puis se demande si ces caractéristiques sont inventives.

L'approche d'Aerotel est en contradiction avec celle de l'OEB. Dans la décision T 154/04 (« Duns ») de l’OEB, la Chambre a estimé que « [Aerotel] n’est pas compatible avec une interprétation de bonne foi de la Convention sur le brevet européen». Ce désaccord est quant à lui en contradiction avec l’article 130, paragraphe 7, de la loi britannique sur les brevets (UKPA), qui vise à mettre le droit britannique des brevets en conformité avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

Cela élargit le champ de la question et soulève la question de savoir si les recommandations d'Aerotel ne devraient plus être suivies.

Arguments en faveur d'Aerotel

Le contrôleur général a avancé trois arguments :

Premièrement, rien ne prouve que l'approche Aerotel aboutisse à un résultat différent de celui obtenu en suivant l'approche G 1/19. La Cour a rejeté cet argument en affirmant qu’il était «impossible de déterminer avec certitude si s’écarter de l’approche Aerotel aurait ou non une incidence sur les résultats». D’une part, si cela conduit effectivement à des résultats différents, alors la justice envers les personnes concernées exige que les modifications nécessaires soient apportées. D’autre part, la mise à jour de l’approche britannique ne cause aucun préjudice « (au-delà de la nécessité d’une certaine remise à niveau) ».

D'autre part, le contrôleur général a fait valoir que, dans la mesure où la décision G 1/19 porte sur l'activité inventive, son adoption impliquerait de bouleverser une jurisprudence britannique bien établie en la matière, ce qui reviendrait à «créer un monstre de Frankenstein». La Cour a également rejeté cet argument de manière vague, indiquant qu'elle examinerait comment, selon elle, il serait possible d'assurer la cohérence.

Troisièmement, le Contrôleur général a fait valoir que l'approche Comvik, et en particulier le critère dit «de tout matériel », ne constituait en réalité qu'une « mesure de façade »et ne représentait aucun obstacle à la brevetabilité. Cet argument a également été rejeté par la Cour.

La décision

Selon les propres termes de la Cour au paragraphe 48 de la décision : «Néanmoins, les principes applicables sont clairs, et le fait qu’un changement puisse être perturbateur ne saurait, à lui seul, justifier le maintien d’une approche particulière qui est incompatible avec la jurisprudence établie de l’OEB».

Comme on pouvait s'y attendre depuis un certain temps déjà, la Chambre a décidé que le critère « Aerotel » devait être abandonné et remplacé par celui énoncé dans la décision G 1/19.

Il a été décidé que la revendication en cause répondait clairement au critère «tout matériel », mais, aucune des parties n’ayant présenté d’arguments en faveur ou contre l’application de la décision G 1/19, l’affaire a été renvoyée à l’UKIPO afin que celui-ci applique le nouveau critère à cette affaire.

Dans un commentaire qui redonne un peu de bon sens à l'historique de cette affaire, la Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel selon laquelle un ANN est un programme informatique.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

La Cour a fourni quelques indications sur ce à quoi devrait ressembler cette nouvelle approche et, en particulier, sur la manière dont elle devrait s'articuler avec d'autres aspects de la procédure de poursuite (notamment l'activité inventive).

La Cour a défini une première étape – l’étape (1) – qui correspond au critère dit« de tout matériel », c’est-à-dire visant à déterminer si l’invention revendiquée incorpore ou implique l’utilisation d’un élément matériel physique, aussi banal soit-il. Comme l’a fait valoir le Contrôleur général, tout rédacteur compétent peut satisfaire à cette étape en incluant un élément matériel quelconque dans la revendication.

La deuxième étape – l'étape (2) – concerne ensuite l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive de la revendication. Celle-ci, telle que définie par la Cour, reste inchangée mais «peut nécessiter certaines modifications».

Entre les étapes (1) et (2) se situe ce qu’on appelle l’étape intermédiaire. C’est là que l’affaire Comvik entre largement en jeu. L’étape intermédiaire reconnaît qu’une revendication peut légitimement comporter un mélange de caractéristiques techniques et non techniques et consiste à déterminer quelles caractéristiques contribuent au caractère technique de l’invention considérée dans son ensemble. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’une étape visant à éliminer les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l’invention avant d’apprécier l’activité inventive.

Malheureusement, la Cour n’a pas donné plus de précisions sur la manière dont l’étape intermédiaire s’articule avec l’appréciation de l’activité inventive et a renvoyé la question des modalités d’application à l’UKIPO. Une approche hypothétique consisterait à considérer que le concept inventif de la revendication, tel qu’interprété à l’étape 2 de l’affaire Windsurfing/Pozzoli, correspond au caractère technique de la revendication tel qu’identifié lors de l’étape intermédiaire.

Une conséquence potentielle de cette évolution, qui sera un soulagement pour les déposants, est que l’UKIPO pourrait réduire sa pratique consistant à ne pas délivrer de rapport de recherche pour les demandes portant sur des objets à la limite de l’exclusion. Cela signifierait que les déposants pourraient d’abord déposer leur demande au Royaume-Uni et auraient ainsi plus de chances d’obtenir un rapport de recherche initial moyennant des taxes de dépôt et de recherche relativement moins élevées que celles de l’OEB. Cela ferait du Royaume-Uni une juridiction plus favorable aux titulaires de brevets, en particulier pour les inventions mises en œuvre par ordinateur et liées à l’intelligence artificielle, même si de nombreuses questions restent encore sans réponse quant à la manière dont cette étape intermédiaire sera appliquée dans la pratique. Il reste toutefois à voir comment ce nouveau critère fonctionnera concrètement et s’il s’avérera plus ou moins « favorable aux brevets ».

La prochaine étape attendue est la publication, dans un avenir proche, d’une note pratique par l’UKIPO. Celle-ci devrait préciser comment l’office prévoit de mettre en œuvre le critère G 1/19 pour évaluer les objets exclus, ainsi que la manière dont il compte l’intégrer à l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive. D’ici là, la manière dont l’UKIPO évaluera les objets exclus reste incertaine. Il est peu probable que l’UKIPO rende une décision avant la publication de ces orientations.

Chez Barker Brettell, nous suivons de près l'évolution constante du droit des brevets et recherchons en permanence la meilleure façon d'aider nos clients à protéger au mieux leur propriété intellectuelle.

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