대법원은 ‘Emotional Perception AI Limited 대 특허·디자인·상표 총감 ( Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks )’사건에 대한 판결을 내렸다.
이로써 영국 법원을 거쳐 온 긴 일련의 심리가 막을 내렸습니다. 이 사건이 어떻게 여기까지 이르렀는지에 대한 간략한 요약은 이 사건을 다룬 저희의 이전 기사에서 확인하실 수 있습니다.
현재 논의 중인 쟁점 – 배제된 대상은 어떻게 평가되는가?
EPAI 사건은 주로 컴퓨터 프로그램 그 자체에 대한 특허 출원에 적용되는 법적 제한이 인공 신경망(ANN)에 어느 정도까지 적용되는지를 판단하는 데 초점이 맞춰져 왔다.
1977년 영국 특허법(UKPA) 제1조 제2항은 발명이 특정 분야(여기에는‘컴퓨터 프로그램’이포함됨)와 ‘그 자체로서’ 관련되는 한, 해당 분야의 발명에 대한 특허성을 제한하고 있다 . 영국 지적재산청(UKIPO)이‘그 자체로서’를평가하기 위해 채택한 접근 방식은 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd [2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7(‘Aerotel’) 사건에서 명시되었다. Aerotel 사건에서는 청구된 발명이 제외된 영역을 벗어나는지 여부를 판단하기 위한 4단계 기준을 제시하고 있다. 청구된 발명이 법정 제한을 ‘그 자체로서’ 벗어난 것으로 판단되면, 청구항의 신규성과 진보성을 분석할 수 있으며, 특히 진보성 평가 시 Windsurfing/Pozzoli 판례를 적용할 수 있다.
마찬가지로, 유럽특허청(EPO)은 유럽특허협약(EPC) 제52조 제2항에서 컴퓨터 프로그램 그 자체에 대한 보호를 배제하고 있습니다. 그러나 이러한 배제 여부의 판단은 대체로 진보성 평가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 접근 방식은 항소위원회(Board of Appeal)의 T 641/00 사건(‘Comvik’) 결정에서 제시되었으며, 이후 확대항소위원회(Enlarged Board of Appeal)의 G 1/19 사건 결정에서 확인되었습니다. ‘Comvik’ 사건은 주로 진보성에 대해 다루고 있지만, 먼저 청구된 발명이 아무리 평범한 것이더라도 물리적 하드웨어를 구현하거나 그 사용을 수반하는지 여부를 먼저 검토한다(이른바‘어떠한 하드웨어’단계). 그 후 ‘Comvik’ 사건은 어떤 특징(기술적이든 비기술적이든)이 발명 전체의 기술적 특성에 기여하는지 고려한 다음, 해당 특징들이 진보성을 갖는지 여부를 묻는다.
Aerotel의 접근 방식은 EPO의 접근 방식과 상충된다. EPO 결정 T 154/04(‘Duns’)에서 심판부는 ‘[Aerotel] 은 유럽특허협약에 대한 선의의 해석과 일치하지않는다’는 견해를 밝혔다. 이러한 견해 차이는 영국 특허법을 유럽특허협약의 규정에 부합하도록 하기 위한 영국특허법(UKPA) 제130조 제7항과도 상충된다.
이는 현재 논의 중인 문제의 범위를 넓히며, 더 이상 Aerotel 지침을 따르지 말아야 하는지 여부를 묻게 됩니다.
에어로텔을 지지하는 주장
감사원장은 다음과 같은 세 가지 주장을 펼쳤다:
첫째, Aerotel 방식이 G 1/19 접근법을 따르는 경우와 비교했을 때 다른 결과를 초래한다는 증거가 없다는 점이다. 법원은‘Aerotel 접근 방식에서 벗어나는 것이 결과에 영향을 미칠지 여부를 확신할 수없다’며 이 주장을 기각했다. 한편으로는, 만약 실제로 다른 결과를 초래한다면, 영향을 받는 이들에게 정의를 실현하기 위해 필요한 변경을 해야 한다. 다른 한편으로는, 영국의 접근 방식을 업데이트하는 데 있어 ‘(일부 재교육의 필요성을 제외하면)’ 아무런 해가 없다.
둘째, 감사총장은 G 1/19가 진보성에 관한 사항이므로, 이를 채택하려면 진보성과 관련하여 확립된 영국의 판례를 대대적으로 뒤엎어야 하며,이는 ‘프랑켄슈타인의 괴물’을 만들어내는 꼴이될 것이라고 주장했다. 법원 역시 이 주장을 대수롭지 않게 일축하며, 일관성을 어떻게 확보할 수 있을지에 대해서는 추후 다루겠다고 밝혔다.
셋째, 감사총장은 콤빅(Comvik) 판례의 접근 방식, 특히‘어떠한 하드웨어’기준이 사실상‘겉치레’에불과하며 특허성 요건에 어떠한 장애물도 되지 않는다고 주장했으나, 법원은 이 주장 또한 기각했다.
결정
판결문 제48항에 명시된 법원의 표현에 따르면, ‘그럼에도 불구하고 적용되는 원칙은 명확하며, 변화가 혼란을 초래할 수 있다는 사실만으로는 유럽특허청(EPO)의 확립된 판례와 일치하지 않는 특이한 접근 방식을 유지하는 것을 정당화할 수 없다.’
지금까지 여러 차례 암시되어 왔듯이, 법원은 ‘에어로텔 (Aerotel)’ 기준을 폐지하고 G 1/19에 명시된 기준으로 대체해야 한다고 판결했다.
해당 청구항이‘어떠한 하드웨어’단계를 명백히 충족한다는 결정이 내려졌으나, 어느 당사자도 G 1/19의 적용에 대해 찬성 또는 반대하는 주장을 제시하지 않았기 때문에, 이 사안은 영국특허청(UKIPO)으로 환송되어 새로운 심사 기준이 해당 사건에 적용되도록 하였다.
이 사건의 경위에 어느 정도 이성을 되찾아 주는 판결문에서, 대법원은 ANN이 컴퓨터용 프로그램이라는 항소법원의 판결을 확정했다.
실제로 이는 무엇을 의미할까요?
법원은 새로운 접근 방식이 어떤 형태를 띠어야 하는지, 특히 그 접근 방식이 특허 심사의 다른 측면(즉, 진보성)과 어떻게 상호작용해야 하는지에 대해 몇 가지 지침을 제시했다.
법원은‘어떤 하드웨어’기준, 즉 청구된 발명이 아무리 평범한 물리적 하드웨어라도 이를 구현하거나 그 사용을 수반하는지 여부를 판단하는 1단계(stage (1))를 제시했다. 감사원장이 주장한 바와 같이, 유능한 청구범위 작성자라면 누구나 청구항에 어떤 하드웨어를 포함시킴으로써 이 단계를 충족시킬 수 있다.
두 번째 단계, 즉 단계 (2)는 청구항의 신규성과 진보성을 판단하는 것과 관련이 있습니다. 법원의 판결에 따르면, 이 부분은 변경되지 않으나‘일부 수정이 필요할 수 있습니다’.
단계 (1)과 (2) 사이에는 이른바 ‘중간 단계’가 있습니다. 바로 이 단계에서 Comvik 판결이 주로 적용됩니다. 중간 단계에서는 청구항이 기술적 특징과 비기술적 특징이 혼합된 형태로 구성될 수 있음을 인정하며, 발명을 전체적으로 볼 때 어떤 특징이 발명의 기술적 성격에 기여하는지를 묻습니다. 법원은 이를, 진보성을 평가하기 전에 발명의 기술적 성격에 기여하지 않는 특징을 걸러내는 단계로 간주했다.
안타깝게도, 법원은 중간 단계가 진보성 평가와 어떻게 상호작용하는지에 대해 더 자세히 다루지 않았으며, 구체적인 이행 방식에 관한 문제는 영국특허청(UKIPO)에 회부했다. 이를 처리하는 한 가지 추측적인 방법은, ‘Windsurfing/Pozzoli’ 사건의 2단계에서 해석된 청구항의 발명적 개념을 중간 단계에서 확인된 청구항의 기술적 특성으로 간주하는 것이다.
이로 인해 출원인들에게 안도감을 줄 수 있는 잠재적인 파급 효과는, 영국특허청(UKIPO)이 제외 대상 여부가 애매한 출원에 대해 검색 결과를 발급하지 않는 관행이 줄어들 수 있다는 점입니다. 이는 출원인들이 먼저 영국에 출원할 수 있게 되며, 유럽특허청(EPO)에 비해 상대적으로 저렴한 출원 및 검색 수수료를 지불하고 초기 검색 결과를 받을 가능성이 높아진다는 것을 의미합니다. 이는 특히 컴퓨터 구현 발명 및 AI 관련 발명의 경우, 영국을 특허권자에게 더 우호적인 관할권으로 만들겠지만, 중간 단계가 실제로 어떻게 적용될지에 대해서는 여전히 많은 의문점이 남아 있습니다. 그러나 새로운 심사 기준이 실제로 어떻게 작동할지, 그리고 이것이 ‘특허 친화적’일지 여부는 아직 지켜봐야 할 것입니다.
다음 단계로, 영국특허청(UKIPO)이 조만간 실무 지침을 발표할 것으로 예상됩니다. 이 지침에는 제외 대상 사항을 평가하기 위해 G 1/19 기준을 어떻게 적용할 계획인지, 그리고 이를 신규성 및 진보성 평가와 어떻게 연계할 계획인지가 명시될 것입니다. 그 전까지는 영국특허청이 제외 대상 사항을 어떻게 평가할지 불분명한 상태입니다. 이 지침이 발표되기 전까지는 영국특허청으로부터 어떠한 결정도 나오지 않을 것으로 보입니다.
바커 브레텔 ( Barker Brettell)은 끊임없이 변화하는 특허법 분야의 동향을 꾸준히 파악하며, 고객들이 지적재산권을 가장 효과적으로 보호할 수 있도록 돕는 최선의 방안을 항상 모색하고 있습니다.
이 사안에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시다면, 저자인 프란체스코 디 랄로 ( Francesco Di Lallo )나 데이비드 콤브스(David Combes)에게, 또는 평소 상담하시는 Barker Brettell의 특허 변리사에게 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.
“EPAI 사건은 주로 컴퓨터 프로그램 그 자체에 대한 특허 출원에 적용되는 법적 제한이 인공 신경망(ANN)에 어느 정도까지 적용되는지를 판단하는 데 초점이 맞춰져 왔다.”
