最高裁判所は、「エモーショナル・パーセプション・AI・リミテッド対特許・意匠・商標総監（『EPAI』）」事件について判決を下した。
これで、英国の裁判所を巡って長きにわたり続いた一連の公聴会が幕を閉じました。これまでの経緯については、本件に関する前回の記事に簡単な要約が掲載されています。
本件の争点――除外対象となる事項はどのように評価されるのか？
EPAI事件は、コンピュータ用プログラムそのものに対する特許付与に関する法定の制限が、人工ニューラルネットワーク（ANN）にどの程度適用されるかを判断することを主な争点としてきた。
1977年英国特許法（UKPA）第1条第2項は、発明が特定の分野（これには「コンピュータプログラム」が含まれる）に「それ自体として」関連する場合、その発明の特許性を制限している。「それ自体として」を評価するにあたり、英国知的財産庁（UKIPO）が採用したアプローチは、Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd[2006] EWCA Civ 1371; [2007] RPC 7（「Aerotel」事件）において示された。Aerotel判決では、請求された発明が除外分野の範囲を超えているかどうかを判断するための4段階のテストが示されている。請求された発明が「そのものとして」法定の制限の範囲外にあると判断されれば、その請求項の新規性および進歩性を分析することが可能となり、特に進歩性の評価にあたってはWindsurfing/Pozzoli判決が適用される。
同様に、欧州特許庁（EPO）も、欧州特許条約（EPC）第52条第2項において、コンピュータプログラムそのものの保護対象から除外している。しかし、この除外要件の判断は、その大部分が発明の進歩性の判断に包含されている。このアプローチは、審判部によるT 641/00事件（「Comvik」）の決定で示され、その後の拡大審判部によるG 1/19事件の決定によって確認された。「Comvik」事件は主に進歩性を扱っているが、まず、請求された発明が、たとえごくありふれたものであっても、物理的なハードウェアを具現化しているか、あるいはその使用を伴うかどうかを検討する（いわゆる「任意のハードウェア」の段階）。その後、「Comvik」事件では、どの特徴（技術的か非技術的かを問わない）が発明全体の技術的性格に寄与しているかを検討し、それらの特徴に進歩性があるかどうかを問う。
Aerotelのアプローチは、EPOのアプローチとは相容れないものである。 EPOの決定T 154/04（「Duns」事件）において、審判部は、「[エアロテル]は、欧州特許条約の善意に基づく解釈と整合しない」との見解を示した。この相違は、英国特許法を欧州特許条約の規定と整合させることを目的とするUKPA第130条(7)項とも矛盾する。
これにより、問題の範囲が広がり、エアロテルの指針を今後従うべきではないのかという疑問が生じます。
エアロテルを支持する論点
会計検査院長は、以下の3つの点を主張した。
第一に、G 1/19のアプローチに従う場合と比較して、Aerotelが異なる結果をもたらすという証拠はないという点である。 裁判所は、「Aerotelのアプローチからの逸脱が結果に影響を与えるか否かを確実に判断することは不可能である」として、この主張を退けた。一方で、もしそれが異なる結果をもたらすのであれば、影響を受ける人々に対する公正さを確保するためには、必要な変更を行う必要がある。他方で、英国のアプローチを更新することによって、「（多少の再研修の必要性を除けば）」何ら害は生じない。
第二に、会計検査院長は、G 1/19が進歩性に関するものであるため、これを採用するには、進歩性に関する英国の確立された判例法を一変させる必要があり、「フランケンシュタインの怪物」を生み出すことになると主張した。裁判所もまた、一貫性をどのように確保できるかについては今後検討すると述べ、この主張を曖昧な形で退けた。
第三に、会計検査院長は、コムヴィク・アプローチ、とりわけ「あらゆるハードウェア」テストは、実際には単なる「見せかけ」に過ぎず、特許性の障壁とはならないと主張した。この主張もまた、裁判所によって退けられた。
決定
判決文第48項における裁判所自身の言葉によれば、「とはいえ、適用される原則は明確であり、変更が混乱を招く可能性があるという事実だけでは、EPOの確立された判例と矛盾する特異なアプローチを維持することを正当化することはできない」。
すでに強く示唆されていた通り、裁判所は、エアロテル基準を廃止し、G 1/19に定められた基準に置き換えるべきであると判断した。
本件の請求項は「任意のハードウェア」の要件を明らかに満たしていると判断されたが、G 1/19の適用について、当事者のいずれからも賛成・反対の主張がなされなかったため、本件は英国特許庁（UKIPO）に差し戻され、同庁が新たな審査基準を本件に適用することとなった。
この事件の経緯に一定の合理性を取り戻すような見解を示し、裁判所は、ANNがコンピュータ用プログラムであるとする控訴審の判決を支持した。
これは実際にはどういう意味なのでしょうか？
裁判所は、新たなアプローチがどのようなものであるべきか、とりわけそれが特許出願審査の他の側面（すなわち進歩性）とどのように関連すべきかについて、一定の指針を示している。
同裁判所は、「あらゆるハードウェア」テスト、すなわち、請求された発明が、たとえどれほどありふれたものであっても、物理的なハードウェアを具現化しているか、あるいはその使用を伴うかという点を判断する第一段階（段階（1））を定めた。会計検査院長が指摘したように、有能な特許明細書作成者であれば、請求範囲に何らかのハードウェアを含めることで、この段階の要件を満たすことができる。
第2段階（段階（2））は、クレームの新規性および進歩性の判断に関わるものである。これについては、裁判所の判断によれば、変更はないが、「若干の修正が必要となる場合がある」。
段階（1）と（2）の間には、いわゆる「中間段階」が存在する。ここで、コムヴィク判決が大きな役割を果たす。この中間段階では、クレームが技術的特徴と非技術的特徴の混合から成っていても正当であると認め、発明を全体として見た場合に、どの特徴が発明の技術的性格に寄与しているかを問うものである。 裁判所は、これを、進歩性を評価する前に、発明の技術的性格に寄与しない特徴を排除するための段階であると見なした。
残念なことに、裁判所は、中間段階が発明の進歩性の評価とどのように関連するかについて、これ以上の詳細には触れず、実施の詳細に関する問題は英国特許庁（UKIPO）に差し戻した。これを行うための推測的な方法の一つとして、Windsurfing/Pozzoli事件の第2段階において解釈されたクレームの発明的概念を、中間段階で特定されたクレームの技術的特徴とみなすことが考えられる。
このことによる潜在的な波及効果として、出願人にとっては朗報となるのが、英国特許庁（UKIPO）が、除外対象の境界線上にある発明に関する出願に対して検索結果を発行しないという慣行が減少する可能性があるという点です。これにより、出願人はまず英国で出願を行うことが可能となり、欧州特許庁（EPO）と比較して比較的低い出願料および検索料で初期検索結果を得られる可能性が高まります。 これにより、特にコンピュータ実装発明やAI関連の発明において、英国は特許権者にとってより友好的な管轄区域となるでしょう。とはいえ、中間段階が実際にどのように適用されるかについては、依然として多くの未解決の疑問が残っています。しかし、新しい審査基準が実際にどのように機能するか、またそれが「特許に友好的な」ものになるか否かは、まだ未知数です。
今後予想される次の動きとして、英国特許庁（UKIPO）が近いうちに実務指針を発表することが挙げられます。この指針では、除外対象を評価するための「G 1/19」基準をどのように適用するか、また、その評価を新規性および進歩性の評価とどのように統合するかが示されるはずです。それまでは、英国特許庁が除外対象をどのように評価するかは不明確なままです。この指針が発表されるまでは、英国特許庁から何らかの決定が下される可能性は低いでしょう。
バーカー・ブレテルでは、絶えず変化し続ける特許法の動向を常に把握し、クライアントの知的財産を最大限に保護するための最善の方法を常に模索しています。
本件についてさらに詳しくお話しになりたい場合は、著者のフランチェスコ・ディ・ラッロまたはデビッド・コンベス、あるいは普段お取引いただいているバーカー・ブレテル社の弁理士まで、お気軽にお問い合わせください。
「EPAI事件は、コンピュータ用プログラムそのものの特許化に関する法定の制限が、人工ニューラルネットワーク（ANN）にどの程度適用されるかを判断することを主な争点としてきた」
