Registrerade mönster är ett effektivt sätt att säkerställa ett visst immaterialrättsligt skydd, särskilt i fall där kraven för patentskydd kan vara för höga eller kostnaderna alltför stora. I Storbritannien och EU fungerar detta som en ”registrering”: varken UKIPO eller EUIPO granskar mönstret i detalj. För att ett mönster ska kunna göras gällande måste det dock vara giltigt.
För att ett registrerat mönster ska vara giltigt i Storbritannien eller EU måste det vara nytt och ha ”individuell karaktär”. Dessutom kan registrerade mönster inte omfatta kännetecken som ”uteslutande bestäms av deras tekniska funktion” eller där en produkts utseendemässiga kännetecken måste återges exakt för att kunna anslutas till, placeras i, runt eller mot en annan produkt så att någon av produkterna kan fungera (”undantaget för nödvändig passform”).
Lego-undantaget
Det finns ett undantag från uteslutningskriterierna ”måste passa” och ”teknisk funktion”, som ofta kallas ”Lego-undantaget” eller ”undantaget för modulära system”. Kännetecken hos en formgivning som ”syftar till att möjliggöra flera olika sätt att montera eller koppla samman inbördes utbytbara produkter inom ett modulärt system” är registreringsbara och omfattas inte av uteslutningen.
Denna princip har nyligen prövats vid EU-domstolens allmänna avdelning i mål T-537/22.
År 2010 ansökteLego® om det registrerade gemenskapsmönstret 001664368-0006 för ”byggklossar från ett leksaksbyggset”, enligt bilden nedan.
Delta Sport Handelskontor GmbH (”Delta”) ansökte om ogiltigförklaring. Efter flera överklaganden behandlades målet av EU-domstolens allmänna avdelning (GC).
Delta hävdade att designen inte borde ha varit berättigad till undantaget för modulära system, eftersom den släta ytan på Legoklossen inte var en egenskap som omfattades av undantaget för ”måste passa”. Detta argument avvisades. Allmänna domstolen fann att undantaget för modulära system fortfarande kan tillämpas på de egenskaper som omfattas av undantaget för ”måste passa”, även om det finns egenskaper som inte omfattas av detta. Allmänna domstolen konstaterade även att om minst ett kännetecken i mönstret kan skyddas är mönstret giltigt, även om det endast kan skyddas på grund av undantaget för modulära system.
Delta hävdade vidare att den tidigare överklagandenämnden inte borde ha tillämpat undantaget för modulära system på mönstret som helhet, utan endast på sammankopplingsfunktionerna. Dessa funktioner måste vara nya och ha individuell karaktär. De hävdade att bevisbördan låg på innehavaren av det omtvistade mönstret att bevisa att undantaget för modulära system var uppfyllt i detta fall. Allmänna domstolen bekräftade dock att detta skulle strida mot det registreringsbaserade systemet i förordningen om gemenskapsmönster. Delta misslyckades också med att underbygga sina påståenden om att det fanns tidigare mönster som gjorde mönstret ogiltigt. Allmänna domstolen avvisade detta och angav att offentliggörandet av ett tidigare mönster kräver bevisning och inte kan anses vara ett ”välkänt faktum”, även om produkter på vilka mönstret tillämpas skulle ha funnits på marknaden under lång tid och skulle vara allmänt kända för allmänheten.
Alternativa utföranden och möjligheten till ett flerfärgat utseende
Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co (”Sprick”) registrerade 2012 ett gemenskapsmönster för en dispenser för förpackningspapper. Ett annat företag, Papierfabriek Doetinchem BV (”Papierfabriek”), anklagades för intrång, och målet togs upp vid domstolen i Düsseldorf tillsammans med ett genkäromål om ogiltigförklaring.
Designen bedömdes ursprungligen vara giltig och föremål för intrång. Detta beslut upphävdes vid överklagande av den högre regionala domstolen. Detta överklagandebeslut upphävdes sedan av den tyska federala domstolen och återförvisades till den högre regionala domstolen. Detta ledde till att den högre regionala domstolen ställde tre frågor till EU-domstolen angående undantaget för tekniska funktioner. De tre frågorna (i korthet) var:
1. …vad gäller frågan om förekomsten av andra mönster, vilken betydelse tillmäts det faktum att mönsterinnehavaren även innehar mönsterrättigheter till ett stort antal alternativa mönster?”
EU-domstolen fastslog att flera faktorer måste beaktas vid bedömningen av om en formgivning ”uteslutande styrs av den tekniska funktionen”. Dessa faktorer omfattade utseendemässiga egenskaper, förekomsten av alternativa formgivningar som uppfyller samma tekniska funktion samt det faktum att innehavaren av den aktuella formgivningen även innehar formgivningsrättigheter till ett stort antal alternativa formgivningar. Domstolen fastslog att den sistnämnda faktorn inte är avgörande för tillämpningen av den bestämmelsen och bör beaktas tillsammans med andra överväganden. Om den vore avgörande skulle förekomsten av alternativa mönster som uppfyller samma funktion som den registrerade produkten ge mönsterinnehavaren exklusivt skydd för den funktionen på ett sätt som liknar ett patent, utan att behöva uppfylla de (högre) kraven för patenterbarhet.
2. Måste man beakta det faktum att utformningen möjliggör ett flerfärgat utseende i de fall då färgsättningen i sig inte framgår av registreringen?
EU-domstolen fastslog att det faktum att produktens formgivning möjliggör ett flerfärgat utseende ”inte kan beaktas i det fall då detta flerfärgade utseende inte framgår av registreringen av den berörda formgivningen”. Möjligheten till ett flerfärgat utseende som möjliggörs av produktens tvådelade utformning är subjektiv om detta flerfärgade utseende inte i sig framgår av den grafiska återgivningen av mönstret. Syftet med återgivningen är att definiera mönstret för att fastställa det exakta föremålet för det skydd som det registrerade mönstret ger. Om man börjar beakta ”möjligheter” där det inte finns någon indikation i mönstret, undergrävs rättssäkerheten.
3. Om svaret på fråga (2) är ja, påverkar detta då mönstrets skyddsomfång?
Svaret på fråga (2) var nej, och därför behandlade EU-domstolen inte fråga (3).
De två målen visar att registrerade mönster fortfarande kan vara ett användbart alternativ för att skydda funktionella produkter, men att åtminstone vissa icke-funktionella egenskaper måste ingå. Dessutom måste de inlämnade avbildningarna återspegla de mönster som ska skyddas – det räcker till exempel inte att förlita sig på möjligheten till ett flerfärgat utseende. Det är värt att notera att beslut från EU-domstolen inte är bindande för de brittiska domstolarna, men de kan ha övertygande verkan, och i allmänhet tenderar mönstermål att överensstämma mellan de båda.
För mer information om hur du skyddar din produkt med registrerade mönster, kontakta författaren, någon i Barker Brettells specialiserade team för mönster och upphovsrätt eller din vanliga advokat hos Barker Brettell.
”Rättspraxis inom immaterialrätt ger upphov till nya riktlinjer från EU-domstolarna om tolkningsfrågor rörande ’uteslutande dikterat av den tekniska funktionen’ i samband med rättigheter till registrerade mönster.”
