意匠登録は、特に特許保護のハードルが高すぎる場合や、費用が法外な場合において、知的財産権の保護を確保するための効果的な手段です。英国およびEUでは、これは「登録」として機能します。つまり、英国知的財産庁（UKIPO）も欧州連合知的財産庁（EUIPO）も、その意匠について完全な審査を行いません。ただし、意匠の権利を行使するためには、その意匠が有効である必要があります。
意匠登録が英国またはEUのいずれかで有効となるためには、その意匠が新規であり、「独自の個性」を備えている必要があります。さらに、意匠登録は、「その技術的機能のみによって決定される」特徴、あるいは、ある製品が機能するために、別の製品に接続したり、その中に配置したり、その周囲に置いたり、あるいはそれに接したりするために、その外観の特徴を正確に再現しなければならない場合（「適合要件による除外」）には、成立しません。
レゴの例外
「必須適合の除外」および「技術的機能の除外」には例外があり、これはしばしば「レゴ例外」または「モジュラーシステムの例外」と呼ばれています。「モジュラーシステム内で相互に交換可能な製品の複数の組み立てまたは接続を可能にする目的を果たす」デザインの特徴は、登録可能であり、除外対象とはなりません。
この原則は、最近、欧州司法裁判所（CJEU）の一般裁判所において、T-537/22号事件で審理された。
2010年、レゴ®は、以下に示す「おもちゃの組み立てセット用のブロック」について、登録共同体意匠第001664368-0006号を出願した。
Delta Sport Handelskontor GmbH（以下「Delta」）により、無効宣告請求が提起された。数回にわたる上訴を経て、本件は欧州司法裁判所（CJEU）の一般裁判所（GC）で審理された。
デルタ社は、レゴブロックの滑らかな表面は「必須適合」の除外規定の対象となる特徴ではないため、当該デザインはモジュラーシステム例外の適用対象とはならないべきであると主張した。しかし、この主張は退けられた。一般裁判所は、たとえ「必須適合」の除外規定の対象とならない特徴が存在する場合であっても、モジュラーシステム例外は、同規定の対象となる特徴に対しても適用され得ると判断した。 また、一般裁判所は、デザインの少なくとも1つの特徴が保護可能であれば、たとえその保護がモジュラーシステム例外によるものに限定される場合であっても、そのデザインは有効であると述べた。
デルタ社はまた、先行する審判部が、意匠全体に対してモジュラーシステムの例外を適用すべきではなく、相互接続の特性にのみ適用すべきであったと主張した。これらの特性は新規性を有し、個性を備えている必要がある。同社は、本件においてモジュラーシステムの例外が満たされていることを立証する責任は、係争中の意匠の権利者にあり、と主張した。しかし、一般裁判所は、これが共同体意匠規則の登録方式と矛盾することを確認した。 また、デルタ社は、当該意匠を無効にする先行意匠が存在するという主張を立証できなかった。一般裁判所（GC）はこれを却下し、先行意匠の開示には立証が必要であり、たとえ当該意匠が適用される製品が長期間市場に出回っており、一般に公知であったとしても、それを「周知の事実」とみなすことはできないと示した。
代替デザインと、多色的な外観となる可能性
Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co（以下「Sprick」）は、2012年に包装用紙ディスペンサーに関するEU意匠登録を取得した。別の企業であるPapierfabriek Doetinchem BV（以下「Papierfabriek」）がこれを侵害したとして、デュッセルドルフの裁判所に提訴され、併せて無効確認の反訴も提起された。
当初、当該意匠は有効であり、権利侵害が認められた。しかし、この判決は高等地方裁判所による控訴審で覆された。その後、その控訴審判決はドイツ連邦裁判所によって覆され、高等地方裁判所に差し戻された。これを受けて、高等地方裁判所は、技術的機能の除外に関する3つの質問を欧州司法裁判所（CJEU）に付託した。その3つの質問（要約）は以下の通りである：
1. …他の意匠の存在という観点から、意匠権者が多数の代替意匠についても意匠権を保有しているという事実に、どのような意義が認められるのか？
欧州司法裁判所（CJEU）は、意匠が「技術的機能のみによって決定される」ものであるかどうかを判断する際には、複数の要素を考慮しなければならないと判示した。これには、外観上の特徴、同一の技術的機能を果たす代替意匠の存在、および当該意匠の権利者が多数の代替意匠についても意匠権を保有しているという事実などが含まれる。同裁判所は、この最後の要素は当該規定の適用において決定的ではなく、他の考慮事項と併せて検討されるべきであると判示した。 もしこれが決定的であるならば、登録された製品と同じ機能を果たす代替デザインの存在は、意匠権者に、特許性に関する（より厳しい）要件を満たす必要なしに、特許と同様にその機能に対する排他的保護をもたらすことになるだろう。
2. 登録内容からは色彩のデザインそのものが明らかではない場合であっても、そのデザインが多色での外観を可能にするという事実を考慮に入れる必要があるか。
欧州司法裁判所（CJEU）は、当該製品のデザインが多色の外観を可能にしているという事実について、「当該デザインの登録からその多色の外観が明らかでない場合には、これを考慮に入れることはできない」と判示した。 製品の二部構成によって多色的な外観が得られる可能性は、その多色的な外観自体が意匠の図面には現れていない場合、主観的なものに過ぎない。図面の目的は、登録意匠によって付与される保護の対象を正確に特定するために、意匠を定義することにある。意匠に何らの示唆もないにもかかわらず「可能性」が考慮され始めると、法的確実性が損なわれることになる。
3. （2）の答えが「はい」である場合、これは意匠の保護範囲に影響を及ぼすか。
(2) に対する答えは「いいえ」であったため、欧州司法裁判所（CJEU）は質問(3)については検討しなかった。
これら2つの事例は、機能的な製品を保護する上で、意匠登録が依然として有用な選択肢となり得ることを示しているが、少なくとも一部の非機能的な特徴が組み込まれている必要がある。さらに、出願時に提出される図面は、保護対象となる意匠を正確に反映していなければならない。例えば、多色による外観の可能性に依拠するだけでは不十分である。なお、欧州司法裁判所（CJEU）の判決は英国の裁判所に対して拘束力を持たないものの、説得力を持つ場合があり、一般的に意匠に関する訴訟では、両者の判断が一致する傾向にある。
意匠登録による製品の保護に関する詳細については、本記事の著者、バーカー・ブレテル社の意匠・著作権専門チーム、または普段お取引いただいているバーカー・ブレテル社の弁護士までお問い合わせください。
「知的財産権に関する判例を受け、EUの裁判所は『技術的機能のみによって決定される』という要件の解釈について、意匠権に関する新たな指針を発表した。」
