등록 디자인은 특히 특허 보호의 문턱이 너무 높거나 비용이 지나치게 많이 드는 경우, 지적재산권 보호를 확보할 수 있는 효과적인 방법입니다. 영국과 EU에서는 이 제도가 ‘등록’ 형태로 운영되며, 영국 지적재산청(UKIPO)이나 유럽연합 지적재산청(EUIPO) 모두 해당 디자인을 전면적으로 심사하지 않습니다. 그러나 디자인에 대한 권리를 행사하기 위해서는 해당 디자인이 유효해야 합니다.
등록 디자인이 영국 또는 EU에서 유효하려면, 신규성이 있어야 하고 ‘독창성’을 갖추어야 합니다. 또한, 등록 디자인은 ‘순전히 기술적 기능에 의해 결정되는’ 특징을 포함할 수 없으며, 한 제품이 제대로 작동하기 위해 다른 제품에 연결되거나, 그 안에 배치되거나, 그 주위에 놓이거나, 다른 제품에 밀착되어야 하는 경우, 해당 제품의 외관 특징을 정확히 재현해야 하는 경우(‘필수적 결합 배제 조항’)에는 등록 디자인으로 인정받을 수 없습니다.
레고 예외
‘필수적 적합성’ 배제 조항과 ‘기술적 기능’ 배제 조항에는 예외가 있는데, 이는 흔히 ‘레고 예외’ 또는 ‘모듈식 시스템 예외’라고 불립니다. ‘모듈식 시스템 내에서 상호 호환 가능한 제품들의 다중 조립 또는 연결을 가능하게 하는 목적’을 수행하는 디자인의 특징은 등록이 가능하며 배제 대상이 아닙니다.
이 원칙은 최근 유럽연합 사법재판소(CJEU) 일반법원에서 T-537/22 사건을 통해 검토된 바 있습니다.
2010년,레고®는 아래와 같이 “장난감 조립 세트의 조립 블록”에 대해 등록 공동체 디자인 제001664368-0006호를 출원했습니다.
델타 스포츠 핸델스콘토르 GmbH(이하 ‘델타’)가 무효 소송을 제기했다. 여러 차례의 항소 절차를 거친 후, 이 사건은 유럽연합 사법재판소(CJEU) 일반법원(GC)에서 심리되었다.
델타는 레고 브릭의 매끄러운 표면이 ‘필수 결합’ 제외 조항에 해당하는 특징이 아니므로, 해당 디자인이 모듈식 시스템 예외 조항의 적용 대상이 되어서는 안 된다고 주장했다. 그러나 이 주장은 기각되었다. 일반법원(GC)은 ‘필수 결합’ 제외 조항에 해당하지 않는 특징이 있더라도, 해당 조항 에 해당하는 특징에 대해서는 모듈식 시스템 예외 조항이 여전히 적용될 수 있다고 판단했다. 또한 일반법원은 디자인의 특징 중 적어도 하나가 보호받을 수 있다면, 설령 그 보호가 모듈식 시스템 예외에 의해서만 이루어지는 경우라 하더라도 해당 디자인은 유효하다고 밝혔다.
델타는 또한 이전 항소위원회가 모듈식 시스템 예외를 디자인 전체에 적용해서는 안 되며, 오직 상호 연결 기능에만 적용해야 했다고 주장했다. 이러한 기능들은 신규성을 갖추고 개별적 특성을 가져야 한다. 델타는 이 사건에서 모듈식 시스템 예외 요건이 충족되었음을 입증할 책임이 이의 제기 대상 디자인의 권리자에게 있다고 주장했다. 그러나 일반법원은 이것이 공동체 디자인 규정의 등록 방식 체계와 모순된다고 확인했다. 델타는 또한 해당 디자인을 무효로 만드는 선행 디자인이 존재한다는 주장을 입증하지 못했습니다. 일반법원은 이를 기각하며, 선행 디자인의 공개는 입증이 필요하며, 설령 해당 디자인이 적용된 제품이 오랫동안 시장에 존재해 왔고 대중에게 널리 알려져 있었다 하더라도 ‘잘 알려진 사실’로 간주될 수 없다고 밝혔습니다.
대체 디자인 및 다색 외관의 가능성
Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co(이하 ‘Sprick’)는 2012년에 포장지 디스펜서에 대한 유럽 공동체 등록 디자인권을 등록했다. 다른 회사인 Papierfabriek Doetinchem BV(이하 ‘Papierfabriek’)가 이를 침해한 혐의를 받았으며, 이 소송은 무효를 구하는 반소와 함께 뒤셀도르프 법원에 제기되었다.
해당 디자인은 당초 유효하며 침해된 것으로 판정되었습니다. 그러나 이 판결은 고등지역법원의 항소심에서 뒤집혔습니다. 이후 독일 연방대법원은 해당 항소심 판결을 파기하고 사건을 고등지역법원으로 환송했습니다. 이에 따라 고등지역법원은 기술적 기능에 대한 예외 규정에 관해 유럽연합사법재판소(CJEU)에 세 가지 질문을 회부했습니다. 세 가지 질문은 (간략히 말하면) 다음과 같습니다:
1. …다른 디자인의 존재 여부와 관련하여, 해당 디자인의 권리자가 여러 가지 대체 디자인에 대한 디자인권도 보유하고 있다는 사실에 어떤 의미가 부여되는가?
유럽연합사법재판소(CJEU)는 디자인이 ‘오로지 기술적 기능에 의해 결정되는지’ 여부를 판단할 때 여러 요소를 고려해야 한다고 판시했다. 여기에는 외관의 특징, 동일한 기술적 기능을 수행하는 대체 디자인의 존재 여부, 그리고 해당 디자인의 권리자가 수많은 대체 디자인에 대한 디자인권도 보유하고 있다는 사실 등이 포함되었다. 재판소는 이 마지막 요소가 해당 조항의 적용에 있어 결정적인 요소는 아니며, 다른 고려 사항들과 함께 종합적으로 검토되어야 한다고 판시했다. 만약 이 요소가 결정적이라면, 등록된 제품과 동일한 기능을 수행하는 대체 디자인이 존재한다는 사실만으로도 디자인 권리자는 특허성이라는 (더 높은) 기준을 충족할 필요 없이, 특허와 유사한 방식으로 해당 기능에 대한 배타적 보호를 받게 될 것이다.
2. 등록 내용만으로는 색상 디자인이 명확히 드러나지 않는 경우, 해당 디자인이 다색으로 보일 수 있다는 점을 고려해야 하는가?
유럽연합사법재판소(CJEU)는 해당 제품의 디자인이 다색 외관을 나타낼 수 있다는 사실은 “해당 디자인의 등록 자료에서 그러한 다색 외관이 명확히 드러나지 않는 경우에는 고려될 수 없다”고 판시했다. 제품의 2부 구성으로 인해 다색 외관이 나타날 가능성이 있다 하더라도, 그 다색 외관이 디자인의 도면 자체에 나타나지 않는다면 이는 주관적인 판단에 불과하다. 도면의 목적은 등록 디자인이 부여하는 보호의 정확한 대상을 결정하기 위해 디자인을 정의하는 데 있다. 디자인에 아무런 표시가 없는 상황에서 ‘가능성’을 고려하기 시작한다면, 법적 확실성이 훼손된다.
3. (2)에 대한 답이 ‘예’인 경우, 이것이 해당 디자인의 보호 범위에 영향을 미치나요?
(2)에 대한 답은 ‘아니오’였으므로, 유럽연합사법재판소(CJEU)는 (3)번 질문을 심리하지 않았다.
이 두 사례는 기능성 제품을 보호하는 데 있어 등록 디자인이 여전히 유용한 선택지가 될 수 있음을 보여주지만, 적어도 일부 비기능적 특징이 포함되어야 함을 시사합니다. 또한, 제출된 도면은 보호 대상인 디자인을 정확히 반영해야 하며, 예를 들어 다색 외관의 가능성만으로는 충분하지 않습니다. 유럽연합사법재판소(CJEU)의 판결이 영국 법원에 구속력을 갖지는 않지만 설득력을 가질 수 있으며, 일반적으로 디자인 관련 사건에서는 양측의 입장이 일치하는 경향이 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다.
등록 디자인을 통해 제품을 보호하는 방법에 대한 자세한 정보가 필요하시면, 본 글의 저자나 Barker Brettell의 전담 디자인 및 저작권 팀 담당자, 또는 평소 상담하시는 Barker Brettell 변호사에게 문의해 주십시오.
“지식재산권 판례를 계기로, EU 법원이 ‘순전히 기술적 기능에 의해 결정되는’이라는 표현의 해석에 관한 새로운 등록 디자인권 지침을 제시했다.”
