Les dessins et modèles enregistrés constituent un moyen efficace d’assurer une certaine protection de la propriété intellectuelle, en particulier lorsque les conditions d’obtention d’un brevet sont trop strictes ou que les coûts sont prohibitifs. Au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, ce système fonctionne comme un « enregistrement » : ni l’UKIPO ni l’EUIPO n’effectuent d’examen approfondi du dessin ou modèle. Toutefois, pour qu’un dessin ou modèle soit opposable, il doit être valide.
Pour qu’un dessin ou modèle enregistré soit valable au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne, il doit présenter un caractère de nouveauté et posséder un « caractère individuel ». En outre, les dessins ou modèles enregistrés ne peuvent pas porter sur des éléments qui sont « uniquement dictés par leur fonction technique » ou lorsque les caractéristiques esthétiques d’un produit doivent être reproduites à l’identique pour permettre à ce produit de s’emboîter dans, d’être placé à l’intérieur, autour ou contre un autre produit, afin que l’un ou l’autre de ces produits puisse fonctionner (l’« exclusion pour nécessité d’emboîtement »).
L'exception Lego
Il existe une exception à l’exclusion relative à l’« adaptation nécessaire » et à l’exclusion relative à la « fonction technique », souvent appelée « exception Lego » ou « exception des systèmes modulaires ». Les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui « ont pour fonction de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables au sein d’un système modulaire » sont susceptibles d’être enregistrées et ne font pas l’objet d’une exclusion.
Ce principe a récemment fait l'objet d'un examen devant le Tribunal de l'Union européenne dans l'affaire T-537/22.
En 2010,Lego® a déposé le dessin ou modèle communautaire enregistré n° 001664368-0006 pour des « briques de construction issues d’un jeu de construction », comme illustré ci-dessous.
Une action en nullité a été introduite par Delta Sport Handelskontor GmbH (« Delta »). Après plusieurs degrés de recours, l’affaire a été examinée par le Tribunal de l’Union européenne (le « Tribunal »).
Delta a fait valoir que le dessin ou modèle n’aurait pas dû pouvoir bénéficier de l’exception relative aux systèmes modulaires, car la surface lisse de la brique Lego ne constituait pas une caractéristique visée par l’exclusion relative à l’assemblage obligatoire. Cet argument a été rejeté. La Cour générale a estimé que l’exception relative aux systèmes modulaires pouvait tout de même s’appliquer aux caractéristiques visées par l’exclusion relative à l’assemblage obligatoire, même si certaines autres caractéristiques ne l’étaient pas. Le Tribunal général a également précisé que si au moins une caractéristique du dessin ou modèle peut être protégée, alors le dessin ou modèle est valide, même s’il n’est protégeable qu’en vertu de l’exception relative aux systèmes modulaires.
Delta a également fait valoir que la chambre de recours précédente n’aurait pas dû appliquer l’exception relative aux systèmes modulaires à l’ensemble du dessin ou modèle, mais uniquement aux caractéristiques d’interconnexion. Ces caractéristiques doivent être nouvelles et présenter un caractère individuel. Elle a soutenu qu’il incombait au titulaire du dessin ou modèle contesté de prouver que l’exception relative aux systèmes modulaires était remplie en l’espèce. Toutefois, le Tribunal a confirmé que cela serait contraire au système d’enregistrement prévu par le règlement sur les dessins ou modèles communautaires. Delta n’a pas non plus étayé ses allégations selon lesquelles il existait des dessins ou modèles antérieurs rendant le dessin ou modèle en cause invalide. Le Tribunal a rejeté cet argument et a indiqué que la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur nécessite une démonstration et ne peut être considérée comme un « fait notoire », même si les produits auxquels s’applique un dessin ou modèle sont présents sur le marché depuis longtemps et sont généralement connus du public.
Autres motifs et possibilité d'un aspect multicolore
La société Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co (« Sprick ») a déposé en 2012 un dessin ou modèle communautaire enregistré pour un distributeur de papier d'emballage. Une autre société, Papierfabriek Doetinchem BV (« Papierfabriek »), a été accusée de contrefaçon, et l'affaire a été portée devant le tribunal de Düsseldorf, parallèlement à une demande reconventionnelle en nullité.
Le dessin ou modèle avait initialement été jugé valide et faisant l’objet d’une contrefaçon. Cette décision a été infirmée en appel par la Cour d’appel régionale. La décision rendue en appel a ensuite été infirmée par la Cour fédérale allemande et renvoyée devant la Cour d’appel régionale. Cela a conduit cette dernière à saisir la CJUE de trois questions relatives à l’exclusion des fonctions techniques. Ces trois questions (en résumé) étaient les suivantes :
1. … en ce qui concerne l’existence d’autres dessins ou modèles, quelle importance faut-il accorder au fait que le titulaire du dessin ou modèle détienne également des droits sur de nombreux autres dessins ou modèles ? »
La CJUE a estimé que plusieurs facteurs devaient être pris en compte pour déterminer si un dessin ou modèle est « exclusivement dicté par sa fonction technique ». Parmi ceux-ci figuraient les caractéristiques esthétiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs remplissant la même fonction technique, ainsi que le fait que le titulaire du dessin ou modèle en question détienne également des droits sur de nombreux dessins ou modèles alternatifs. Elle a jugé que ce dernier facteur n’était pas déterminant pour l’application de cette disposition et devait être pris en compte au regard d’autres considérations. Si ce facteur était déterminant, l’existence de dessins ou modèles alternatifs remplissant la même fonction que celle du produit enregistré conférerait au titulaire du dessin ou modèle une protection exclusive de cette fonction, à l’instar d’un brevet, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire aux critères (plus stricts) de brevetabilité.
2. Faut-il tenir compte du fait que le dessin ou modèle permet un aspect multicolore lorsque la combinaison de couleurs ne ressort pas, en tant que telle, de l'enregistrement ?
La CJUE a estimé que le fait que le dessin ou modèle de ce produit permette un aspect multicolore « ne saurait être pris en compte lorsque cet aspect multicolore ne ressort pas de l’enregistrement du dessin ou modèle concerné ». La possibilité d’un aspect multicolore rendue possible par la configuration en deux parties du produit est subjective si cet aspect multicolore n’apparaît pas lui-même dans la représentation graphique du dessin ou modèle. L’objectif de la représentation est de définir le dessin ou modèle, afin de déterminer l’objet précis de la protection conférée par le dessin ou modèle enregistré. Si l’on commence à prendre en considération des « possibilités » alors qu’il n’y a aucune indication dans le dessin ou modèle, la sécurité juridique s’en trouve compromise.
3. Si la réponse à la question (2) est affirmative, cela a-t-il une incidence sur l'étendue de la protection du dessin ou modèle ?
La réponse à la question (2) étant « non », la CJUE n'a pas examiné la question (3).
Ces deux affaires montrent que les dessins et modèles enregistrés peuvent encore constituer une option utile pour protéger des produits fonctionnels, à condition toutefois qu’ils intègrent au moins certaines caractéristiques non fonctionnelles. En outre, les représentations déposées doivent refléter les dessins et modèles à protéger : il ne suffit pas, par exemple, de se fonder sur la possibilité d’un aspect multicolore. Il convient de noter que les décisions de la CJUE ne sont pas contraignantes pour les tribunaux britanniques, mais qu’elles peuvent avoir un caractère persuasif et que, d’une manière générale, les décisions rendues en matière de dessins et modèles tendent à s’aligner entre les deux juridictions.
Pour plus d'informations sur la protection de votre produit par le biais de dessins et modèles enregistrés, veuillez contacter l'auteur, un membre de l'équipe spécialisée en dessins et modèles et droits d'auteur de Barker Brettell, ou votre avocat habituel chez Barker Brettell.
« La jurisprudence en matière de propriété intellectuelle donne lieu à de nouvelles orientations des juridictions de l'Union européenne concernant les droits liés aux dessins et modèles enregistrés, notamment sur l'interprétation de l'expression « dicté exclusivement par la fonction technique ». »
