Det är ett problem som vi som varumärkesjurister stöter på alltför ofta – varumärkesinnehavare upptäcker att någon har hunnit före dem med att registrera deras varumärke och därmed förhindrat deras inträde på den kinesiska marknaden. Eftersom Kina tillämpar ett varumärkessystem som bygger på principen ”först till kvarn”, är denna praxis helt laglig enligt kinesisk lag. Även om det finns flera olika åtgärder som en varumärkesinnehavare kan vidta för att försöka återfå äganderätten till sitt varumärke från dessa ”varumärkesockupanter”, kan dessa vara kostsamma och tidskrävande.
Det finns dock ett antal åtgärder som en varumärkesinnehavare kan vidta för att säkerställa ett så omfattande skydd som möjligt och stärka sina rättigheter mot varumärkeskapare i Kina.
Registrera ditt varumärke i Kina
Det säger sig självt att du bör ansöka om registrering av ditt varumärke i Kina så snart du börjar överväga Kina som en potentiell marknad av intresse. Om din första varumärkesansökan i ett annat land fortfarande ligger inom den sexmånadersperioden för prioritet, bör du utnyttja denna period för att säkerställa samma tidigare ansökningsdatum för ditt kinesiska varumärke. Eftersom Kina tillämpar ett underklassystem rekommenderar vi att du vid registreringen av ditt varumärke även inkluderar en vara eller tjänst från varje underklass inom den klass (eller de klasser) som är av intresse för dig, för att säkra rättigheterna för hela klassen. Om du har för avsikt att utvidga ditt produktsortiment till andra varor eller tjänster någon gång i framtiden rekommenderar vi att du samtidigt vidtar åtgärder för att säkra en registrering för dessa ytterligare varor eller tjänster, för att på så sätt förhindra eventuella förebyggande ansökningar som varumärkeskapare kan komma att lämna in inom dessa klasser.
Registrera en kinesisk översättning av ditt varumärke
Förutom att registrera den engelska versionen av ditt varumärke är det också lämpligt att registrera en kinesisk översättning av ditt varumärke. I motsats till vad många tror förstår många kinesiska konsumenter inte engelska och kommer därför att skapa en ”kinesisk version” som de använder för att hänvisa till ditt varumärke. Denna översättning har inte alltid nödvändigtvis de rätta konnotationer som du vill ska förknippas med ditt varumärke. Dessutom, även om du har registrerat den engelska versionen av ditt varumärke, hindrar detta inte en tredje part från att registrera den kinesiska översättningen av ditt varumärke och sedan hindra dig från att använda den. Vi rekommenderar därför att du, om du inte redan har en översättning, vänder dig till ett översättningsföretag som kan ta fram lämpliga kinesiska översättningar av ditt varumärke. När ni har enats om en översättning rekommenderar vi att du registrerar översättningen som ett varumärke i Kina och sedan använder den kinesiska översättningen tillsammans med ditt engelska varumärke på den kinesiska marknaden.
Intyg om registrering av upphovsrätt
Om du har ett distinkt varumärke, en logotyp, ett stiliserat ordmärke eller en etikett är det också tillrådligt att registrera upphovsrätten till det verket i Kina. Kina är ett av de få länder där upphovsrätten kan registreras. Du kan erhålla ett intyg om registrering av upphovsrätt om du kan visa att ditt märke är ett konstverk, att du äger upphovsrätten till logotypen och att det upphovsrättsskyddade verket var tillgängligt i Kina och därmed tillgängligt för tredje part. Upphovsrättsregistrering av ditt konstverk kan vara ett särskilt användbart verktyg i de fall där en tredje part har antagit ett märke som är identiskt med eller mycket likt ditt eget, men där denne använder och/eller har registrerat symbolmärket eller logotypen i samband med en annan klass av varor eller tjänster än den som omfattas av din varumärkesregistrering. Även om de kinesiska domstolarna fortfarande kommer att göra en bedömning av likheten mellan din registrerade upphovsrätt och tredje parts varumärke, kan beviljandet av ett intyg om registrering av upphovsrätt visa sig vara ett kraftfullt verktyg för att bevisa förekomsten av upphovsrätten, det datum då upphovsrätten skapades och vem som är upphovsrättsinnehavaren.
Registrering av mönster
Om din produkt dessutom kännetecknas av en ny design, form, ett mönster eller en färgkombination, kan det vara värt att överväga att registrera din design i Kina. Eftersom Kina är ett av världens ledande tillverkningsländer är det kanske inte förvånande att det finns många förfalskade och kopierade produkter på marknaden. Du kan dock stärka dina rättigheter och stoppa dessa intrångsgörande mönster genom att ansöka om mönsterregistrering. Ett sådant skydd gäller både två- och tredimensionella mönster och gäller i tio år från ansökningsdagen. Precis som varumärkesskydd beviljas mönsterregistreringar enligt principen ”först till kvarn”. Nyhet är dock den avgörande faktorn för en mönsterregistrering i Kina, och mönstret får inte vara ”känt för allmänheten både inom landet och utomlands före ansökningsdagen”. Därför får produkten inte säljas, marknadsföras eller på annat sätt vara känd för allmänheten någonstans i världen innan en mönsteransökan i Kina har lämnats in, annars blir den ogiltig. Det finns dock ett undantag om mönstret har registrerats i ett annat land inom sex månader före ansökan i Kina; detta tidigare ansökningsdatum kallas ”prioritetsdatum” och därför kommer reklam och försäljning inom denna sexmånadersperiod inte att påverka nyhetsvärdet för mönsteransökan i Kina.
Bevis och dokumentation av användning
Förutom att säkra registrerade rättigheter genom varumärkes-, upphovsrätts- och mönsterskydd är det viktigt att föra detaljerade register över din användning i Kina. Många företag har använt sina varumärken och mönster i Kina under flera år, men har inte fört detaljerade register eller samlat in bevis på användningen som styrkande underlag. Omfattande och betydande användning av ditt varumärke och din mönsterrätt i Kina kan dock hjälpa dig att uppnå status som ett ”välkänt” varumärke, vilket är ett annat kraftfullt verktyg mot varumärkeskapare. Ett välkänt varumärke kan endast erkännas av domstolarna i Kina genom antingen ett administrativt eller ett rättsligt förfarande. När ditt varumärke väl har beviljats status som välkänt varumärke kommer dessa rättigheter dock att ge dig ett ännu bredare skydd än det skydd som ges till registrerade varumärken. Det ger dig företräde framför andra tredje parter som har ansökt om ditt varumärke före dig, och gör det även möjligt för dig att blockera ansökningar från tredje part både i identiska och liknande klasser, men även i vissa icke-liknande klasser av varor eller tjänster. Om du har licens- eller tillverkningsavtal i Kina bör du se till att dina licenstagare och tillverkare regelbundet skickar bevis på användningen av dina varumärken i Kina så att du kan spara dem i dina arkiv, eftersom sådana bevis alla bidrar till att bygga upp den nödvändiga bevisningen för att säkra statusen som välkänt varumärke.
Registrering av rättigheter inom GAC
När du väl har vidtagit åtgärder för att skydda dina immateriella rättigheter i Kina är det slutligen tillrådligt att ansöka om registrering av dina rättigheter hos Tullverket (GAC), så att de kan hålla uppsikt över varor som eventuellt utgör intrång och som exporteras från Kina samt underrätta dig om detta. Om varorna visar sig vara förfalskade är det möjligt att, mot betalning av en säkerhet, begära att tullmyndigheterna kvarhåller varorna. Om de berörda varorna avser varumärkesintrång, vilket tullmyndigheterna enkelt kan bedöma och konstatera, kan tullmyndigheterna omhänderta varorna. Om varorna däremot avser patent- eller mönsterintrång kommer tullmyndigheterna vanligtvis att begära att du inleder ett rättsligt förfarande vid domstol inom en fastställd tidsram medan du driver ärendet vidare. Det är då möjligt att begära att domstolen bevarar de varor som kvarhållits av tullen tills tvisten har avgjorts. Genom att lämna in en tullansökan kan du spåra varor som potentiellt utgör intrång och som exporteras från Kina till andra marknader, vilket gör det möjligt för dig att vidta lämpliga åtgärder när det behövs.
Kina kan ofta uppfattas som en svår marknad när det gäller att skydda sina immateriella rättigheter. Om du dock agerar i ett tidigt skede och skyddar dina rättigheter på ett omfattande sätt, kommer du att placera dig i den starkaste positionen för att kunna marknadsföra och dra nytta av dina rättigheter i Kina, samtidigt som du sätter stopp för varumärkeskapare som inkräktar på det varumärke som du har arbetat så hårt för att bygga upp.
Tveka inte att kontakta författaren till denna artikel eller din vanliga varumärkesjurist om du behöver ytterligare information, eller skicka ett e-postmeddelande till info@barkerbrettell.co.uk
”Det finns ett antal åtgärder som en varumärkesinnehavare kan vidta för att stärka sina rättigheter mot varumärkeskapare.”
