C'est un problème auquel nous sommes trop souvent confrontés en tant que conseils en marques : les titulaires de marques constatent que quelqu'un les a devancés dans leur entrée sur le marché chinois en déposant leur marque. La Chine appliquant un système d’enregistrement des marques fondé sur le principe du « premier déposant », cette pratique est tout à fait légale au regard du droit chinois. Bien que plusieurs voies de recours s’offrent au titulaire d’une marque pour tenter de récupérer la propriété de sa marque auprès de ces « squatteurs de marques », celles-ci peuvent s’avérer coûteuses et prendre beaucoup de temps.
Il existe toutefois un certain nombre de mesures que le titulaire d'une marque peut prendre pour obtenir la protection la plus large possible et renforcer ses droits face aux squatteurs de marques en Chine.
Enregistrez votre marque en Chine
Il va sans dire que dès que vous commencez à envisager la Chine comme un marché potentiellement intéressant, vous devriez déposer une demande d’enregistrement de votre marque en Chine. Si votre première demande d’enregistrement de marque déposée dans un autre pays se situe encore dans le délai de priorité de six mois, profitez de ce délai pour obtenir la même date de dépôt antérieure pour votre marque chinoise. La Chine appliquant un système de sous-classes, nous vous recommandons également, lors de l'enregistrement de votre marque, d'inclure un élément de chaque sous-classe de la ou des classes qui vous intéressent, afin de garantir vos droits sur l'ensemble de la classe. Si vous avez l’intention d’étendre votre gamme de produits à d’autres produits ou services à l’avenir, nous vous recommandons de prendre également les mesures nécessaires pour obtenir simultanément l’enregistrement de ces produits ou services supplémentaires, afin de bloquer toute demande préventive que des squatteurs de marques pourraient déposer dans ces classes.
Enregistrer une traduction en chinois de votre marque
Outre l'enregistrement de la version anglaise de votre marque, il est également conseillé d'enregistrer une traduction en chinois de celle-ci. Contrairement à une idée reçue, de nombreux consommateurs chinois ne comprennent pas l’anglais et créeront donc une « version chinoise » par laquelle ils désigneront votre marque. Cette traduction n’aura pas forcément les connotations que vous souhaiteriez associer à votre marque. De plus, même si vous avez déposé la version anglaise de votre marque, cela n’empêchera pas un tiers de déposer la traduction chinoise de votre marque et de vous interdire ensuite de l’utiliser. Nous vous recommandons donc, si vous ne disposez pas encore d’une traduction, de faire appel à une agence de traduction capable de proposer des traductions en chinois adaptées à votre marque. Une fois la traduction validée, nous vous recommandons de l’enregistrer en tant que marque en Chine, puis d’utiliser cette traduction chinoise parallèlement à votre marque anglaise sur le marché chinois.
Certificat d'enregistrement du droit d'auteur
Si vous disposez d’une marque figurative distinctive, d’un logo, d’une marque verbale stylisée ou d’un label, il est également conseillé de faire enregistrer les droits d’auteur de cette œuvre en Chine. La Chine est l’un des rares pays où il est possible de faire enregistrer les droits d’auteur. Vous pouvez obtenir un certificat d’enregistrement des droits d’auteur si vous êtes en mesure de démontrer que votre marque est une œuvre d’art, que vous détenez les droits d’auteur sur le logo et que l’œuvre protégée était accessible en Chine et, par conséquent, accessible à des tiers. L'enregistrement des droits d'auteur sur votre œuvre d'art peut s'avérer particulièrement utile lorsqu'un tiers a adopté une marque identique ou très similaire à la vôtre, mais qu'il utilise et/ou a déposé cette marque figurative ou ce logo pour une classe de produits ou de services différente de celle de votre enregistrement de marque. Bien que les tribunaux chinois procèdent toujours à une évaluation de la similitude entre votre droit d’auteur enregistré et la marque du tiers, la délivrance d’un certificat d’enregistrement du droit d’auteur peut s’avérer un outil puissant pour prouver l’existence du droit d’auteur, la date à laquelle il a été créé et l’identité de son titulaire.
Enregistrement d'un dessin ou modèle
Si votre produit présente également un nouveau dessin ou modèle, une nouvelle forme, un nouveau motif ou une nouvelle combinaison de couleurs, vous pourriez également envisager de déposer un dessin ou modèle en Chine. La Chine étant l’un des principaux pays fabricants au monde, il n’est sans doute pas surprenant que de nombreux produits contrefaits ou copiés circulent sur le marché. Vous pouvez toutefois renforcer vos droits et mettre fin à ces contrefaçons en déposant un dessin ou modèle. Cette protection s’applique aussi bien aux dessins ou modèles bidimensionnels qu’aux dessins ou modèles tridimensionnels et est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. À l’instar de la protection des marques, les enregistrements de dessins ou modèles sont accordés selon le principe du « premier déposant ». La nouveauté constitue toutefois l’élément clé pour l’enregistrement d’un dessin ou modèle en Chine : celui-ci ne doit pas être « connu du public, tant au niveau national qu’à l’étranger, avant la date de dépôt de la demande ». Par conséquent, l’objet ne doit pas être en vente, faire l’objet d’une publicité ou être connu du public de quelque manière que ce soit, où que ce soit dans le monde, avant le dépôt d’une demande d’enregistrement en Chine, sous peine de nullité. Il existe toutefois une exception : si le dessin ou modèle a fait l’objet d’un dépôt dans un autre territoire au cours des six mois précédant la demande en Chine, cette date de dépôt antérieure est alors considérée comme la « date de priorité » ; par conséquent, la publicité et la commercialisation au cours de cette période de six mois ne porteront pas atteinte à la nouveauté aux fins de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle en Chine.
Preuves et relevés d'utilisation
Outre la protection des droits enregistrés par le biais des marques, des droits d’auteur et des dessins et modèles, il est important de conserver des traces détaillées de votre utilisation en Chine. De nombreuses entreprises utilisent leurs marques et leurs dessins et modèles en Chine depuis plusieurs années, mais n’ont pas conservé de traces détaillées ni de preuves de cette utilisation pour l’attester. Une utilisation prolongée et significative de votre marque et de votre dessin ou modèle en Chine peut toutefois vous aider à obtenir le statut de marque « notoire », ce qui constitue un autre outil puissant contre les usurpateurs de marques. Une marque notoire ne peut être reconnue par les tribunaux chinois que par le biais d’une procédure administrative ou judiciaire. Toutefois, une fois que le statut de marque notoire a été accordé à votre marque, ces droits vous offriront une protection encore plus étendue que celle accordée aux marques enregistrées. Cela vous conférera une priorité sur les tiers ayant déposé votre marque avant vous, et vous permettra également de faire opposition aux demandes de tiers, tant dans des classes identiques ou similaires que dans certaines classes de produits ou de services non similaires. Si vous avez conclu des contrats de licence ou de fabrication en Chine, veillez à ce que vos licenciés et fabricants vous envoient régulièrement des preuves de l’utilisation de vos marques en Chine afin de les conserver dans vos dossiers, car ces preuves contribueront toutes à constituer le corpus de preuves nécessaire pour obtenir le statut de marque notoire.
Enregistrement des droits au sein du GAC
Enfin, une fois que vous avez pris les mesures nécessaires pour protéger vos droits de propriété intellectuelle en Chine, il est conseillé de demander l'enregistrement de vos droits auprès de l'Administration générale des douanes (GAC) afin que celle-ci puisse surveiller les marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon exportées depuis la Chine et vous en informer. S’il s’avère que les marchandises sont contrefaites, il est alors possible, moyennant le versement d’une caution, de demander aux autorités douanières de les retenir. Si les marchandises en cause relèvent d’une contrefaçon de marque, ce que les autorités douanières peuvent facilement constater et reconnaître, celles-ci peuvent alors en disposer. Si, en revanche, les marchandises concernent une contrefaçon de brevet ou de dessin ou modèle, les autorités douanières vous demanderont généralement d’engager une procédure judiciaire devant le tribunal dans un délai imparti, pendant que vous poursuivez l’action en contrefaçon. Il est alors possible de demander au tribunal de conserver les marchandises retenues par les douanes jusqu’à ce que l’affaire ait été tranchée. Le dépôt d’une demande auprès des douanes vous permet de suivre les marchandises potentiellement contrefaites exportées de Chine vers d’autres marchés et vous donne la possibilité de prendre les mesures appropriées si nécessaire.
La Chine est souvent considérée comme un marché où il est difficile de protéger ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si vous agissez dès le début et protégez vos droits de manière exhaustive, vous vous placerez dans la meilleure position possible pour promouvoir vos droits et en tirer pleinement parti en Chine, tout en mettant un terme aux agissements des « squatteurs de marques » qui portent atteinte à la marque que vous avez mis tant d’efforts à créer.
N'hésitez pas à contacter l'auteur de cet article ou votre conseiller habituel en matière de marques si vous avez besoin d'informations complémentaires, ou à envoyer un e-mail à info@barkerbrettell.co.uk
« Le titulaire d'une marque dispose de plusieurs moyens pour faire valoir ses droits face aux squatteurs de marques. »
