이는 상표 변리사로서 우리가 너무나 자주 접하는 문제입니다. 상표권자들이 누군가가 자신의 상표를 먼저 등록함으로써 중국 시장 진출을 가로막았다는 사실을 알게 되는 경우입니다. 중국은 선출원주의 상표 제도를 운영하고 있으므로, 이러한 행위는 중국 법상 완전히 합법적입니다. 상표권자가 이러한 ‘상표 스쿼터’로부터 브랜드 소유권을 되찾기 위해 취할 수 있는 여러 가지 조치가 있지만, 이러한 조치들은 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
그러나 상표권자는 중국 내 상표 무단 점유자들에 대항해 자신의 권리를 강화하고 가능한 한 폭넓은 보호를 확보하기 위해 취할 수 있는 여러 가지 조치가 있습니다.
중국에서 상표를 등록하세요
중국을 잠재적 목표 시장으로 고려하기 시작하면, 당연히 중국에서 상표 등록을 신청해야 합니다. 다른 국가에서 최초로 상표 출원한 날짜로부터 6개월 이내의 우선권 기간 내에 있다면, 이 기간을 활용하여 중국 상표에 대해서도 동일한 선출원일을 확보하시기 바랍니다. 중국은 하위 분류 제도를 운영하고 있으므로, 상표를 등록할 때 관심 있는 분류(또는 여러 분류)의 각 하위 분류에서 한 가지 항목을 포함시켜 해당 분류 전체에 대한 권리를 확보할 것을 권장합니다. 향후 제품 범위를 다른 상품이나 서비스로 확장할 계획이라면, 해당 분류에서 상표 스쿼터가 선제적으로 출원할 수 있는 가능성을 차단하기 위해, 추가 상품이나 서비스에 대한 등록도 동시에 확보할 수 있는 조치를 취할 것을 권장합니다.
상표의 중국어 번역본을 등록하십시오
상표의 영어 버전을 등록하는 것 외에도, 상표의 중국어 번역본을 등록하는 것이 좋습니다. 일반적인 인식과는 달리, 많은 중국 소비자들은 영어를 이해하지 못하기 때문에 상표를 지칭할 때 ‘중국어 버전’을 만들어 사용합니다. 이러한 번역이 반드시 귀사가 상표와 연관되기를 바라는 올바른 의미를 담고 있는 것은 아닙니다. 또한, 상표의 영어 버전을 등록했다고 하더라도, 제3자가 상표의 중국어 번역 버전을 등록한 후 귀사가 이를 사용하는 것을 막는 것을 방지할 수는 없습니다. 따라서 아직 번역본이 없다면, 귀사의 상표에 적합한 중국어 번역본을 작성해 줄 수 있는 번역 회사의 도움을 받는 것을 권장합니다. 번역본이 확정되면, 해당 번역본을 중국에서 상표로 등록한 후, 중국 시장에서 영어 상표와 함께 이 중국어 번역본을 함께 사용하는 것이 좋습니다.
저작권 등기증명서
독특한 디자인 상표, 로고, 스타일화된 워드마크 또는 라벨을 보유하고 있다면, 해당 저작물에 대한 저작권을 중국에서 등록하는 것이 좋습니다. 중국은 저작권 등록이 가능한 몇 안 되는 국가 중 하나입니다. 해당 상표가 미술 작품에 해당하며, 귀하가 로고에 대한 저작권을 소유하고 있고, 해당 저작물이 중국 내에서 공개되어 제3자가 접근할 수 있었다는 사실을 입증할 수 있다면, 저작권 등록 증명서를 취득할 수 있습니다. 귀하의 예술 작품에 대한 저작권 등기는, 제3자가 귀하의 상표와 동일하거나 매우 유사한 상표를 채택했으나, 귀하의 상표 등록과 다른 상품 또는 서비스 분류와 관련하여 해당 도형 상표나 로고를 사용하거나 등록한 경우에 특히 유용한 수단이 될 수 있습니다. 중국 법원은 귀하의 등록된 저작권과 제3자의 상표 간 유사성을 여전히 평가하겠지만, 저작권 등록증의 발급은 저작권의 존재, 저작권이 생성된 날짜 및 저작권 소유자를 입증하는 데 강력한 수단이 될 수 있습니다.
디자인 등록
제품과 관련된 새로운 디자인, 형태, 패턴 또는 색상 조합이 있다면, 중국에서 디자인 등록을 고려해 보시는 것도 좋습니다. 중국은 세계 유수의 제조 강국 중 하나이므로, 시장에서 수많은 위조품과 모방품을 발견할 수 있다는 사실은 그리 놀라운 일이 아닐 것입니다. 그러나 디자인 등록을 통해 귀하의 권리를 강화하고 이러한 침해 디자인을 막을 수 있습니다. 이러한 보호는 2차원 및 3차원 디자인 모두에 적용되며, 출원일로부터 10년간 유효합니다. 상표권 보호와 마찬가지로, 디자인 등록은 ‘선출원주의’에 따라 부여됩니다. 다만, 중국에서 디자인 등록을 위해서는 ‘신규성’이 핵심 요건이며, 해당 디자인은 ‘출원일 이전에 국내외 대중에게 알려져서는 안’ 됩니다. 따라서 중국에서 디자인 출원을 하기 전, 해당 제품이 전 세계 어느 곳에서도 판매되거나 광고되거나 대중에게 알려진 적이 없어야 하며, 그렇지 않을 경우 등록은 무효가 됩니다. 다만, 중국 출원일 전 6개월 이내에 다른 지역에서 해당 디자인에 대한 출원이 이루어진 경우에는 예외가 적용됩니다. 이 선출원일은 ‘우선권일’로 간주되며, 따라서 이 6개월 기간 내의 광고 및 판매는 중국 내 디자인 출원 목적상 신규성을 훼손하지 않습니다.
사용 증거 및 기록
상표, 저작권 및 디자인 보호를 통해 등록된 권리를 확보하는 것 외에도, 중국 내 사용 내역을 상세히 기록해 두는 것이 중요합니다. 많은 기업들이 수년 동안 중국에서 상표와 디자인을 사용해 왔음에도 불구하고, 이를 입증할 수 있는 상세한 기록과 증거를 제대로 보관하지 못한 경우가 많습니다. 그러나 중국 내에서 상표와 디자인을 장기간에 걸쳐 광범위하게 사용하면 ‘유명 상표’ 지위를 획득하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 상표 스쿼터에 대항하는 또 다른 강력한 수단이 됩니다. 유명 상표는 중국 법원을 통해 행정 절차나 사법 절차를 거쳐야만 인정받을 수 있습니다. 하지만 일단 상표에 ‘유명상표’ 지위가 부여되면, 이러한 권리는 등록상표에 부여되는 보호보다 훨씬 더 광범위한 보호를 제공합니다. 이는 귀하보다 먼저 해당 상표를 출원한 제3자에 대해 우선권을 부여할 뿐만 아니라, 동일하거나 유사한 상품·서비스 분류는 물론 일부 상이한 분류의 상품·서비스에 대해서도 제3자의 출원을 차단할 수 있게 해줍니다. 중국에서 라이선스 계약이나 제조 계약을 체결한 경우, 라이선스 수취인 및 제조업체가 중국 내 상표 사용 증빙 자료를 정기적으로 귀하에게 송부하여 기록으로 보관하도록 하십시오. 이러한 증빙 자료는 모두 유명 상표 지위를 확보하는 데 필요한 충분한 증거를 축적하는 데 도움이 될 것입니다.
GAC 내 권리 등기
마지막으로, 중국 내에서 지적재산권을 보호하기 위한 조치를 취한 후에는, 중국 세관총국(GAC)에 권리 등록을 신청하는 것이 좋습니다. 이를 통해 세관 당국이 중국에서 수출되는 잠재적 침해 상품을 감시하고, 해당 사실을 귀하에게 통지할 수 있게 됩니다. 해당 물품이 위조품으로 판명될 경우, 보증금을 납부하는 조건으로 세관 당국에 물품의 압류를 요청할 수 있습니다. 해당 물품이 상표권 침해와 관련된 것으로, 세관 당국이 이를 쉽게 판단하고 인지할 수 있는 경우, 세관 당국은 해당 물품을 처분할 수 있습니다. 그러나 해당 상품이 특허권 또는 디자인권 침해와 관련된 경우, 세관 당국은 일반적으로 귀하가 침해에 대한 조치를 취하는 동안 정해진 기한 내에 법원에 소송 절차를 제기할 것을 요청합니다. 이 경우, 소송이 종결될 때까지 세관이 압류한 상품을 보존해 줄 것을 법원에 요청할 수 있습니다. 세관 신청을 통해 중국에서 다른 시장으로 수출되는 잠재적 침해 상품을 추적할 수 있으며, 필요한 경우 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
중국은 종종 지적재산권을 보호하기 어려운 시장으로 여겨지곤 합니다. 하지만 조기에 대응하여 권리를 폭넓게 보호한다면, 중국에서 권리를 적극적으로 홍보하고 그 성과를 거둘 수 있는 가장 유리한 입지를 확보할 수 있을 뿐만 아니라, 여러분이 그토록 애써 구축한 브랜드를 침해하는 상표 스쿼터들의 행태도 막을 수 있게 될 것입니다.
추가 정보가 필요하시면 주저하지 마시고 이 기사의 저자나 평소 이용하시는 상표 전문 변호사에게 문의하시거나, info@barkerbrettell.co.uk으로 이메일을 보내주십시오.
“상표권자는 상표 도용자에 대항하여 자신의 권리를 강화하기 위해 취할 수 있는 여러 가지 조치가 있습니다.”
