Hänskjutande till EPO:s utvidgade nämnd rörande ändringar i beskrivningen

Under de senaste åren har frågan om huruvida beskrivningen i ett europeiskt patent eller en europeisk patentansökan bör ändras för att överensstämma med eventuella ändringar i patentkraven varit ett ganska omdiskuterat ämne. Europeiska patentverket (EPO) har fortsatt att hävda att beskrivningen ska överensstämma fullständigt med patentkraven, vilket leder till att granskarna ibland kräver omfattande ändringar innan en ansökan kan beviljas eller, under invändningsförfaranden, innan ett patent kan upprätthållas i sin ändrade form. Patentsökande och ombud har klagat på att sådana ändringar inte är nödvändiga och att de ökar bördan för att få en ansökan beviljad av EPO. Praxis vid EPO har dock förblivit oförändrad trots att vissa nyligen fattade beslut från överklagandenämnderna går emot den nuvarande praxisen. Frågan når nu äntligen sin kulmen genom att ärendet har hänskjutits till den utvidgade överklagandenämnden för att avgöra om sådana ändringar faktiskt är nödvändiga.

Det aktuella målet, T 697/22, avser ett patent som var föremål för invändning och som därefter upprätthölls i ändrad form av invändningsavdelningen. Båda parter överklagade, och efter överklagandeförfarandet beslutade kammaren att de anspråk som fanns i akten enligt ett hjälpyrkande var godtagbara. På grund av de ändringar som gjorts i anspråken förelåg dock en inkonsekvens med delar av beskrivningen, där vissa av de anspråkade egenskaperna beskrevs som valfria. Utifrån det material som då fanns i akten måste överklagandenämnden avgöra om denna inkonsekvens stred mot kravet i artikel 84 i EPC att patentkraven ska vara ”tydliga och koncisa samt stödjas av beskrivningen”. Överklagandenämnden behövde därför avgöra om denna inkonsekvens gjorde det subsidiära yrkandet godtagbart eller inte.

Styrelsen granskade den befintliga rättspraxis från överklagandenämnderna och konstaterade att vissa beslut gick i riktning mot att anpassa beskrivningen till kraven, medan andra inte gjorde det. Detta ledde till två rättspraxislinjer som tydligt skilde sig åt.

Enligt den första rättspraxislinjen krävdes en anpassning av beskrivningen när ändringar i patentkraven medförde inkonsekvenser. Det vägledande målet i detta avseende identifierades som T 1024/18, där det angavs: ”Enligt överklagandenämndernas sedan länge etablerade rättspraxis har [artikel 84] tolkats så att hela beskrivningen måste vara förenlig med alla patentkrav som anses uppfylla kraven i EPC.” Detta resonemang följdes av ett stort antal andra beslut. I samtliga dessa beslut var den gemensamma grundprincipen att det fanns en rättslig grund som krävde att beskrivningen skulle vara samstämmig med de ändrade kraven. Detta innebar vanligtvis tillämpning av artikel 84, i vissa fall i kombination med andra bestämmelser eller mer allmänt med den europeiska patentkonventionen i sin helhet.

Enligt den andra rättsliga linjen, som hade utvecklats mer nyligen, fanns det ingen rättslig grund för att avslå en patentansökan om det förelåg en motsägelse mellan eventuella ändrade patentkrav och beskrivningen. Denna rättsliga linje inleddes av T 1989/18, och följdes senast och mest framträdande av T 56/21 (sammanfattat och kommenterat av oss här). Enligt denna rättspraxis var eventuella inkonsekvenser mellan kraven och beskrivningen enbart sökandens ansvar. I T 1989/18 fastställdes till exempel att om kraven i sig var tydliga, påverkades inte deras tydlighet av att beskrivningen innehöll ämnen som inte omfattades av kraven, medan överinstanserna i T 2194/19 och T 56/21 avvisade artikel 84 och alla andra bestämmelser som grund för anpassning av beskrivningen.

Styrelsen hänvisade även till ett nyligen fattat UPC-beslut från Sverige (AGFA NV mot Gucci Sweden AB), där man fann att även om beskrivningen alltid bör beaktas vid tolkningen av patentkraven (vilket numera även är ett krav vid EPO enligt G 1/24, vilket vi har kommenterat här), utgjorde en uppenbar inkonsekvens mellan patentkraven och beskrivningen inte ett hinder för att upprätthålla ett patent med en bredare beskrivning än ett mer begränsat patentkrav. En patentinnehavare kunde dock inte åberopa en sådan inkonsekvens för att tolka ett begränsat patentkrav.

För att lösa den kvarstående frågan beslutade styrelsen att följande frågor skulle hänskjutas till den utökade styrelsen:

1. Om kraven i ett europeiskt patent ändras under ett invändningsförfarande eller ett överklagandeförfarande avseende invändning, och ändringen medför en inkonsekvens mellan de ändrade kraven och patentbeskrivningen, är det då nödvändigt – för att uppfylla kraven i EPC – att anpassa beskrivningen till de ändrade kraven för att undanröja inkonsekvensen?
2. Om den första frågan besvaras jakande, vilka krav i EPC kräver en sådan anpassning?
3. Skulle svaret på frågorna 1 och 2 bli ett annat om kraven i en europeisk patentansökan ändras under granskningsförfarandet eller överklagandeförfarandet avseende granskningen, och ändringen medför en inkonsekvens mellan de ändrade kraven och beskrivningen i patentansökan?

Nämnden fann att ett svar på fråga 1 var nödvändigt för att avgöra om det aktuella patentet kunde beviljas eller inte, och att det var nödvändigt för att lösa den uppenbara oenigheten i de divergerande rättspraxislinjerna. Ett svar på fråga 2 var nödvändigt för att, om ett sådant krav förelåg, fastställa vilken rättslig grund som gällde. Slutligen var ett svar på fråga 3 nödvändigt eftersom samma fråga skulle uppkomma under granskningsförfarandet.

Sammanfattningsvis kommer vi nu äntligen att få möjlighet att ta reda på om EPO:s nuvarande praxis, som innebär att sökande åläggs att ändra beskrivningen, är korrekt eller inte. Det kommer dock sannolikt att ta en viss tid för den utvidgade kammaren att avgöra frågan. Vi räknar inte med att ett slutgiltigt beslut kommer förrän nästa år. Under tiden kan ni, för ytterligare rådgivning om hur ni ska hantera frågor som rör ändringar av beskrivningen vid EPO, vända er till er vanliga ombud hos Barker Brettell eller till författaren till denna artikel.