Saisine de la Grande Chambre de recours de l'OEB concernant des modifications apportées à la description

Au cours des dernières années, la question de savoir si la description d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen doit être modifiée pour être cohérente avec les modifications apportées aux revendications a fait l’objet de vifs débats. L’Office européen des brevets (OEB) a toujours maintenu que la description devait être entièrement cohérente avec les revendications, ce qui conduit parfois les examinateurs à exiger des modifications importantes avant qu’une demande puisse être délivrée ou, dans le cadre d’une procédure d’opposition, qu’un brevet puisse être maintenu tel que modifié. Les demandeurs de brevet et les conseils en brevets se sont plaints du fait que ces modifications ne sont pas nécessaires et alourdissent la charge que représente l’obtention d’un brevet délivré par l’OEB. La pratique de l’OEB est toutefois restée inchangée, malgré certaines décisions récentes des chambres de recours allant à l’encontre de la pratique actuelle. La question arrive désormais à son paroxysme, puisqu’un renvoi a été adressé à la Grande Chambre de recours afin qu’elle se prononce sur la nécessité effective de ces modifications.

L’affaire en question, T 697/22, concerne un brevet qui a fait l’objet d’une opposition puis a été maintenu sous une forme modifiée par la division d’opposition. Les deux parties ont formé un recours et, à l’issue de la procédure de recours, la chambre a décidé que les revendications figurant au dossier, telles qu’elles ressortaient d’une requête subsidiaire, étaient admissibles. Toutefois, en raison des modifications apportées aux revendications, il existait une incohérence avec certaines parties de la description qui présentaient certaines caractéristiques revendiquées comme étant facultatives. Sur la base des éléments alors versés au dossier, la Chambre devait déterminer si cette incohérence enfreignait l’exigence de l’article 84 de la CBE selon laquelle les revendications doivent « être claires et concises et être étayées par la description ». La Chambre devait donc décider si cette incohérence rendait la requête subsidiaire recevable ou non.

La Chambre a examiné la jurisprudence existante des chambres de recours et a constaté que certaines décisions allaient dans le sens d'un alignement de la description sur les revendications, tandis que d'autres ne le faisaient pas. Il en a résulté deux courants jurisprudentiels clairement divergents.

Selon la première ligne de jurisprudence, une adaptation de la description était nécessaire lorsque les modifications apportées aux revendications entraînaient des incohérences. L’arrêt de référence en la matière a été identifié comme étant T 1024/18, qui stipulait : « Selon une jurisprudence bien établie des chambres de recours, [l’article 84] a été interprété comme exigeant que l’ensemble de la description soit cohérent avec toute revendication jugée conforme aux exigences de la CBE. » Ce raisonnement a été suivi par de nombreuses autres décisions. Dans toutes ces décisions, le principe sous-jacent commun était qu’il existait une base juridique exigeant que la description soit cohérente avec les revendications modifiées. Cela impliquait généralement l’application de l’article 84, dans certains cas en combinaison avec d’autres dispositions ou, plus généralement, avec la Convention sur le brevet européen dans son ensemble.

Selon la deuxième ligne jurisprudentielle, qui s'était développée plus récemment, il n'existait aucun fondement juridique permettant de rejeter une demande de brevet en cas d'incohérence entre des revendications modifiées et la description. Cette ligne jurisprudentielle a été inaugurée par l'arrêt T 1989/18, et a été récemment confirmée de manière marquante par l’affaire T 56/21 (que nous avons résumée et commentée ici). Selon cette ligne jurisprudentielle, toute incohérence entre les revendications et la description relevait de la seule responsabilité du demandeur. L’affaire T 1989/18 a par exemple conclu que, si les revendications étaient claires en elles-mêmes, leur clarté n’était pas affectée par le fait que la description contenait des éléments non revendiqués, tandis que les chambres dans les affaires T 2194/19 et T 56/21 ont rejeté l’article 84 et toute autre disposition comme fondement pour l’adaptation de la description.

Le Conseil a également fait référence à une décision récente de l'UPC rendue en Suède (AGFA NV c. Gucci Sweden AB), qui a estimé que, bien qu’il faille toujours se référer à la description pour interpréter les revendications (ce qui est désormais également une exigence de l’OEB suite à la décision G 1/24, sur laquelle nous sommes revenus ici), une incohérence apparente entre les revendications et la description ne constituait pas un obstacle à la maintien d’un brevet dont la description était plus large qu’une revendication plus restreinte. Un titulaire de brevet ne pouvait toutefois pas s’appuyer sur une telle incohérence pour interpréter une revendication restreinte.

Afin de régler la question en suspens, la Chambre a décidé que les questions suivantes devaient être soumises à la Grande Chambre :

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure d'opposition ou d'un recours contre une décision d'opposition, et que cette modification entraîne une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour se conformer aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées afin de lever cette incohérence ?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, quelle(s) disposition(s) de la CBE impose(nt) une telle adaptation ?
3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen étaient modifiées au cours de la procédure d'examen ou de la procédure de recours contre l'examen, et si cette modification entraînait une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?

La Chambre a estimé qu’il était nécessaire de répondre à la première question pour déterminer si le brevet en cause était recevable ou non, et que cette réponse était indispensable pour lever le désaccord manifeste entre les courants divergents de la jurisprudence. Il fallait répondre à la deuxième question pour déterminer, dans l’hypothèse où une telle exigence existerait, quel en était le fondement juridique. Enfin, il fallait répondre à la troisième question car la même question se poserait au cours de la procédure d’examen.

En résumé, nous allons enfin avoir l’occasion de déterminer si la pratique actuelle de l’OEB, qui impose aux demandeurs de modifier la description, est justifiée ou non. Il faudra toutefois probablement un certain temps à la Chambre élargie pour se prononcer sur cette question. Nous ne nous attendons pas à ce qu’une décision définitive soit rendue avant l’année prochaine. En attendant, pour tout conseil complémentaire sur la manière de gérer les questions relatives aux modifications de la description auprès de l’OEB, veuillez contacter votre conseil habituel chez Barker Brettell ou l’auteur de cet article.