明細書の補正に関する欧州特許庁（EPO）拡大審判部への付託

ここ数年、欧州特許または出願の明細書を、請求項への修正と整合させるために修正すべきかどうかという問題は、ある種の注目を集める話題となっている。欧州特許庁（EPO）の立場は、明細書は請求項と完全に整合していなければならないというものであり、その結果、審査官は、出願が許可される前、あるいは異議申立手続において、修正後の特許を維持するために、時には大幅な修正を要求することがある。特許出願人や弁理士からは、こうした修正は不必要であり、EPOによる特許の付与を得るための負担を増大させているとの不満の声が上がっている。しかし、最近、上訴審議会による現行の慣行に異議を唱える決定がいくつか出されたにもかかわらず、EPOの慣行は変わっていない。この問題は現在、こうした修正が実際に必要かどうかを判断するため、拡大上訴審議会への付託が行われたことで、ついに決着の段階を迎えつつある。

本件（T 697/22）は、異議申立てを受けた後、異議審理部によって補正された形で維持された特許に関するものである。両当事者が上訴し、上訴手続を経て、審判部は、補助請求に基づく記録上の請求項が許容可能であると判断した。しかし、請求項への補正により、特定の請求項の特徴を任意のものとして記述している明細書の一部との間に不整合が生じていた。当時提出されていた資料に基づき、審判部は、この不整合が、クレームが「明確かつ簡潔であり、明細書によって裏付けられなければならない」 とする欧州特許条約（EPC）第84条の要件に違反するかどうかを判断しなければならなかった。したがって、審判部は、この不整合によって補助請求が許容されるか否かを判断する必要があった。

審議会は、上訴審議会による既存の判例を検討した結果、明細書を請求項と整合させることを支持する決定もあれば、そうでない決定もあることが判明した。これにより、明らかに分岐した2つの判例の流れが生じた。

判例の第一の立場によれば、請求項の補正によって説明との間に不整合が生じた場合には、説明の修正が必要とされていた。この点に関する代表的な判例として、以下のものが挙げられた。 T 1024/18であり、同判決では次のように述べられている。「審判部の長年にわたる判例によれば、[第84条]は、EPCの要件を満たすと認められた請求項のすべてと、明細書全体が整合していなければならないと解釈されてきた。」この理屈は、その後数多くの他の決定でも踏襲された。これらすべての決定において、共通する根本的な原則は、明細書が補正後の請求項と整合していなければならないことを求める法的根拠が存在するという点であった。これには通常、第84条の適用が含まれ、場合によっては他の規定と組み合わせて、あるいはより一般的には欧州特許条約（EPC）全体に基づいて適用されることもあった。

より最近確立された第2の判例法の流れによれば、補正された請求項と明細書との間に不一致があったとしても、特許出願を拒絶する法的根拠はないとされた。この判例法の流れは、以下の判決によって始まった。 T 1989/18事件によって打ち立てられ、最も最近かつ顕著な判例として T 56/21 （当方による要約および解説はこちら）が挙げられる。この判例法の流れによれば、請求範囲と明細書との間のいかなる不整合も、出願人の単独の責任とされた。例えば、T 1989/18では、請求項自体が明確である限り、その明確性は、請求されていない事項を含む明細書によって影響を受けないとの判断が下された。一方、T 2194/19およびT 56/21における審判部は、明細書の修正の根拠として第84条およびその他の規定を退けた。

理事会はまた、スウェーデンにおけるUPCの最近の判決（AGFA NV 対 Gucci Sweden AB）に言及した。同判決では、クレームを解釈する際には常に明細書を参照すべきである（これは、当方がここで 論じたG 1/24に従い、現在ではEPOにおいても要件となっている）ものの、クレームと明細書との間に明らかな不整合があったとしても、より限定的なクレームよりも広範な明細書を含む特許の維持を妨げるものではないと判示された。ただし、特許権者は、限定的なクレームを解釈する際に、そのような不整合を根拠とすることはできない。

未解決の問題を解決するため、理事会は、以下の質問を拡大理事会に付託する必要があるとの決定を下した。

欧州特許の請求項が異議申立手続または異議申立に対する上訴手続の過程で補正され、その補正によって補正後の請求項と特許明細書との間に不整合が生じた場合、EPCの要件を満たすためには、その不整合を解消するよう、明細書を補正後の請求項に合わせて修正する必要があるか。
最初の質問に対する答えが「はい」である場合、EPCのどの要件がそのような適応を必要とするのでしょうか？
欧州特許出願の請求項が審査手続または審査不服申立手続の過程で補正され、その補正によって補正後の請求項と特許出願の明細書との間に不整合が生じた場合、質問1および2に対する答えは異なることになるでしょうか。

審議会は、当該特許が許容されるか否かを判断するためには質問1に対する回答が必要であり、また、相反する判例法の流れに見られる明らかな意見の相違を解決するためにも必要であると認めた。質問2に対する回答は、そのような要件が存在する場合、その法的根拠が何であるかを判断するために必要であった。最後に、質問3に対する回答が必要であったのは、審査手続きの過程でも同様の問題が生じるためである。

要約すると、EPOが現在、出願人に対して明細書の補正を求めている慣行が正しいかどうか、ついに判断が下されることになります。ただし、拡大審判部による判断には、ある程度の時間がかかるものと見られます。最終的な決定が下されるのは来年になるものと予想されます。それまでの間、EPOにおける明細書の補正に関連する問題への対応についてさらにアドバイスが必要な場合は、普段お取引いただいているバーカー・ブレテル（Barker Brettell）の弁理士、または本記事の著者までお問い合わせください。