명세서 수정과 관련된 유럽특허청(EPO) 확대심판위원회 회부

지난 몇 년간, 청구항에 대한 수정 사항과 일관성을 유지하기 위해 유럽 특허 또는 출원의 명세서를 수정해야 하는지 여부는 다소 뜨거운 논쟁거리였습니다. 유럽특허청(EPO)은 명세서가 청구항과 완전히 일관되어야 한다는 입장을 고수해 왔으며, 이로 인해 심사관은 출원이 등록되거나, 이의신청 절차 중에 수정된 형태로 특허가 유지되기 전에 때로는 광범위한 수정을 요구하기도 합니다. 특허 출원인과 변리사들은 이러한 수정이 불필요하며, EPO로부터 특허를 취득하는 데 부담을 가중시킨다고 불만을 제기해 왔다. 그러나 최근 항소심위원회에서 현행 관행에 반대하는 판결이 몇 건 나왔음에도 불구하고, EPO의 관행은 변함없이 유지되어 왔다. 이제 이러한 수정이 실제로 필요한지 여부에 대한 결정을 내리기 위해 확대항소심위원회에 회부됨에 따라, 이 문제는 마침내 결정적인 국면에 접어들고 있다.

본 사건( T 697/22)은 이의를 제기받은 후 이의신청부(Opposition Division)에 의해 수정된 형태로 유지된 특허와 관련되어 있다. 양 당사자 모두 항소를 제기하였고, 항소 절차에 이어 심판부는 보조청구항에 따른 청구항이 허용 가능하다고 결정했다. 그러나 청구항에 대한 수정으로 인해, 특정 청구된 특징을 선택 사항으로 기술한 명세서의 일부와 불일치가 존재했다. 당시 제출된 자료를 바탕으로, 심판부는 이러한 불일치가 청구항이 “명확하고 간결하며 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다”는 유럽특허협약(EPC) 제84조의 요건을 위반하는지 여부를 판단해야 했다 . 따라서 심판부는 이 불일치로 인해 보조청구가 허용 가능한지 여부를 결정해야 했다.

위원회는 항소위원회의 기존 판례를 검토한 결과, 일부 결정은 명세서를 청구항과 일치시키는 데 찬성하는 반면, 다른 결정들은 그렇지 않다는 사실을 확인했다. 이로 인해 두 가지 판례 흐름이 뚜렷이 갈리게 되었다.

판례의 첫 번째 원칙에 따르면, 청구항의 수정으로 인해 불일치가 발생할 경우 명세서의 수정이 필요했다. 이에 관한 대표 판례는 다음과 같이 확인되었다. T 1024/18로, 이 판결은 다음과 같이 명시하고 있다. “상소위원회의 오랫동안 확립된 판례에 따르면, [제84조]는 설명 전체가 EPC의 요건을 충족하는 것으로 인정된 모든 청구항과 일관성을 가져야 한다고 해석되어 왔다.” 이러한 논리는 수많은 다른 판결에서도 따르고 있다. 이 모든 결정에서 공통적으로 깔려 있는 원칙은, 명세서가 수정된 청구항과 일관성을 가져야 한다는 법적 근거가 존재한다는 것이었다. 이는 일반적으로 제84조의 적용을 수반했으며, 경우에 따라 다른 조항과 결합되거나 더 광범위하게는 유럽특허협약(EPC) 전체에 적용되기도 했다.

최근에 형성된 두 번째 판례 흐름에 따르면, 수정된 청구항과 명세서 사이에 불일치가 있다고 하더라도 특허 출원을 거절할 법적 근거는 없었다. 이 판례 흐름은 다음 사건에서 시작되었다. T 1989/18사건에서 시작되었으며, 가장 최근에 그리고 두드러지게 이를 따르며 인용된 사례는 T 56/21 사건이 가장 최근에 두드러지게 이어받았습니다( 본문에서 요약 및 해설). 이 판례 흐름에 따르면, 청구항과 명세서 간의 불일치는 전적으로 출원인의 책임으로 간주됩니다. 예를 들어, T 1989/18 사건에서는 청구항 자체가 명확하다면, 청구되지 않은 내용을 포함하는 명세서에도 불구하고 그 명확성이 영향을 받지 않는다고 판시한 반면, T 2194/19 및 T 56/21 사건의 심판부는 명세서 수정의 근거로서 제84조 및 기타 어떠한 조항도 인정하지 않았습니다.

이사회는 또한 스웨덴의 최근 UPC 판결(AGFA NV 대 Gucci Sweden AB)을 인용했는데, 이 판결에서는 청구항을 해석할 때 항상 명세서를 참조해야 한다는 점(이는 G 1/24 결정에 따라 현재 EPO에서도 요구되는 사항이며, 이에 대해서는 본 블로그에서 논평한 바 있음)을 전제로 하더라도, 청구항과 명세서 간의 명백한 불일치가 더 제한적인 청구항보다 더 광범위한 명세서를 가진 특허의 유지를 방해하는 요인은 아니라고 판시했다. 다만, 특허권자는 제한적인 청구항을 해석할 때 이러한 불일치를 근거로 삼을 수는 없다.

미해결 문제를 해결하기 위해, 이사회는 다음 질문들을 확대이사회에 회부해야 한다고 결정했다:

1. 유럽 특허의 청구항이 이의신청 절차 또는 이의신청 항소 절차 중에 수정되었고, 그 수정으로 인해 수정된 청구항과 특허 명세서 사이에 불일치가 발생한 경우, EPC의 요건을 준수하기 위해 명세서를 수정된 청구항에 맞춰 수정하여 해당 불일치를 해소해야 하는가?
2. 첫 번째 질문에 대한 답이 ‘예’인 경우, 유럽 특허 협약(EPC)의 어떤 요건이 그러한 조정을 필요로 하는가?
3. 심사 절차 또는 심사 불복 절차 중에 유럽 특허 출원의 청구항이 수정되고, 그 수정으로 인해 수정된 청구항과 특허 출원의 명세서 사이에 불일치가 발생하는 경우, 제1문항과 제2문항에 대한 답은 달라지겠습니까?

심판부는 해당 특허가 허가 가능한지 여부를 판단하기 위해서는 제1문에 대한 답변이 필요하며, 상반된 판례 간에 존재하는 명백한 의견 차이를 해소하기 위해서도 이 답변이 필수적이라고 판단했다. 제2문에 대한 답변은, 만일 그러한 요건이 존재한다면 그 법적 근거가 무엇인지 판단하기 위해 필요했다. 마지막으로, 심사 절차 중에도 동일한 문제가 제기될 것이므로 제3문에 대한 답변이 필요했다.

요약하자면, 이제 드디어 EPO가 출원인에게 명세서 수정을 요구하는 현재의 관행이 타당한지 여부를 확인할 기회가 생겼습니다. 다만, 확대심판위원회가 이 문제를 해결하는 데는 다소 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 최종 결정이 내려지기까지는 내년까지 기다려야 할 것으로 보입니다. 그동안 EPO에서 설명서 수정과 관련된 문제를 어떻게 처리해야 할지에 대한 추가 조언이 필요하시면, 평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변리사나 본 기사의 저자에게 문의해 주시기 바랍니다.