在过去几年里，关于欧洲专利或专利申请的说明书是否应进行修改以与权利要求中的任何修改保持一致的问题，一直是一个颇受关注的热点话题。欧洲专利局（EPO）的立场始终是：说明书应与权利要求完全一致，这导致审查员有时会要求申请人进行大范围的修改，才能使申请获得授权，或者在异议程序中，才能使专利以修改后的形式维持有效。 专利申请人及代理人对此提出异议，认为此类修改并非必要，且增加了向欧洲专利局获得授权的负担。然而，尽管上诉委员会近期作出了一些与现行做法相悖的裁决，欧洲专利局的实践仍未改变。随着该问题被提交至扩大上诉委员会，以裁决此类修改是否确有必要，这一争议如今终于迎来了关键时刻。
本案（T 697/22）涉及一项曾遭异议、随后由异议部门以修改后形式维持的专利。双方均提起上诉，经上诉程序后，上诉委员会裁定，根据辅助请求提交的权利要求可予授权。然而，由于对权利要求进行了修改，导致其与说明书中将某些权利要求特征描述为可选内容的部分存在不一致。 基于当时案卷中的材料，合议组必须裁定该不一致之处是否违反了《欧洲专利公约》第84条关于“权利要求必须清晰、简明并得到说明书的支持”的要求。因此，合议组需要裁定该不一致之处是否导致该从属请求可获准。
委员会审查了上诉委员会现有的判例法，发现有些裁决支持将说明书与权利要求保持一致，而有些则不支持。这导致了两种明显相左的判例法流派。
根据判例法的第一条原则，当权利要求书的修改导致描述内容出现不一致时，必须对说明书进行相应调整。关于此问题的代表性判例被确定为 T 1024/18，该案指出：“根据上诉委员会长期确立的判例法，[第84条]被解释为要求说明书的全部内容必须与任何被认定符合《欧洲专利公约》（EPC）要求的权利要求保持一致。”此后，众多其他裁决均遵循了这一推理。 在所有这些裁决中，其共同的基本原则是：存在法律依据要求说明书与修改后的权利要求保持一致。这通常涉及第84条的适用，在某些情况下会与其他条款结合适用，或者更广泛地适用于《欧洲专利公约》的整体规定。
根据较晚形成的一条判例法，如果任何修改后的权利要求与说明书之间存在不一致，则拒绝专利申请并无法律依据。这一判例法由 T 1989/18案，最近且最具代表性的遵循案例是 T 56/21案（我们在此进行了摘要和评注）。根据这一判例法，权利要求与说明书之间的任何不一致均应由申请人独自承担责任。 （我们在此对其进行了总结和评述）。根据这一判例法，权利要求与说明书之间的任何不一致均应由申请人独自承担责任。 例如，T 1989/18案认定，如果权利要求本身清晰明确，则即使说明书包含未主张的主题内容，也不会影响其清晰性；而T 2194/19案和T 56/21案的合议组则驳回了以第84条及其他任何条款作为修改说明书依据的主张。
董事会还提到了瑞典统一专利法院（UPC）最近的一项裁决（AGFA NV 诉 Gucci Sweden AB），该裁决指出，尽管在解释权利要求时应始终参照说明书（根据G 1/24号决定，这现已成为欧洲专利局（EPO）的要求，我们曾在此处对此进行过评论），但权利要求与说明书之间存在的表面不一致，并不妨碍维持一项说明书范围比权利要求更宽的专利。然而，专利权人不得以此类不一致为由来解释范围较窄的权利要求。
为了解决这一悬而未决的问题，董事会决定将以下问题提交扩大董事会审议：
- 如果欧洲专利的权利要求在异议程序或异议上诉程序中被修改，且该修改导致修改后的权利要求与专利说明书之间出现不一致，为了符合《欧洲专利公约》（EPC）的要求，是否必须将说明书调整为与修改后的权利要求相一致，从而消除这种不一致？
- 如果对第一个问题的回答是肯定的，那么《欧洲专利公约》（EPC）中的哪项（或哪些）要求需要进行此类调整？
- 如果在审查程序或审查上诉程序中对欧洲专利申请的权利要求进行了修改，且该修改导致修改后的权利要求与专利申请的说明书之间存在不一致，那么问题1和问题2的答案是否会有所不同？
委员会认为，需要对问题1作出答复，以确定涉案专利是否可获授权，且此举对于解决不同判例法体系中存在的明显分歧也是必要的。需要对问题2作出答复，以确定如果存在此类要求，其法律依据是什么。最后，需要对问题3作出答复，因为在审查程序中也会出现同样的问题。
总而言之，我们现在终于有机会弄清楚，欧洲专利局（EPO）目前要求申请人修改说明书的做法是否正确。不过，扩大合议组要解决这一问题可能还需要一些时间。 预计最终裁决要到明年才会出台。在此期间，如需就如何处理欧洲专利局（EPO）中与说明书修改相关的问题获取进一步建议，请联系您惯常合作的Barker Brettell专利代理人或本文作者。
“专利申请人和专利代理人抱怨称，此类修改既无必要，又增加了向欧洲专利局（EPO）申请获批的负担”
