G 1/23 – Att blunda för det uppenbara: kan en fackman blunda för den kända tekniken som han eller hon har till hands?

EPO:s utvidgade överklagandenämnd (EBA) har meddelat sitt beslut i ärende G 1/23,vilket ger både ombud, patentinnehavare och tredje parter ytterligare klarhet om vad det innebär att en produkt ”släpps ut på marknaden”.

Bakgrund 

Det hänskjutna avgörandet (T 438/19) gällde uppfinningshöjden hos ett inkapslingsmaterial för en solcell, där den närmaste kända tekniken konstaterades vara en komplex polymerprodukt (”polymeren”) som fanns tillgänglig på marknaden. Invändaren och patentinnehavaren var överens om att polymeren var kommersiellt tillgänglig, att den exakta tillverkningsmetoden för polymeren inte var allmänt känd och att det inte är enkelt att reproducera en komplex polymer.

Motparten hävdade att polymeren nödvändigtvis ingick i teknikens ståndpunkt enligt artikel 54.2 i EPC, eftersom den fanns på marknaden. I artikel 54.2 i EPC anges att ”Teknikens ståndpunkt ska anses omfatta allt som har gjorts tillgängligt för allmänheten genom en skriftlig eller muntlig beskrivning, genom användning eller på något annat sätt före dagen för inlämnandet av den europeiska patentansökan”.

Å andra sidan hävdade innehavaren att polymeren inte ingick i teknikens ståndpunkt eftersom den inte skulle ha kunnat reproduceras av en fackman. Innehavaren hänvisade till det tidigare EBA-beslutet G 1/92, i vilket ett ”krav på reproducerbarhet” fastställdes för produkter som hade gjorts allmänt tillgängliga – ”En produkts kemiska sammansättning ingår i teknikens ståndpunkt när produkten som sådan är tillgänglig för allmänheten och kan analyseras och reproduceras av en fackman”.

Följaktligen beslutade den hänskjutande kammaren att det var nödvändigt att ställa frågor till EBA angående detta krav på reproducerbarhet. Detta skulle avgöra om polymeren ingick i teknikens ståndpunkt, vilket i sin tur skulle påverka patentets uppfinningshöjd.

Krav på ”reproducerbarhet”

Nämnden som fattade det hänvisande beslutet ansåg att, sedan kravet på reproducerbarhet infördes i G 1/92, hade den efterföljande rättspraxisen utvecklats i två olika riktningar med två alternativa tolkningar:

i) en produkt som finns på marknaden men som inte går att reproducera utesluts helt och hållet från att ingå i teknikens ståndpunkt;

ii) En produkt som finns på marknaden men som inte går att reproducera kan ingå i den aktuella tekniska utvecklingsnivån, men dess sammansättning kan inte det.

I detta beslut avvisade EBA bestämt båda dessa tolkningar, med motiveringen att ”båda leder till ett uppenbart absurt resultat” (punkt 72 i beslutet).  Den första tolkningen skulle leda till ett ohållbart resultat där en fackman skulle kunna hålla en produkt i handen men helt ignorera den eftersom han eller hon inte kunde reproducera den. Genom att driva innehavarens logik till sin yttersta spets, till exempel när det gäller en produkt som råolja, drog EBA slutsatsen att ”det inte finns några produkter på jorden som i slutändan inte bygger på material som i sig inte kan reproduceras. […] de enklaste föreningarna består av ett fåtal kemiska grundämnen, och kemiska grundämnen kan inte reproduceras i den meningen att de byggs upp av (eller reduceras från) andra (i sig själva ”reproducerbara”) material” (beslutspunkt 60). EBA avfärdade den andra tolkningen på samma sätt och konstaterade att ”varje material har en kemisk sammansättning som man vet existerar även om den inte har analyserats och därmed inte har fastställts” (punkt 69 i beslutet).

Mot bakgrund av dessa slutsatser beslutade EBA att det var nödvändigt att genomföra en grundläggande omformulering av reproducerbarhetskraven i G 1/92 (beslutspunkterna 73–75).

I stället för att tolka reproducerbarhet som en fackmans förmåga att tillverka produkten utifrån utgångsmaterial måste detta krav tolkas i vidare bemärkelse – ”en fackmans förmåga att skaffa och inneha den fysiska produkten”. För en produkt som har gjorts allmänt tillgänglig (t.ex. släppts ut på marknaden) är detta krav automatiskt uppfyllt. En fackman kan skaffa den fysiska produkten genom att helt enkelt köpa den eller på annat sätt förvärva den.

Därför är det ”krav på reproducerbarhet” som fastställdes i G 1/92 överflödigt. Svaret i G 1/92 bör istället tolkas som:

”En produkts kemiska sammansättning ingår i den aktuella tekniska kunskapsnivån när produkten i sig är tillgänglig för allmänheten och kan analyseras av en fackman, oavsett om det finns särskilda skäl att analysera sammansättningen eller inte.”

Resultat

I rubrikerna till detta beslut anges följande:

1. En produkt som har släppts ut på marknaden före dagen för inlämnandet av en europeisk patentansökan kan inte undantas från teknikens ståndpunkt i den mening som avses i artikel 54.2 i EPC enbart på grund av att dess sammansättning eller inre struktur inte kunde analyseras och återges av en fackman före den dagen.
2. Teknisk information om en sådan produkt som gjorts tillgänglig för allmänheten före ansökningsdagen utgör en del av teknikens ståndpunkt i den mening som avses i artikel 54.2 i EPC, oavsett om en fackman kunde analysera och återskapa produkten och dess sammansättning eller inre struktur före den dagen.

G 1/23 ger därför större klarhet i vad som ingår i teknikens ståndpunkt enligt A54(2) EPC. Genom att i praktiken avskaffa kravet på reproducerbarhet blir det enklare att avgöra om sådana produkter ingår i teknikens ståndpunkt. Beslutet lämnar dock en dörr vidöppen.

I de frågor som hänskjutits till EBA hade man beaktat kravet på analys och reproducerbarhet utan orimlig belastning för en fackman, en aspekt som inte beaktades i detta beslut. EBA fastställde att de relevanta egenskaperna hos polymeren i fråga uppenbarligen inte krävde någon analys som innebar en insats utöver vad som kan betraktas som en orimlig belastning. Därför behandlades denna fråga inte vidare (eftersom kravet på reproducerbarhet utan orimlig belastning därmed blev irrelevant).

EBA medgav dock att ”Detta innebär inte att frågan om ’analys utan orimlig börda’ aldrig kan uppkomma” (punkt 79 i beslutet). Man kan tänka sig ett fall där en viss egenskap hos en allmänt tillgänglig produkt endast kan fastställas med hjälp av en banbrytande, exceptionellt specialiserad analysteknik. Skulle dessa egenskaper fortfarande ingå i teknikens nuvarande utvecklingsnivå? Eftersom argument som bygger på reproducerbarhet nu tycks vara uteslutna kan vi förvänta oss att frågan om ”analys utan orimlig börda” kommer att hamna i fokus.

Barker Brettell har erfarna patentombud som kan ge råd i nyanserade immaterialrättsliga frågor, till exempel när det gäller produkter som släpps ut på marknaden innan ansökan har lämnats in. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta någon av författarna – Matthew Philpottseller William Dean – eller din vanliga kontaktperson hos Barker Brettell.