G 1/23 – 「見ざる、言わざる、聞かざる」：当業者は、手元にある先行技術に対して目をつぶることができるのか？

欧州特許庁（EPO）の拡大上訴審議会（EBA）は、G 1/23に関する決定を下し、製品が「市場に投入される」とはどういう意味かについて、弁理士、特許権者、および第三者のすべてに対してさらなる明確化を図った。

背景

本件の付託決定（T 438/1封入材の進歩性に関するもので、最も近い先行技術として、市販されている複雑なポリマー製品（「当該ポリマー」）が特定された。異議申立人と特許権者は、当該ポリマーが市販されていること、その正確な製造方法が公知ではないこと、および複雑なポリマーの再現が容易ではないことについて合意した。

相手方は、当該ポリマーが市場に出回っているという事実により、欧州特許条約（EPC）第54条第2項に基づく先行技術の一部であると主張した。EPC第54条第2項は、「先行技術には、欧州特許出願の日より前に、書面または口頭による説明、使用、またはその他のいかなる方法によっても公に提供されたすべてのものが含まれるものとみなされる」と規定している。

一方、権利者は、当該ポリマーは当業者が再現することができなかったため、当業者の技術水準には含まれないと主張した。特許権者は、以前にEBAが下した決定G 1/92を引用した。同決定では、公知とされた製品に対する「再現可能性の要件」が確立されており、「製品そのものが公知であり、当業者がそれを分析し、再現することができる場合、その製品の化学組成は当業者の技術水準に含まれる」とされている。

その結果、付託した審理部会は、この再現性要件に関してEBAに質問を付託する必要があると判断した。これにより、当該ポリマーが当業者の技術水準に含まれるかどうかが判断され、ひいては当該特許の発明の進歩性にも影響を及ぼすことになる。

「再現性」に関する要件

当該決定を下した審議会は、G 1/92において再現性の要件が定められて以来、その後の判例において、2つの異なる解釈が並存しているとの見解を示した。

i) 市販されているものの、再現性がない製品は、その全体として、当業者の技術水準の一部とはみなされない；

ii) 市販されているものの再現性のない製品は、当業者の技術水準の一部となり得るが、その組成はそうではない。

本決定において、EBAは、「いずれも明らかに不合理な結果をもたらす」との見解から、これら2つの解釈をいずれも断固として退けた（決定ポイント72）。最初の解釈を採用すれば、当業者が製品を実際に手にしているにもかかわらず、それを再現できないという理由だけで完全に無視してしまうという、到底受け入れがたい結果が生じることになる。特許権者の論理を極限まで推し進めると、原油のような製品について、EBAは「最終的に、それ自体が再現不可能な物質に基づいていない製品は、この地球上に存在しない」と結論付けた。 […] 最も単純な化合物でさえ、いくつかの化学元素から構成されており、化学元素は、他の（それ自体が「再現可能」な）物質から構築される（あるいは還元される）という意味において、再現することはできない」（決定ポイント60）。 EBAは、第2の解釈についても同様に退け、「あらゆる物質には、たとえ分析されておらず、したがって特定されていなくても、存在することが知られている化学組成がある」（決定ポイント69）と述べた。

これらの調査結果を踏まえ、EBAは、G 1/92の再現性要件を根本的に見直す必要があると判断した（決定ポイント73～75）。

再現性とは、当業者が前駆体材料から製品を製造する能力を意味するものと考えるのではなく、この要件はより広義に解釈されなければならない――すなわち、「当業者が実物製品を入手し、所有する能力」である。公に利用可能となっている（例えば、市場に投入されている）製品については、この要件は本質的に満たされている。当業者は、単に購入するか、その他の方法で入手するだけで、実物製品を入手することができる。

したがって、G 1/92 で定められた「再現性の要件」は冗長である。G 1/92 で示された回答は、むしろ次のように解釈されるべきである。

「製品の化学組成は、その製品自体が公に利用可能であり、かつ当業者が分析できる場合、その組成を分析する具体的な理由の有無にかかわらず、当業者の技術水準の一部を構成するものである」。

結果

この決定の表題には、次のように記載されている：

欧州特許出願の日より前に市場に投入された製品は、その組成または内部構造が当該日以前に当業者によって分析・再現できなかったという理由のみをもって、欧州特許条約（EPC）第54条第2項の意味における先行技術から除外することはできない。
出願日前に公に開示された当該製品に関する技術情報は、その日以前に当業者が当該製品およびその組成もしくは内部構造を分析・再現できたか否かにかかわらず、欧州特許条約（EPC）第54条第2項の意味における「当業者の技術水準」の一部を構成する。

したがって、G 1/23は、欧州特許条約（EPC）第54条(2)項における「当業者の技術水準」を構成する要素について、より明確な指針を示している。再現性の要件を実質的に撤廃したことで、当該製品が当業者の技術水準の一部であるかどうかの判断が簡素化された。しかし、この決定は、ある点において非常に大きな余地を残している。

EBAに付託された質問では、当業者に過度の負担を課すことなく分析および再現性を確保するという要件が検討されていたが、この点は本決定では考慮されなかった。EBAは、当該ポリマーの関連する特性については、過度の負担を超える労力を要する分析は明らかに必要ないと判断した。したがって、この問題についてはそれ以上の検討は行われなかった（過度の負担を伴わない再現性の要件は、もはや議論の余地がないものとなったため）。

しかし、EBAは、「これは、『過度な負担を伴わない分析』という問題が決して生じないことを意味するものではない」と認めている（決定ポイント79）。一般に利用可能な製品の特定の特徴が、最先端の極めて専門的な分析技術によってのみ特定できるようなケースも想定される。そのような特徴は、依然として当業者の技術水準の一部とみなされるのだろうか。再現性に基づく議論はもはや検討対象外となっているようであるため、「過度な負担を伴わない分析」という問題が前面に出てくると予想される。

バーカー・ブレテルには、出願前に製品が市場に投入された場合など、微妙な知的財産権の問題について助言できる経験豊富な弁理士が在籍しています。詳細については、本記事の執筆者であるマシュー・フィルポッツまたはウィリアム・ディーン、あるいは普段お取引いただいているバーカー・ブレテルの担当者までお問い合わせください。