G 1/23 – Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire : l'homme du métier peut-il fermer les yeux sur l'état de la technique dont il dispose ?

La Chambre de recours élargie (EBA) de l’OEB a rendu sa décision dans l’affaire G 1/23,apportant ainsi davantage de précisions aux mandataires, aux titulaires de brevets et aux tiers quant à ce que signifie le fait qu’un produit soit « mis sur le marché ».

Contexte 

La décision de renvoi (T 438/19) portait sur l’activité inventive d’un matériau d’encapsulation destiné à une cellule solaire, pour laquelle l’état de la technique le plus proche a été identifié comme étant un produit polymère complexe (« le polymère ») disponible dans le commerce. L’opposant et le titulaire du brevet ont convenu que le polymère était disponible dans le commerce, que le procédé exact de fabrication de ce polymère n’appartenait pas au domaine public et que la reproduction d’un polymère complexe n’était pas une opération aisée.

L'opposant a fait valoir que le polymère faisait nécessairement partie de l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 2, de la CBE, du fait de sa commercialisation. L'article 54, paragraphe 2, de la CBE dispose que « l'état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, par l'utilisation ou de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande de brevet européen ».

D’autre part, le titulaire a fait valoir que le polymère ne faisait pas partie de l’état de la technique, car il n’aurait pas pu être reproduit par l’homme du métier. Le titulaire a invoqué la décision antérieure de l’EBA G 1/92, qui avait établi une « exigence de reproductibilité » pour les produits ayant été rendus accessibles au public : « La composition chimique d’un produit relève de l’état de la technique lorsque le produit en tant que tel est accessible au public et peut être analysé et reproduit par l’homme du métier ».

En conséquence, la chambre de recours a estimé qu'il était nécessaire de saisir l'ABE de questions concernant cette exigence de reproductibilité. Cela permettrait de déterminer si le polymère faisait partie de l'état de la technique, ce qui aurait une incidence sur le caractère inventif du brevet.

Exigence de « reproductibilité »

La chambre chargée de la décision de renvoi a estimé que, depuis l'instauration de l'exigence de reproductibilité dans la décision G 1/92, la jurisprudence ultérieure avait donné lieu à deux interprétations divergentes :

i) un produit disponible dans le commerce mais non reproductible est exclu dans son intégralité de l'état de la technique ;

ii) un produit disponible dans le commerce mais non reproductible peut faire partie de l'état de la technique, mais pas sa composition.

Dans cette décision, l’EBA a fermement rejeté ces deux interprétations, estimant qu’ « elles conduisent toutes deux à un résultat manifestement absurde » (point 72 de la décision).  La première interprétation aboutirait à une situation intenable dans laquelle l’homme du métier pourrait tenir physiquement un produit entre ses mains tout en l’ignorant complètement, car il ne serait pas en mesure de le reproduire. En poussant à l’extrême la logique du titulaire du brevet, l’EBA a conclu, dans le cas d’un produit tel que le pétrole brut, qu’« il n’existe aucun produit sur Terre qui, en fin de compte, ne repose pas sur des matériaux qui, eux-mêmes, ne peuvent être reproduits. […] les composés les plus simples sont constitués de quelques éléments chimiques, et les éléments chimiques ne peuvent être reproduits, en ce sens qu’ils ne peuvent être constitués à partir de (ou réduits à partir de) d’autres matériaux (eux-mêmes « reproductibles ») » (point 60 de la décision). L’EBA s’est montrée tout aussi dédaigneuse à l’égard de la deuxième interprétation, affirmant que « chaque matière possède une composition chimique dont l’existence est connue, même si elle n’a pas été analysée et n’a donc pas été déterminée » (point 69 de la décision).

Au vu de ces conclusions, l'EBA a estimé qu'il était nécessaire de reformuler en profondeur les exigences de reproductibilité de la décision G 1/92 (points 73 à 75).

Plutôt que de considérer que la reproductibilité désigne la capacité de l’homme du métier à fabriquer le produit à partir de matériaux précurseurs, cette exigence doit faire l’objet d’une interprétation plus large : « la capacité de l’homme du métier à obtenir et à posséder le produit physique ». Pour un produit qui a été rendu accessible au public (par exemple, mis sur le marché), cette exigence est intrinsèquement remplie. L’homme du métier pourrait se procurer le produit physique simplement en l’achetant ou en l’acquérant d’une autre manière.

Par conséquent, l’« exigence de reproductibilité » établie dans la décision G 1/92 est superflue. La réponse fournie dans la décision G 1/92 devrait plutôt être interprétée comme suit :

« La composition chimique d’un produit fait partie de l’état de la technique lorsque ce produit est accessible au public et peut être analysé par un homme du métier, qu’il existe ou non des raisons particulières justifiant l’analyse de cette composition. »

Résultat

Les grandes lignes de cette décision sont les suivantes :

1. Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen ne peut être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 2, de la CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait être analysée et reproduite par l'homme du métier avant cette date.
2. Les informations techniques relatives à un tel produit qui ont été rendues publiques avant la date de dépôt font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 2, de la CBE, que l'homme du métier ait pu ou non analyser et reproduire le produit, sa composition ou sa structure interne avant cette date.

La décision G 1/23 apporte donc davantage de clarté sur ce qui relève de l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 2, de la CBE. En supprimant pour l'essentiel l'exigence de reproductibilité, elle simplifie la détermination de l'appartenance de ces produits à l'état de la technique. Toutefois, cette décision laisse une porte grande ouverte.

Les questions soumises à l’EBA portaient sur l’exigence d’analyse et de reproductibilité sans charge excessive pour l’homme du métier, un point qui n’a pas été pris en compte dans la présente décision. L’EBA a estimé que les propriétés pertinentes du polymère en question ne semblaient pas nécessiter d’analyse exigeant des efforts allant au-delà d’une charge excessive. Par conséquent, cette question n’a pas été examinée plus avant (l’exigence de reproductibilité sans charge excessive étant devenue sans objet).

Toutefois, l’ABE a reconnu que « cela ne signifie pas que la question de l’« analyse sans charge excessive » ne puisse jamais se poser » (point 79 de la décision). On pourrait imaginer un cas où une caractéristique particulière d’un produit accessible au public ne pourrait être déterminée qu’à l’aide d’une technique d’analyse de pointe, exceptionnellement spécialisée. Ces caractéristiques feraient-elles toujours partie de l’état de la technique ? Les arguments fondés sur la reproductibilité semblant désormais écartés, on pourrait s’attendre à ce que la question de l’« analyse sans charge excessive » passe au premier plan.

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