유럽특허청(EPO)의 확대상소위원회(EBA)는 G 1/23사건에 대한 결정을 발표함으로써 ,제품이 ‘시장에 출시된다’는 것이 무엇을 의미하는지에 대해 변리사, 특허권자 및 제3자 모두에게 더 명확한 지침을 제시했다.
배경
이 회부 결정(T 438/1 캡슐화 재료의 진보성에 관한 것으로, 가장 가까운 선행기술은 시판되고 있는 복합 고분자 제품(‘해당 고분자’)으로 판명되었다. 이의제기인과 특허권자는 해당 폴리머가 시판되고 있다는 점, 폴리머의 정확한 제조 방법이 공개되지 않았다는 점, 그리고 복합 폴리머를 재현하는 것이 간단한 작업이 아니라는 점에 대해 의견을 같이 하였다.
상대방은 해당 고분자가 시중에 유통되고 있다는 사실만으로도 유럽특허협약(EPC) 제54조 제2항에 따른 기존 기술의 일부로 간주되어야 한다고 주장했다. 유럽특허협약(EPC) 제54조 제2항은 “기존 기술은 유럽특허출원일 이전에 서면 또는 구두 설명, 사용 또는 그 밖의 어떠한 방식으로든 일반 대중에게 공개된 모든 것을 포함하는 것으로 간주된다”고 규정하고 있다 .
반면, 특허권자는 해당 고분자가 당업자가 재현할 수 없었기 때문에 현기술의 일부가 아니라고 주장했다. 특허권자는 이전에 내려진 EBA 결정 G 1/92를 인용했는데, 이 결정은 공개된 제품에 대해 ‘재현 가능성 요건’을 확립한 바 있다 . “제품 그 자체가 대중에게 공개되어 있고, 해당 분야의 전문가가 이를 분석하고 재현할 수 있을 때, 그 제품의 화학적 조성은 기술 수준에 해당한다.”
그 결과, 회부한 심판부는 이 재현성 요건과 관련하여 유럽은행청(EBA)에 질문을 회부할 필요가 있다고 결정했다. 이를 통해 해당 고분자가 기존 기술의 일부인지 여부가 판명될 것이며, 이는 다시 특허의 진보성에 영향을 미칠 것이다.
‘재현성’에 대한 요건
이 사건을 회부한 결정의 심판부는, G 1/92에서 재현성 요건이 확립된 이후, 후속 판례가 두 가지 상이한 해석으로 나뉘어 왔다고 보았다:
i) 시판되고 있으나 재현이 불가능한 제품은 그 전체가 해당 분야의 기술 수준에 포함되지 않는다;
ii) 시판되고 있으나 재현이 불가능한 제품은 최신 기술 수준에 포함될 수 있으나, 그 조성은 포함될 수 없다.
이번 결정에서 EBA는 “두 해석 모두 명백히 터무니없는 결과로 이어진다” 고 판단하며, 이 두 해석을 모두 단호히 기각했다(결정문 72항). 첫 번째 해석을 따르면, 당업자가 제품을 물리적으로 손에 쥐고 있으면서도 이를 재현할 수 없다는 이유로 완전히 무시하게 되는, 도저히 받아들일 수 없는 결과가 초래될 것이다. EBA는 특허권자의 논리를 극단적으로 적용해 원유와 같은 제품의 경우, “궁극적으로 그 자체로 재현될 수 없는 물질에 기반하지 않은 제품은 지구상에 존재하지 않는다”고 결론지었다 . […] 가장 단순한 화합물은 소수의 화학 원소로 구성되어 있으며, 화학 원소는 다른 (그 자체로는 “재현 가능한”) 물질로 구성되거나(또는 환원되어) 만들어지는 의미에서 재현될 수 없다”고 결론지었다 (결정 요점 60). EBA는 두 번째 해석에 대해서도 마찬가지로 일축하며, “모든 물질은 분석되지 않아 확인되지 않았더라도 존재하는 것으로 알려진 화학적 조성을 가지고 있다”고 밝혔다(결정 사항 69).
이러한 연구 결과를 고려하여, EBA는 G 1/92의 재현성 요건을 근본적으로 재검토할 필요가 있다고 결정했다(결정 사항 73-75).
재현성을 ‘당업자가 전구체 물질로부터 제품을 제조할 수 있는 능력’으로 해석하기보다는, 이 요건을 더 폭넓게 해석해야 한다 . 즉, “당업자가 물리적 제품을 입수하고 소유할 수 있는 능력”으로 해석해야 한다. 이미 공중에게 공개된(예: 시장에 출시된) 제품의 경우, 이 요건은 본질적으로 충족된다. 당업자는 단순히 구매하거나 다른 방법으로 입수함으로써 물리적 제품을 얻을 수 있다.
따라서 G 1/92에서 정한 ‘재현성 요건’은 중복된다. 대신 G 1/92에서 제시된 답변은 다음과 같이 해석되어야 한다:
“제품의 화학적 조성은, 그 조성에 대한 분석을 위한 구체적인 사유가 있는지 여부와 관계없이, 해당 제품이 일반 대중에게 공개되어 있고 해당 분야의 전문가가 이를 분석할 수 있는 경우, 그 분야의 최신 기술 수준에 포함된다.”
결과
이 결정의 제목은 다음과 같이 명시하고 있습니다:
- 유럽 특허 출원일 이전에 시장에 출시된 제품은, 그 조성이나 내부 구조를 해당 날짜 이전에 당업자가 분석하거나 재현할 수 없었다는 이유만으로, 유럽 특허 협약(EPC) 제54조 제2항에서 정의하는 기술 수준의 범위에서 제외될 수 없다.
- 출원일 이전에 일반에 공개된 해당 제품에 관한 기술 정보는, 해당 날짜 이전에 해당 분야의 전문가가 해당 제품 및 그 조성 또는 내부 구조를 분석하고 재현할 수 있었는지 여부와 관계없이, 유럽특허협약(EPC) 제54조 제2항에서 정의하는 ‘기존 기술’의 일부를 구성한다.
따라서 G 1/23은 EPC 제54조 제2항에 따른 기존 기술의 범위에 무엇이 포함되는지에 대해 보다 명확한 기준을 제시한다. 재현성 요건을 사실상 제거함으로써, 해당 제품이 기존 기술의 일부에 해당하는지 여부를 판단하는 과정이 단순화되었다. 그러나 이 결정은 한 가지 가능성을 여전히 매우 넓게 열어두고 있다.
EBA에 회부된 질문들은 당업자에게 과도한 부담을 주지 않는 범위 내에서 분석 및 재현 가능성에 대한 요건을 고려한 바 있었으나, 이 결정에서는 해당 사항이 고려되지 않았다. EBA는 문제의 고분자에 대한 관련 특성이 과도한 부담을 넘어서는 노력을 요하는 어떠한 분석도 필요로 하지 않는 것으로 보인다고 판단했다. 따라서 이 문제는 더 이상 검토되지 않았다( 과도한 부담 없이 재현 가능해야 한다는 요건이 무의미해졌기 때문이다).
그러나 EBA는 “이는 ‘과도한 부담 없는 분석’이라는 문제가 결코 제기될 수 없다는 것을 의미하지는 않는다”는 점을 인정했다(결정 사항 79). 일반에 공개된 제품의 특정 특징을 최첨단이며 극히 전문적인 분석 기법을 통해서만 확인할 수 있는 경우가 있을 수 있다. 이러한 특징들은 여전히 해당 분야의 최신 기술 수준에 포함될 수 있을까? 재현 가능성에 기반한 논거가 이제 사실상 배제된 상황에서, ‘과도한 부담 없이 수행할 수 있는 분석’이라는 문제가 전면에 부각될 것으로 예상된다.
Barker Brettell에는 출원 전 제품이 시장에 출시되는 경우와 같은 미묘한 지적재산권 문제에 대해 자문을 제공할 수 있는 경험 풍부한 특허 변리사들이 있습니다. 더 자세한 정보를 원하시면, 본 글의 저자인 매튜 필팟츠( Matthew Philpotts) 또는 윌리엄 딘 ( William Dean) 에게 문의하시거나, 평소 거래하시는 Barker Brettell 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다.
“재현성을 ‘당업자가 전구체 물질로부터 제품을 제조할 수 있는 능력’으로 해석하기보다는, 이 요건을 더 폭넓게 해석해야 한다. 즉, ‘당업자가 물리적 제품을 획득하고 보유할 수 있는 능력’으로 해석해야 한다.”
