G 1/23——视而不见：本领域技术人员能否对已掌握的现有技术视而不见？

欧洲专利局（EPO）扩大上诉委员会（EBA）已就G 1/23案作出裁决，就“产品投放市场”的含义向专利代理人、专利权人和第三方进一步阐明了相关规定。

背景

该移交裁决（T 438/19）涉及一种太阳能电池封装材料的创造性，其中被认定为最接近的现有技术是一种已商业化的复杂聚合物产品（“该聚合物”）。异议人和专利权人一致认为，该聚合物已商业化，其确切的制造方法未公开，且复制该复杂聚合物并非易事。

对方主张，鉴于该聚合物已投放市场，根据《欧洲专利公约》第54条第2款，其必然属于现有技术。该公约第54条第2款规定：“现有技术应包括在欧洲专利申请提交日之前，通过书面或口头说明、使用或任何其他方式向公众公开的一切内容。”

另一方面，专利权人辩称，该聚合物不属于现有技术，因为本领域技术人员无法将其再现。专利权人援引了欧洲专利局先前的G 1/92号决定，该决定针对已向公众公开的产品确立了“可再现性要求”——“当产品本身已向公众公开，且本领域技术人员能够对其进行分析和再现时，该产品的化学成分即属于现有技术”。

因此，移交案件的委员会决定，有必要就这一可重复性要求向欧洲银行管理局（EBA）提出询问。这将确定该聚合物是否属于现有技术，进而影响该专利的创造性。

对“可重复性”的要求

作出转交裁决的委员会认为，自G 1/92确立可重复性要求以来，后续判例法出现了分歧，形成了两种不同的解释：

i) 一种虽已商业化但无法再现的产品，不得作为整体被纳入现有技术；

ii) 一种市售但无法再现的产品可以属于现有技术，但其组成不能。

在该裁决中，欧洲专利局（EBA）坚决驳回了这两种解释，认为“二者都会导致明显荒谬的结果”（裁决要点72）。第一种解释将导致一种难以成立的结果：即本领域技术人员虽然实际握有某产品，却会完全忽视它，因为他们无法再现该产品。将专利权人的逻辑推向极端，以原油这类产品为例，欧洲专利局（EBA）得出结论称：“地球上没有任何产品最终不是基于本身无法再现的材料而存在的。 […] 最简单的化合物由少数几种化学元素组成，而化学元素无法被再现——即无法通过由其他（本身又是“可再现的”）材料构建（或还原）而得”（裁决要点 60）。 EBA同样驳回了第二种解释，指出“每种材料都有其已知的化学组成，即使该材料尚未经过分析且其化学组成尚未确定”（裁决要点69）。

鉴于上述调查结果，欧洲专利局（EBA）决定有必要对G 1/92（决定第73至75点）中的可重复性要求进行根本性修订。

可重复性不应仅被理解为本领域技术人员利用前体材料制备该产品的能力，而应作更广义的解释——即“本领域技术人员获得并拥有该实体产品的能力”。对于已向公众公开（例如投放市场）的产品，这一要求本质上已得到满足。本领域技术人员只需通过购买或其他方式获取，即可获得该实体产品。

因此，G 1/92 中确立的“可重复性要求”是多余的。G 1/92 中给出的答复应被解释为：

“当某产品本身已向公众公开且可由本领域技术人员进行分析时，该产品的化学成分即属于现有技术的一部分，无论是否能找到分析该成分的具体理由。”

结果

该裁决的标题指出：

在欧洲专利申请提交日之前投放市场的产品，不能仅因其成分或内部结构在该日期之前无法被本领域技术人员分析和再现这一理由，就被排除在《欧洲专利公约》第54条第2款所指的现有技术之外。
此类产品在申请日之前已向公众公开的技术信息，构成《欧洲专利公约》第54条第2款所指的技术水平的一部分，无论本领域技术人员是否能在该日期之前对该产品及其组成或内部结构进行分析和再现。

因此，G 1/23 进一步明确了根据《欧洲专利公约》第54(2)条，哪些内容构成现有技术的一部分。由于实质上取消了可再现性要求，判断此类产品是否属于现有技术变得更为简单。然而，该裁决确实为一种情况留下了巨大的空间。

提交给欧洲专利局（EBA）的疑问曾涉及在不给本领域技术人员造成过重负担的前提下进行分析和可重复性的要求，而这一要点在本决定中并未予以考虑。欧洲专利局认定，涉案聚合物的相关性能显然无需进行任何超出过重负担范围的分析。因此，该问题未作进一步考虑（在不造成过重负担的前提下实现可重复性的要求已失去讨论意义）。

然而，欧洲银行管理局（EBA）确实承认，“这并不意味着‘不造成过重负担的分析’这一问题绝不会出现”（裁决要点79）。可以设想这样一种情况：某款公开可得产品的特定特征，只能通过尖端且极其专业的分析技术来确定。这些特征是否仍属于现有技术的一部分？鉴于基于可重复性的论点如今似乎已不再被采纳，我们或许可以预期，“不造成过重负担的分析”这一问题将浮出水面。

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