Högsta domstolen ställer sig på högsta förstainstansrättens sida, inte på appellationsdomstolens, i varumärkesmålet Sky mot SkyKick

”Använd det eller förlora det”? Varumärkesjuristpraktikanten Joe Gargano förklarar att även om Sky och SkyKick nådde en uppgörelse i sin varumärkeskonflikt efter ett avgörande i appellationsdomstolen, så instämde Högsta domstolen i stort sett i högsta domstolens beslut.

Parter – SkyKick UK Ltd och en annan (klagande) mot Sky Ltd och andra (svarande)

Bakgrund

Sky hävdade att SkyKick gjorde intrång i dess registrerade varumärken genom att erbjuda tjänster för e-postmigrering och molnlagring under varumärket SkyKick. Sky grundade sin talan på fem registrerade varumärken, vilka alla omfattade ett brett spektrum av varor och tjänster, inklusive både klassbeteckningar och specifika termer såsom ”datorprogram”. SkyKick framförde i sin genkäromål att SKY-varumärkena var ogiltiga på grund av otydliga och oprecisa specifikationer samt illvilja, med motiveringen att Sky inte hade för avsikt att använda varumärkena för det breda spektrum av varor och tjänster som skyddades.

Högsta domstolen ansåg att ärendet krävde ett yttrande från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). EU-domstolen fastslog att en sökande inte behöver ha en fullt utvecklad avsikt att använda ett varumärke, men att denne måste ha en genuin avsikt att undersöka varumärkets genomförbarhet. Om en sådan avsikt saknas och sökanden försöker hävda rätten till varumärket för ett brett spektrum av varor och/eller tjänster, kan detta betraktas som illojal avsikt. EU-domstolen konstaterade dock också att ett påstående om illojal avsikt kan motbevisas om sökanden kan lägga fram en legitim affärsmässig motivering för det breda varu- och/eller tjänsteområdet.

Högsta domstolen fastslog därefter att Skysvarumärkesregistreringar delvis hade gjorts i ond tro, eftersom Sky inte hade för avsikt att använda varumärkena för vissa varor och tjänster, utan ansökte om dessa termer enbart för att hindra andra från att registrera eller använda samma. Högsta domstolen omformulerade Skysbegränsade varuspecifikation för att ge företaget ett skäligt skydd.

Appellationsdomstolen upphävde högsta domstolens avgörande och fastslog att SkyKick inte hade lyckats bevisa illvilja, vilket därmed tycks höja tröskeln för tredje part att vinna framgång i ett mål om illvilja när det saknas avsikt att använda varumärket.

Mål i Högsta domstolen

Målet överklagades och även om parterna redan hade nått en förlikning vidtog Högsta domstolen det ovanliga steget att avge ett avgörande med hänvisning till de viktiga principer som ligger till grund för varumärkesrätten, och instämde i stort sett i Högsta domstolens tolkning snarare än i Appellationsdomstolens.

Högsta domstolen fattade följande beslut:-

Användning av breda specifikationer

• Om sökanden ansöker om registrering av varumärket i samtliga 45 klasser eller för varor och/eller tjänster med ett mycket brett tillämpningsområde, utan att lämna någon förklaring, kan ansökans breda omfattning leda till att det fastställs att ansökan gjorts i ond tro. Så snart det framkommer att sökanden kan ha lämnat in ansökan i ond tro bör specifikationernas omfattning och räckvidd, i förhållande till storleken och karaktären på sökandens verksamhet, bedömas, och det bör därefter övervägas om ovanstående är tillräckligt för att motivera ett påstående om ond tro.
• I slutändan är det, utan en rimlig förklaring till ansökans omfattning, rimligt att dra slutsatsen att ansökan utgör missbruk/ond tro, med hänsyn till storleken och arten av de angivna varorna och tjänsterna samt övriga omständigheter. Högsta domstolen fann att appellationsdomstolen hade underlåtit att beakta Skysagerande inför rättegången, vilket stödde uppfattningen att Sky hade ”säkrat dessa registreringar för ett brett spektrum av varor och tjänster som de aldrig hade någon avsikt att sälja eller tillhandahålla, och ändå var de beredda att använda hela det vapenarsenal som dessa SKY-varumärken utgjorde mot en näringsidkare vars verksamhet sannolikt inte skulle orsaka förväxling”.
• Det är viktigt att notera att Högsta domstolen fastslog att sökandens anseende i sig inte utgör tillräcklig grund för att ansöka om registrering av ett varumärke för varor och tjänster som sökanden aldrig haft för avsikt att använda, trots att Appellationsdomstolen i sitt tidigare avgörande hade lagt stor vikt vid Skysanseende i Storbritannien.

Klassrubriker och övergripande termer

Det vore orättvist om handlare som använder breda termer skulle hamna i en mer fördelaktig situation än de som använder specifika underkategorier.

• Frågan bör bedömas vid tidpunkten för ansökan, med beaktande av huruvida sökanden var ”skyldig” eller ”uppmanad” att använda klassrubriker vid bedömningen av ett påstående om illvilja.
• Det råder ingen tvekan om att en ansökan om registrering av ett varumärke för en bred kategori av varor och tjänster kan vara delvis i ond tro om den omfattar särskilda underkategorier som sökanden aldrig haft någon verklig avsikt att använda, vare sig villkorligt eller på annat sätt.
• Högsta domstolen fastslog att ”motparten” och den part som hävdar illvilja kanske inte känner till sökandens verkliga avsikter vid tidpunkten för ansökan och sannolikt inte kan ange exakt vilken specifikation registreringen ska omfatta. Högsta domstolen erkände att den part som framför påståendet kan tvingas förlita sig på de objektiva fakta som finns tillgängliga för att lägga bevisbördan för avsaknad av illvilja på sökanden.

Vad innebär detta för framtiden?

• Nu gäller det att hitta en noggrann balans mellan en tillräckligt bred specifikation som på ett adekvat sätt skyddar sökandens affärsintressen och att inte inbjuda till onödiga angrepp i ond tro. Det kommer inte att finnas någon ”universallösning” – det som är rätt för en varumärkesinnehavare behöver inte vara rätt för en annan.
• Den sökande bör vid inlämnandet skriftligen redogöra för skälen till ansökan och för de specifika varor/tjänster som ansökan avser, särskilt om de varor/tjänster som ansökan avser är av allmän karaktär, till exempel ”datorprogram”.
• Varumärkesinnehavare bör söka råd om vilka varor och tjänster de bör hävda sina rättigheter till, även om den aktuella registreringen fortfarande befinner sig inom den femåriga respitperioden efter registreringen.

Den brittiska myndigheten (UKIPO) har meddelat att man överväger beslutet och eventuella lämpliga ändringar av riktlinjerna, och varumärkesinnehavare (och deras ombud) bör därför följa den fortsatta utvecklingen.

Om du vill diskutera den här artikeln ytterligare är du välkommen att kontakta författaren eller din vanliga varumärkesjurist hos Barker Brettell.