最高裁、商標訴訟「Sky 対 SkyKick」事件で、控訴院ではなく高等裁判所の判断を支持

「使わなければ権利を失う」のか？商標弁護士見習いのジョー・ガルガノ氏は、スカイ社とスカイキック社が控訴院の判決を受けて商標紛争を解決したものの、最高裁は高等裁判所の判決を概ね支持したと説明している。

当事者 – SkyKick UK Ltd および別の一社（上訴人）対 Sky Ltd およびその他の者（被上訴人）

背景

Sky社は、SkyKick社が「SkyKick」の商標を用いて電子メール移行サービスおよびクラウドストレージサービスを提供したことにより、同社の登録商標権を侵害したと主張した。Sky社は、5つの登録商標を根拠として主張を行っており、これらの商標はいずれも、分類の総称に加え、「コンピュータソフトウェア」などの具体的な用語も含め、幅広い商品およびサービスを対象としていた。これに対し、スカイキックは、SKY商標の指定範囲が不明確かつ不正確であることに加え、スカイが保護対象となっている広範な商品・サービスについて当該商標を使用する意図がなかったことを根拠に、SKY商標は無効であると反訴した。

高等裁判所は、本件については欧州連合司法裁判所（CJEU）の見解が必要であると判断した。CJEUは、出願人には商標を使用するという完全に固まった意図は必要ないものの、当該商標の実用性を模索するという真摯な意図がなければならないと判示した。そのような意図が存在せず、出願人が広範な商品および／または役務にわたって商標の権利行使を図ろうとする場合、これは悪意とみなされる可能性がある。しかし、CJEUは、出願人が広範な商品および／またはサービスについて正当な商業的根拠を提示できる場合には、悪意の主張は覆される可能性があると述べた。

その後、高等裁判所は、スカイ社が特定の商品・サービスについて当該商標を使用する意図がなく、他者が同一の商標を登録・使用することを阻止する目的のみでそれらの用語を出願していたことから、同社の商標登録の一部は悪意をもって行われたものと認定した。高等裁判所は、スカイ社に適正な保護を与えるため、同社の限定的な指定範囲を再構成した。

控訴裁判所は、スカイキックが悪意を立証できなかったとして、高等裁判所の判断を覆した。これにより、使用の意図がない場合において、第三者が悪意に基づく請求を認めさせるためのハードルが引き上げられたものとみられる。

最高裁判所の判例

この事件は上告審に持ち込まれたが、当事者間で既に和解が成立していたにもかかわらず、商標法における重要な基本原則が関わっていたことから、最高裁は異例の措置として判決を下し、控訴院の判断ではなく、高等裁判所の判断に概ね同意した。

最高裁は次のように判決を下した：-

広範な仕様書の使用

出願人が、何らの説明もなしに、45の全区分において、あるいは広範かつ多岐にわたる商品および／または役務について商標登録を出願した場合、その出願範囲が広すぎることを理由に、悪意があると認定されるおそれがあります。出願人に悪意があった可能性が示唆された場合、出願人の事業の規模や性質に照らして、出願範囲の規模や範囲を評価し、それが悪意の主張を裏付けるのに十分であるかどうかを検討する必要があります。
結局のところ、出願の範囲について正当な説明がない以上、記載された商品・サービスの規模や性質、その他の事情を踏まえると、当該出願が濫用または悪意に基づくものであると推認するのは妥当である。最高裁判所は、控訴裁判所が、裁判に至るまでのスカイ社の行動を考慮に入れていなかったと判示した。その行動は、スカイ社が「販売または提供を一切意図していなかった広範な商品・サービスについてこれらの登録を取得していたにもかかわらず、混同を引き起こす可能性の低い事業者を相手に、これらの『SKY』商標が持つあらゆる手段を駆使する用意があった」という見解を裏付けるものであった。
重要な点として、最高裁は、たとえ控訴院が以前の判決においてスカイ社の英国における評判をかなり重視していたとしても、出願人の評判のみをもっては、出願人が使用を意図したことのない商品・サービスについて商標登録を申請することを正当化することはできないとの判断を示した。

クラスの見出しと広義の用語

広範な用語を使用しているトレーダーが、具体的なサブカテゴリーを使用しているトレーダーよりも有利な立場に置かれるのは不公平である。

悪意の主張を評価するにあたっては、申請者が分類見出しの使用を「義務付けられていた」のか、それとも「推奨されていた」のかという点を考慮し、申請時点において当該事案を評価すべきである。
広範な商品・役務の区分について商標登録出願を行う場合、その出願に含まれる特定の細分類について、出願人が条件付きであるか否かを問わず、真に使用しようとする意図を一度も持っていなかったのであれば、その出願の一部は悪意によるものである可能性があることは疑いの余地がない。
最高裁は、「異議申立人」および悪意を主張する当事者は、出願時点において出願人の真意を把握していない可能性があり、登録の対象となるべき正確な範囲を特定することは困難であるとの判断を示した。最高裁は、主張を行う当事者が、悪意がないという立証責任を出願人に転嫁するために、入手可能な客観的事実に依拠せざるを得ない場合があることを認めた。

今後、これはどういう意味を持つのでしょうか？

今後は、出願人の商業的利益を適切に保護できるほど十分に広範な範囲を規定しつつ、不必要な悪意のある攻撃を招かないよう、慎重なバランスを図ることが求められることになる。いわゆる「万能型」のアプローチは存在しない。あるブランド所有者にとって適切なものが、別のブランド所有者にとっても適切であるとは限らないからだ。
出願人は、出願時に、出願の理由および出願対象となる特定の商品・役務について、特に「コンピュータソフトウェア」のように出願対象となる商品・役務の範囲が広範な場合には、その根拠を文書に明記すべきである。
商標権者は、たとえ当該登録が登録後の5年間の猶予期間内にある場合でも、どの商品・サービスについて権利行使を行うべきかについて、専門家の助言を求めるべきである。

英国特許庁（UKIPO）は、この決定および適切な方針の変更について検討中であると表明しており、したがって、商標権者（およびその顧問弁護士）は今後の動向に注視すべきである。

この記事についてさらに詳しくお話しになりたい場合は、著者、または普段お取引いただいているバーカー・ブレテル社の商標弁護士までご連絡ください。