사용할 의향이 있거나, 아니면 포기할 것인가? 상표 변리사 수습생인 조 가가노는 스카이(Sky) 와 스카이킥(SkyKick) 이 항소법원의 판결에 따라 상표권 분쟁을 해결했으나, 대법원은 고등법원의 판결을 대체로 지지했다고 설명한다.
당사자 – SkyKick UK Ltd 및 타 1인(상고인) 대 Sky Ltd 및 타 다수(피상고인)
배경
스카이는 스카이킥이 ‘스카이킥(SkyKick) ’ 상표를 사용하여 이메일 이전 및 클라우드 저장소 서비스를 제공함으로써 자사의 등록 상표를 침해했다고 주장했다. 스카이는 5개의 등록 상표를 근거로 이 주장을 제기했는데, 이들 상표는 모두 ‘컴퓨터 소프트웨어’와 같은 구체적인 용어는 물론 분류 명칭까지 포함하여 광범위한 상품 및 서비스를 포괄하고 있었다. 이에 대해 스카이킥은 SKY 상표의 명세서가 불명확하고 부정확할 뿐만 아니라, 스카이가 보호 대상인 광범위한 상품 및 서비스에 대해 해당 상표를 사용할 의도가 없었다는 점을 근거로, 해당 상표가 무효라고 반소를 제기했다.
고등법원은 이 사건에 대해 유럽연합 사법재판소(CJEU)의 견해가 필요하다고 판단했다. CJEU는 출원인이 상표를 사용할 완전히 구체화된 의도를 가질 필요는 없으나, 상표의 타당성을 탐색하려는 진정한 의도는 있어야 한다고 판결했다. 이러한 의도가 없음에도 불구하고 출원인이 광범위한 상품 및/또는 서비스에 걸쳐 상표권을 행사하려는 경우, 이는 악의로 간주될 수 있다. 그러나 CJEU는 또한 출원인이 광범위한 상품 및/또는 서비스에 대해 정당한 상업적 근거를 제시할 수 있다면, 악의 주장은 반박될 수 있다고 밝혔습니다.
이후 고등법원은 스카이 ( Sky)가 특정 상품 및 서비스에 대해 해당 상표를 사용할 의도가 전혀 없었으며, 타인이 동일한 상표를 등록하거나 사용하는 것을 막기 위한 목적으로만 해당 용어에 대한 등록을 신청했기 때문에, 스카이의상표 등록 중 일부는 악의적으로 이루어졌다고 판단했다. 고등법원은 스카이의제한된 지정 범위를 재구성하여 공정한 보호를 제공했다.
항소법원은 스카이킥이 악의를 입증하지 못했다고 판결하며 고등법원의 판단을 뒤집었고, 이로 인해 사용 의도가 없는 경우 제3자가 악의 주장을 성공적으로 제기하기 위한 기준이 높아진 것으로 보인다.
대법원 사건
이 사건은 항소심까지 진행되었으며, 당사자들이 이미 합의를 마친 상태였음에도 불구하고, 상표법에 있어 중요한 기본 원칙이 걸려 있다는 점을 고려해 대법원은 이례적으로 판결을 내렸으며, 항소법원의 견해보다는 고등법원의 판단을 대체로 지지하는 입장을 취했다.
대법원은 다음과 같이 판결했다:-
광범위한 사양의 사용
- 신청인이 아무런 설명 없이 45개 모든 분류에 상표를 등록 신청하거나 광범위한 상품 및/또는 서비스를 대상으로 등록을 신청하는 경우, 신청 범위가 지나치게 넓다는 이유로 악의적 신청으로 간주될 수 있습니다. 신청인이 악의적으로 출원한 것으로 의심될 경우, 신청인의 사업 규모 및 성격에 비추어 등록 대상의 규모와 범위를 평가한 후, 이를 바탕으로 악의적 신청 주장을 뒷받침하기에 충분한지 여부를 검토해야 합니다.
- 결국, 해당 출원의 범위에 대해 타당한 설명이 없는 상황에서, 기재된 상품 및 서비스의 규모와 성격, 그리고 기타 사정을 고려할 때, 해당 출원이 남용 또는 악의에 의한 것이라고 추론하는 것이 타당하다. 대법원은 항소법원이 재판에 이르기까지의 스카이( Sky) 측의 행태를 고려하지 않았다고 판시했으며, 이러한 행태는 스카이가 “판매하거나 제공할 의도가 전혀 없었던 광범위한 상품 및 서비스에 대해 이러한 등록을 확보해 두었음에도 불구하고, 혼동을 야기할 가능성이 없는 사업자에 대해 이 ‘SKY’ 상표가 제공하는 모든 수단을 동원할 준비가 되어 있었다”는 견해를 뒷받침하는 것이었다.
- 중요한 점은, 항소법원이 이전 판결에서 스카이( Sky)의영국 내 명성에 상당한 비중을 두었음에도 불구하고, 대법원은 신청인의 명성만으로는 신청인이 결코 사용할 의도가 없었던 상품 및 서비스에 대한 상표 등록을 신청할 정당한 사유가 되지 않는다고 판시했다는 것이다.
수업 제목 및 광범위한 용어
광범위한 용어를 사용하는 거래자들이 구체적인 하위 범주를 사용하는 거래자들보다 더 유리한 입장에 놓이는 것은 불공평할 것입니다.
- 악의적 청구 여부를 판단할 때는 신청 당시 신청인이 분류 항목을 사용하도록 ‘요구’받았는지, 아니면 ‘권장’받았는지를 고려하여 해당 사안을 평가해야 한다.
- 상품 및 서비스의 광범위한 범주에 대한 상표 등록 출원이, 출원인이 조건부이든 그 밖의 방식이든 간에 실제로 사용할 진정한 의도가 전혀 없었던 뚜렷한 하위 범주를 포함하고 있는 경우, 해당 출원이 부분적으로 악의에 의한 것일 수 있다는 점에는 의심의 여지가 없다.
- 대법원은 “이의제기자”와 악의를 주장하는 당사자가 출원 당시 출원인의 진정한 의도를 알지 못할 수 있으며, 등록 대상이 되는 정확한 명세 범위를 구체적으로 지목하기 어려울 것이라고 판시했다. 대법원은 주장을 제기하는 당사자가 ‘악의가 없다는 점’에 대한 입증 책임을 출원인에게 전가하기 위해, 이용 가능한 객관적 사실에 의존할 수밖에 없을 수 있음을 인정했다.
앞으로 이것이 어떤 의미를 갖게 될까요?
- 이제 출원인의 상업적 이익을 적절히 보호할 수 있을 만큼 충분히 포괄적인 명세서를 작성하는 한편, 불필요한 악의적 공격을 유발하지 않도록 세심한 균형을 맞춰야 할 것입니다. ‘일률적인’ 접근 방식은 없을 것이며, 한 브랜드 소유자에게 적합한 것이 다른 브랜드 소유자에게도 적합한 것은 아닐 수 있습니다.
- 출원인은 출원 시, 출원 사유 및 신청한 특정 상품·서비스에 대한 근거를 서면으로 기재해야 하며, 특히 ‘컴퓨터 소프트웨어’와 같이 신청한 상품·서비스의 범위가 광범위한 경우에는 더욱 그러하다.
- 상표권자는 해당 등록이 등록 후 5년의 유예 기간 내에 있더라도, 어떤 상품·서비스에 대해 권리를 행사해야 할지에 대해 전문가의 조언을 구해야 합니다.
영국 특허청(UKIPO)은 해당 결정과 이에 따른 적절한 정책 변경 사항을 검토 중이라고 밝혔으므로, 상표권자(및 그 대리인)는 향후 전개 상황을 주시해야 합니다.
이 기사에 대해 더 자세히 논의하고 싶으시면, 저자나 평소 상담하시는 Barker Brettell 상표 전문 변리사에게 문의해 주시기 바랍니다.
“당사자들이 이미 합의를 마쳤음에도 불구하고, 대법원은 상표법의 중요한 기본 원칙을 고려하여 이례적으로 판결을 내렸으며, 항소법원의 견해보다는 고등법원의 접근 방식을 대체로 지지했다.”
