La Cour suprême se range du côté de la Haute Cour, et non de la Cour d'appel, dans l'affaire Sky c. SkyKick relative à une marque déposée

Faut-il l'utiliser ou la perdre ? Joe Gargano, stagiaire en droit des marques, explique que, bien que Sky et SkyKick aient réglé leur litige en matière de marques à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel, la Cour de cassation a largement confirmé la décision de la Haute Cour.

Parties – SkyKick UK Ltd et une autre société (requérants) c. Sky Ltd et autres (intimés)

Contexte

Sky a allégué que SkyKick avait porté atteinte à ses marques déposées en proposant des services de migration de messagerie électronique et de stockage dans le cloud sous la marque SkyKick. Sky a fondé sa demande sur cinq marques déposées, qui couvraient toutes un large éventail de produits et de services, comprenant à la fois des intitulés de classes et des termes spécifiques tels que « logiciels informatiques ». SkyKick a présenté une demande reconventionnelle, faisant valoir que les marques SKY étaient nulles en raison de descriptions floues et imprécises et d’une mauvaise foi, au motif que Sky n’avait pas l’intention d’utiliser ces marques pour la vaste gamme de produits et services protégés.

La Haute Cour a estimé que cette affaire nécessitait l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La CJUE a statué qu’un déposant n’a pas besoin d’avoir une intention pleinement mûrie d’utiliser une marque, mais qu’il doit avoir une intention sincère d’explorer la viabilité de celle-ci. En l’absence d’une telle intention, si le déposant cherche à faire valoir la marque sur une large gamme de produits et/ou de services, cela pourrait être considéré comme un acte de mauvaise foi. Toutefois, la CJUE a également précisé qu’une allégation de mauvaise foi pouvait être réfutée si le demandeur était en mesure de fournir une justification commerciale légitime justifiant la couverture d’une large gamme de produits et/ou de services.

La Haute Cour a ensuite estimé que les dépôts de marques de Skyavaient été effectués en partie de mauvaise foi, dans la mesure où Sky n’avait pas l’intention d’utiliser ces marques pour certains produits et services, mais avait déposé ces termes uniquement dans le but d’empêcher des tiers de les enregistrer ou de les utiliser. La Haute Cour a redéfini la portée limitée de la demande de Skyafin de lui garantir une protection équitable.

La Cour d'appel a infirmé les conclusions de la Haute Cour, estimant que SkyKick n'avait pas prouvé la mauvaise foi, ce qui semble ainsi relever le seuil à franchir pour que des tiers puissent obtenir gain de cause dans une action pour mauvaise foi en l'absence d'intention d'utilisation.

Affaire devant la Cour de cassation

L'affaire a fait l'objet d'un pourvoi et, bien que les parties soient déjà parvenues à un accord, la Cour de cassation a pris la décision inhabituelle de rendre son arrêt en raison de l'importance des principes sous-jacents en matière de droit des marques, se rangeant largement à l'approche de la Haute Cour plutôt qu'à celle de la Cour d'appel.

La Cour de cassation a statué comme suit : -

Recours à des cahiers des charges généraux

• Si le déposant demande l’enregistrement de la marque dans les 45 classes ou pour des produits et/ou services d’une portée très large, sans fournir d’explication, l’étendue de la demande pourrait conduire à conclure à une mauvaise foi. Dès lors qu’il est suggéré que le déposant a pu déposer sa demande de mauvaise foi, il convient d’évaluer l’ampleur et la portée des spécifications par rapport à la taille et à la nature de l’activité du déposant, puis de déterminer si ces éléments suffisent à justifier une allégation de mauvaise foi.
• En définitive, en l’absence d’explication valable quant à la portée de la demande, il est raisonnable de conclure que celle-ci constitue un abus ou un acte de mauvaise foi, compte tenu de l’ampleur et de la nature des produits et services énumérés ainsi que d’autres circonstances. La Cour suprême a estimé que la Cour d’appel n’avait pas pris en considération le comportement de Skyau cours de la période précédant le procès, ce qui corroborait l’opinion selon laquelle Sky avait « obtenu ces enregistrements pour une vaste gamme de produits et de services qu’elle n’avait jamais eu l’intention de vendre ou de fournir, et qu’elle était pourtant prête à déployer tout l’arsenal offert par ces marques SKY contre un opérateur dont les activités n’étaient pas susceptibles de prêter à confusion ».
• Il est important de noter que la Cour suprême a estimé que la réputation du demandeur ne justifiait pas à elle seule le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque pour des produits et services que le demandeur n'avait jamais eu l'intention d'utiliser, même si la Cour d'appel avait accordé une importance considérable à la réputation de Skyau Royaume-Uni dans sa décision antérieure.

Intitulés de catégories et termes généraux

Il serait injuste que les commerçants utilisant des termes généraux se trouvent dans une situation plus favorable que ceux qui recourent à des sous-catégories spécifiques.

• Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient d’examiner la question au moment du dépôt de la demande, en déterminant si le demandeur a été « tenu » ou « encouragé » à utiliser les intitulés de classe.
• Il ne fait aucun doute qu’une demande d’enregistrement d’une marque pour une catégorie large de produits et de services peut être en partie de mauvaise foi si elle comprend des sous-catégories distinctes pour lesquelles le déposant n’a jamais eu l’intention réelle de les utiliser, que ce soit sous condition ou non.
• La Cour de cassation a estimé que l’« opposant » et la partie alléguant la mauvaise foi peuvent ne pas connaître les véritables intentions du déposant au moment du dépôt et qu’il est peu probable qu’ils soient en mesure de préciser l’objet exact que l’enregistrement devrait couvrir. La Cour de cassation a reconnu que la partie qui formule cette allégation peut être contrainte de s’appuyer sur les faits objectifs disponibles afin de faire peser sur le déposant la charge de la preuve de l’absence de mauvaise foi.

Qu'est-ce que cela implique pour l'avenir ?

• Il faudra désormais trouver un juste équilibre entre une description suffisamment large pour protéger de manière adéquate les intérêts commerciaux du déposant et la nécessité d’éviter de susciter des attaques de mauvaise foi inutiles. Il n’y aura pas d’approche « universelle » : ce qui convient à un titulaire de marque ne conviendra pas forcément à un autre.
• Le déposant doit exposer par écrit, au moment du dépôt, les motifs justifiant sa demande ainsi que le choix des produits et/ou services visés, en particulier lorsque ceux-ci relèvent d'une catégorie très large, comme par exemple les « logiciels informatiques ».
• Les titulaires de marques devraient demander conseil quant aux produits ou services à faire valoir, même si l'enregistrement correspondant se trouve encore dans le délai de grâce de cinq ans suivant l'enregistrement.

L'office britannique (UKIPO) a indiqué qu'il examinait cette décision ainsi que les éventuelles modifications à apporter à sa politique ; par conséquent, les titulaires de marques (et leurs conseillers juridiques) devraient suivre de près l'évolution de la situation.

Si vous souhaitez approfondir la discussion sur cet article, n'hésitez pas à contacter l'auteur ou votre conseiller en marques habituel chez Barker Brettell.