Början på slutet?
Enligt gällande praxis vid Europeiska patentverket (EPO) måste beskrivningen anpassas till de godkända kraven innan en ansökan beviljas. Detta kan vara tidskrävande och innebära svåra val när det gäller vilka ändringar som krävs och hur de ska genomföras. EPO:s granskare, som är skyldiga att följa sina riktlinjer för granskning, kan vara strikta när de tillämpar detta krav och lämnar vanligtvis inget utrymme för tvetydigheter mellan vad som definieras i kraven och vad som beskrivs i resten av ansökan. Om till exempel något i ansökan beskrivs som en ”utföringsform”, innebär den nuvarande praxisen oftast att detta måste ligga inom kravenas omfattning. I annat fall kan beskrivningen av utföringsformen behöva strykas eller anges som icke omfattad av uppfinningen. Det ligger dock i patentansökningars natur att det ofta kan råda viss tvekan om huruvida det som beskrivs som en utföringsform faller inom kraven, särskilt om kraven har ändrats för att ansökan ska beviljas.
Det har förekommit starka meningsskiljaktigheter om den rättsliga grunden för kravet på att beskrivningen ska överensstämma med kraven. I de nuvarande riktlinjerna för granskning anges: ”Alla motsägelser mellan beskrivningen och kraven måste undvikas om de skulle kunna väcka tvivel om det föremål för vilket skydd söks” ( F-IV 4.3). Motiveringen till detta sägs härröra från artikel 84 i EPC, där det anges att patentkraven i en ansökan ”ska vara tydliga och koncisa och stödjas av beskrivningen”. Många har dock ifrågasatt om detta krav på stöd motiverar ett krav på överensstämmelse.
Ett vanligt inslag vid utformningen av patentansökningar är att i beskrivningen införa ett avsnitt där ett antal kravliknande klausuler anges, vars syfte är att utgöra underlag för ändringar som kan komma att göras senare, även efter beviljandet. Sådana klausuler anges uttryckligen som sådana som ska strykas i riktlinjerna, med motiveringen att om de lämnas kvar i ansökan skulledet ”leda till otydlighet [sic] angående det föremål för vilket skydd söks”(F-IV 4.4). Denna specifika praxis har nu prövats av en sökande som, under granskningen, invände mot att en uppsättning kravliknande klausuler skulle strykas i en i övrigt godtagbar ansökan. Ansökan avslogs därefter enbart på grund av att artikel 84 i EPC inte hade följts. Sökanden överklagade detta beslut, vilket nu har resulterat i det nyligen offentliggjorda beslutet T 56/21 om frågan huruvida sådana ändringar faktiskt krävs.
I sitt överklagande hävdade sökanden att riktlinjerna var felaktiga när de angav att ändringar av beskrivningen var nödvändiga för att den skulle överensstämma med kraven, och påpekade att det inte fanns någon rättslig grund för detta. Överklagandenämnden ansåg dock att det inte var deras uppgift att kritisera riktlinjerna, utan istället att pröva om det fanns någon rättslig grund för denna praxis i lagstiftningen. Nämnden konstaterade:
”Den fråga som ska behandlas är huruvida artikel 84 i EPC utgör en rättslig grund för att invända mot en inkonsekvens mellan vad som beskrivs som uppfinningen i beskrivningen (och/eller eventuella ritningar) och föremålet för kraven, varvid inkonsekvensen består i att beskrivningen (eller någon ritning) innehåller innehåll som inte omfattas av kraven, samt för att kräva att denna inkonsekvens undanröjs genom en ändring av beskrivningen (nedan kallat”anpassning av beskrivningen”). Om så är fallet skulle en ansökan kunna avslås om sökanden inte ändrar beskrivningen i enlighet därmed eller inte samtycker till en ändring av beskrivningen som föreslagits av en granskningsavdelning” ( punkt 2 i motiveringen till beslutet, kursivering i originalet).
Den fråga som skulle behandlas var därför mer omfattande än huruvida klausuler som liknar patentkrav skulle behöva strykas, och gällde istället huruvida beskrivningen överhuvudtaget skulle behöva ändras om det förelåg några inkonsekvenser med patentkraven. Överklagandenämnden hänvisade även till artikel 69 i EPC, som hade använts som ytterligare en motivering för att undanröja eventuella inkonsekvenser. Denna bestämmelse, som definierar skyddsomfånget för ett europeiskt patent eller en europeisk ansökan, ansågs av nämnden vara skild från bedömningen av patenterbarhet och avsedd att användas av nationella domstolar i intrångsmål snarare än för att bedöma patenterbarhet. Frågan begränsades därför enbart till huruvida artikel 84 i EPC utgjorde någon grund för att undanröja inkonsekvenser mellan beskrivningen och kraven. Syftet med artikel 84 i EPC var, enligt kammarens uppfattning, att säkerställa att det fanns en tydlig definition av föremålet i kraven vad gäller uppfinningens tekniska kännetecken, för att möjliggöra prövning av patenterbarheten. Kraven bör vara tydliga enbart utifrån sin ordalydelse, varför tydligheten i en ansökans krav enligt kammarens uppfattning bör vara avgörande vid prövningen. Om beskrivningen skulle användas för att tolka innebörden av kraven skulle detta, enligt kammarens uppfattning, kunna leda till att breda krav beviljas på grundval av en snävare tolkning utifrån beskrivningen, vilket i sin tur skulle leda till divergerande beslut efter beviljandet.
När det gäller den centrala frågan om ändringar i beskrivningen ansåg överklagandenämnden att den vanliga betydelsen av ordalydelsen i artikel 84 i EPC (”Kraven ska definiera det föremål för vilket skydd söks. De ska vara tydliga och koncisa och stödjas av beskrivningen”) inte stödde ett krav på att anpassa beskrivningen till kraven genom att stryka eller avstå från föremål i beskrivningen som inte omfattas av kraven. I vissa tidigare beslut från överklagandenämnderna hade man avgjort frågor om huruvida en anspråksgärd uppfinning stöddes av beskrivningen, men dessa avsåg huruvida breda anspråk borde anpassas till beskrivningen genom att begränsa anspråken. Andra beslut gällde att anpassa beskrivningen till kraven, men enligt kammarens uppfattning missuppfattade dessa förhållandet mellan artiklarna 84 och 69 i EPC samt förhållandet mellan kraven och beskrivningen. Eftersom de två bestämmelserna bör tillämpas oberoende av varandra i skilda situationer – artikel 84 före beviljandet och artikel 69 därefter – drog kammaren slutsatsen att det inte fanns någon grund för att anpassa beskrivningen så att den överensstämde med föremålet för kraven. Att anpassa beskrivningen till otydliga patentkrav skulle inte ge rättssäkerhet, medan en anpassning av beskrivningen till tydliga patentkrav inte heller skulle förbättra rättssäkerheten. Försöken från EPO och vissa tidigare överklagandenämnder kan ha syftat till att minska variationerna i skyddsomfånget för beviljade patent, men enligt nämndens uppfattning inkräktade detta på de nationella domstolarnas och lagstiftarnas behörighet.
Sammanfattningsvis beslutade kammaren att artikel 84 i EPC inte utgjorde någon rättslig grund för en obligatorisk anpassning av beskrivningen till patentkrav med ett mer begränsat föremål. Även om kammaren inledningsvis hade övervägt att hänskjuta en fråga till den utvidgade kammaren, ansåg den slutligen att detta inte var nödvändigt eftersom kraven i artikel 84 i EPC för prövningsändamål var entydiga. Ordlyden lämnade inget utrymme för att vid prövningen kräva att beskrivningen skulle anpassas till godtagbara patentkrav så att den överensstämde med deras föremål. Kammaren övertygades inte heller av EPO:s skäl för att kräva att beskrivningen skulle anpassas till godtagbara patentkrav, vilka syftade till att åstadkomma en mer enhetlig bedömning och bättre förutsägbarhet av skyddsomfånget för beviljade patent. Kammaren ansåg att detta endast kunde uppnås om de beviljade patentkraven i sig själva var tydliga. Att anpassa beskrivningens innehåll så att det överensstämmer med föremålet för godtagbara patentkrav skulle minska den tekniska informationsbas som kan användas i nationella domstolar för att fastställa det skydd som det beviljade patentet medför. Kammaren biföll därför överklagandet och förordnade granskningsavdelningen att bevilja ett patent på grundval av beskrivningen med de patentkravsliknande klausulerna intakta.
Även om resonemanget bakom detta beslut är komplext och omfattande är slutsatsen tydlig, nämligen att det inte finns någon rättslig grund för att kräva att sökande ändrar beskrivningen under granskningen så att den överensstämmer med godkända patentkrav. Beslutet står i direkt motsats till den nuvarande praxisen vid EPO, såsom den definieras i de gällande riktlinjerna för granskning. Man bör därför räkna med att det kommer att råda en period av osäkerhet innan några förändringar görs i EPO:s praxis. Ur många sökandes och deras ombuds perspektiv är beslutet dock ett välkommet tecken på att utvecklingen går i rätt riktning.
Om du behöver råd om hur du ska hantera frågor som rör ändringar av beskrivningen vid EPO, vänligen kontakta din vanliga ombud hos Barker Brettell eller författaren tilldenna artikel.
”Det finns ingen rättslig grund för att kräva att sökande ändrar beskrivningen under granskningen så att den överensstämmer med godkända patentkrav.”
