Modifications apportées à la description auprès de l'OEB

Le début de la fin ?

La pratique en vigueur à l’Office européen des brevets (OEB) exige actuellement que, avant la délivrance d’un brevet, la description soit mise en conformité avec les revendications admises. Cette opération peut s’avérer chronophage et impliquer des choix difficiles quant aux modifications requises et à la manière de les apporter. Les examinateurs de l’OEB, qui sont tenus de suivre leurs Directives d’examen, peuvent se montrer stricts dans l’application de cette exigence, ne laissant généralement aucune place à l’ambiguïté entre ce qui est défini dans les revendications et ce qui est décrit dans le reste de la demande. Si, par exemple, un élément de la demande est décrit comme un « mode de réalisation », la pratique actuelle tendra à exiger que celui-ci s’inscrive dans le champ d’application des revendications. Dans le cas contraire, la description de ce mode de réalisation devra peut-être être supprimée ou mentionnée comme n’appartenant pas à l’invention. La nature même de la rédaction des demandes de brevet fait toutefois qu’il peut souvent subsister un doute quant à savoir si ce qui est décrit comme un mode de réalisation relève bien des revendications, en particulier si celles-ci ont été modifiées pour obtenir la délivrance.

La base juridique de l’exigence de conformité entre la description et les revendications a fait l’objet de vifs désaccords. Les Directives d’examen en vigueur stipulent : « Toute incohérence entre la description et les revendications doit être évitée si elle est susceptible de jeter le doute sur l’objet pour lequel la protection est demandée » ( F-IV 4.3). La justification de cette exigence serait tirée de l’article 84 de la CBE, qui stipule que les revendications d’une demande « doivent être claires et concises et être étayées par la description ». Beaucoup se sont toutefois demandé si cette exigence d’étayage justifiait une exigence de conformité.

Une pratique courante dans la rédaction des brevets consiste à inclure, dans la description, une section dans laquelle sont énoncées plusieurs clauses s’apparentant à des revendications, dont l’objectif est de fournir une base pour d’éventuelles modifications qui pourraient être apportées ultérieurement, y compris après la délivrance. Les Directives indiquent expressément que ces clauses doivent être supprimées, au motif que leur maintien dans la demande« entraînerait un manque de clarté [sic] quant à l’objet pour lequel la protection est demandée »(F-IV 4.4). Cette pratique spécifique a récemment été remise en cause par un déposant qui, au cours de l’examen, s’est opposé à la suppression d’un ensemble de clauses de type revendication dans une demande par ailleurs recevable. La demande a alors été rejetée pour la seule raison du non-respect de l’article 84 de la CBE. Le demandeur a formé un recours contre cette décision, ce qui a abouti à la décision T 56/21 récemment publiée, portant sur la question de savoir si de telles modifications sont effectivement requises.

Dans son recours, le requérant a fait valoir que les lignes directrices avaient tort d’affirmer que des modifications de la description étaient nécessaires pour la mettre en conformité avec les revendications, en indiquant qu’il n’existait aucune base juridique à cet effet. La chambre de recours a toutefois estimé qu’il ne lui appartenait pas de critiquer les lignes directrices, mais plutôt d’examiner si la loi elle-même justifiait cette pratique. La chambre a déclaré :

« La question à examiner est de savoir si l’article 84 de la CBE fournit une base juridique permettant de soulever une objection en cas d’incohérence entre ce qui est divulgué comme invention dans la description (et/ou les dessins, le cas échéant) et l’objet des revendications, cette incohérence consistant en ce que la description (ou tout dessin) contient des éléments qui ne font pas l’objet d’une revendication, et d’exiger la suppression de cette incohérence par voie de modification de la description (ci-après : «adaptation de la description »). Si tel est le cas, une demande pourrait être rejetée si le demandeur ne modifiait pas la description en conséquence ou n’acceptait pas une modification de la description proposée par une division d’examen » ( point 2 des motifs de la décision, italiques dans l’original).

La question à examiner dépassait donc celle de savoir s’il fallait supprimer les clauses de type revendication ; il s’agissait plutôt de déterminer s’il était nécessaire de modifier la description en cas d’incohérences avec les revendications. La Chambre a également fait référence à l’article 69 de la CBE, qui avait été invoqué comme justification supplémentaire pour supprimer toute incohérence. Cette disposition, qui définit l’étendue de la protection d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen, a été considérée par la Chambre comme distincte de l’appréciation de la brevetabilité et destinée à être utilisée par les tribunaux nationaux dans le cadre de procédures en contrefaçon plutôt que pour apprécier la brevetabilité. La question se limitait donc à déterminer si l’article 84 de la CBE fournissait une justification pour supprimer les incohérences entre la description et les revendications. Selon la Chambre, l’article 84 de la CBE avait pour objectif de garantir une définition claire de l’objet des revendications en termes de caractéristiques techniques de l’invention, afin de permettre l’examen de la brevetabilité. Les revendications devaient être claires par leur seul libellé ; ainsi, la clarté des revendications d’une demande devait, de l’avis de la Chambre, constituer un élément clé de l’examen. Si la description devait être utilisée pour interpréter le sens des revendications, cela pourrait, selon la Chambre, conduire à la délivrance de revendications larges sur la base d’une interprétation plus restrictive tirée de la description, ce qui entraînerait des décisions divergentes après la délivrance.

Sur la question clé des modifications apportées à la description, la Chambre a estimé que le sens ordinaire des termes de l’article 84 de la CBE («Les revendications définissent l’objet pour lequel la protection est demandée. Elles doivent être claires et concises et être étayées par la description ») ne justifiait pas l’obligation d’aligner la description sur les revendications en supprimant ou en excluant de la description les éléments qui ne font pas l’objet d’une revendication. Certaines décisions antérieures des chambres de recours avaient tranché des questions visant à déterminer si une invention revendiquée était étayée par la description, mais celles-ci portaient sur la nécessité d’aligner des revendications larges sur la divulgation en limitant les revendications. D’autres décisions portaient sur la mise en conformité de la description avec les revendications, mais, de l’avis de la Chambre, celles-ci interprétaient de manière erronée la relation entre les articles 84 et 69 de la CBE ainsi que la relation entre les revendications et la description. Étant donné que ces deux dispositions doivent être appliquées indépendamment l’une de l’autre dans des situations distinctes – l’article 84 avant la délivrance et l’article 69 après –, la Chambre a conclu qu’il n’y avait aucune raison d’adapter la description pour qu’elle corresponde à l’objet des revendications. Aligner la description sur des revendications imprécises ne garantirait pas la sécurité juridique, tandis que l’adapter à des revendications claires ne permettrait pas non plus d’améliorer cette sécurité juridique. Les tentatives de l’OEB et de certaines chambres de recours antérieures visaient peut-être à réduire la variabilité de l’étendue de la protection des brevets délivrés, mais, de l’avis de la chambre, cela empiétait sur la compétence des tribunaux nationaux et des législateurs.

En conclusion, la Chambre a estimé que l’article 84 de la CBE ne fournissait pas de fondement juridique justifiant une adaptation obligatoire de la description aux revendications portant sur un objet plus restreint. Bien que la Chambre ait initialement envisagé de saisir la Grande Chambre de recours, elle a finalement jugé que cela n’était pas nécessaire, car les exigences de l’article 84 de la CBE aux fins de l’examen étaient sans équivoque. Le libellé ne laissait aucune marge pour exiger, lors de l’examen, que la description soit adaptée aux revendications admissibles afin de correspondre à leur objet. La Chambre n’a pas non plus été convaincue par les motifs invoqués par l’OEB pour exiger l’adaptation de la description aux revendications admissibles, à savoir assurer une détermination plus uniforme et une meilleure prévisibilité de l’étendue de la protection des brevets délivrés. La Chambre a estimé que cela ne pouvait être réalisé que si les revendications délivrées étaient claires en elles-mêmes. Adapter le contenu de la description pour qu’il corresponde à l’objet des revendications admissibles réduirait le réservoir d’informations techniques pouvant être utilisées par les juridictions nationales pour déterminer la protection conférée par le brevet délivré. La Chambre a donc fait droit au recours et a ordonné à la division d’examen de délivrer un brevet sur la base du fascicule de brevet, en conservant intactes les clauses de type revendication.

Bien que le raisonnement qui sous-tend cette décision soit complexe et long, la conclusion est claire : il n’existe aucune base juridique permettant d’exiger des demandeurs qu’ils modifient la description au cours de l’examen afin de l’aligner sur les revendications admises. Cette décision contredit catégoriquement la pratique actuelle de l’OEB, telle que définie par les Directives d’examen en vigueur. Il faut donc s’attendre à une période d’incertitude avant que des changements ne soient apportés à la pratique de l’OEB. Du point de vue de nombreux déposants et de leurs mandataires, cette décision constitue toutefois un signe encourageant indiquant que les choses évoluent dans la bonne direction.

Pour tout conseil concernant la gestion des questions relatives aux modifications de la description auprès de l'OEB, veuillez contacter votre conseil habituel chez Barker Brettell ou l'auteur decet article.