走向终结的开始？
根据欧洲专利局（EPO）的现行惯例，在授予专利权之前，说明书必须与获准的权利要求保持一致。这一过程可能耗时较长，且可能需要就所需修改的内容及具体修改方式做出艰难抉择。 EPO审查员必须遵循其《审查指南》，在执行这一要求时往往十分严格，通常不允许权利要求中定义的内容与申请文件其余部分描述的内容之间存在任何歧义。例如，如果申请文件中某项内容被描述为“实施例”，根据现行惯例，该内容通常必须属于权利要求的保护范围。 否则，可能需要删除该实施例的描述，或明确说明其不属于本发明。然而，鉴于专利申请撰写的特性，对于被描述为实施例的内容是否属于权利要求范围，往往会存在一定疑虑，尤其是在权利要求为获得授权而经过修改的情况下。
关于“说明书应与权利要求保持一致”这一要求的法律依据，一直存在严重分歧。现行《审查指南》规定： “如果说明书与权利要求之间存在任何不一致，且该不一致可能对所寻求保护的主题事项产生疑问，则必须避免这种不一致”（ F-IV 4.3）。据称，这一规定的依据来自 《欧洲专利公约》第84条，该条规定申请的权利 要求“应当清晰、简明，并由说明书支持”。然而，许多人质疑，这一“支持”的要求是否足以证明“一致性”要求的正当性。
专利起草中一个常见的特点是在说明书中设置一个部分，其中列出若干类似权利要求的条款，其目的是为日后（包括授权后）可能进行的修改提供依据。 《指南》明确指出应删除此类条款，其理由是若将其保留在申请中，将“导致所寻求保护的主题不明确[原文如此]”（F-IV 4.4）。这一具体做法最近经受了一次考验：一名申请人在审查过程中，对删除一份本可获准的申请中的一组类似权利要求条款提出了异议。 该申请随后仅因未遵守《欧洲专利公约》第84条而被驳回。申请人对该决定提出上诉，由此产生了最近公布的T 56/21号裁决，该裁决针对此类修改是否确实必要这一问题作出了裁定。
在异议申请中，申请人主张，《指南》关于“必须对说明书进行修改以符合权利要求”的表述是不正确的，并指出此要求缺乏法律依据。然而，上诉委员会认为，其职责并非对《指南》提出批评，而是应从法律本身出发，审议该做法是否具有正当性。上诉委员会指出：
“需要解决的问题是：《欧洲专利公约》第84条是否为以下情况提供了法律依据：即对说明书（及/或图纸，如有）中披露的发明内容与权利要求所涉主题之间存在不一致提出异议——该不一致表现为说明书（或任何图纸）包含未在权利要求中主张的内容——并要求通过修改说明书 （下文称“说明书的调整”）。如果可以，那么当申请人未相应修改说明书，或不同意审查部门提出的说明书修改建议时，该申请可能会被驳回”（《 决定理由》第2点，原文强调）。
因此，需要解决的问题比“是否需要删除类似权利要求的条款”更为广泛，而是涉及如果说明书与权利要求存在任何不一致之处，是否需要对说明书进行修改。 合议组还援引了《欧洲专利公约》第69条，该条款曾被用作消除任何不一致之处的进一步依据。该条款界定了欧洲专利或申请的保护范围，合议组认为其与可专利性评估是相互独立的，其用途是供各国法院在侵权诉讼中适用，而非用于评估可专利性。 因此，问题仅限于《欧洲专利公约》第84条是否为消除说明书与权利要求之间的不一致提供了依据。在审查委员会看来，《欧洲专利公约》第84条的目的是确保权利要求中对发明技术特征的主题有明确的定义，以便进行可专利性审查。 权利要求仅凭其措辞本身就应清晰明确，因此，在审查委员会看来，申请中权利要求的清晰度应是审查的关键。审查委员会指出，如果将说明书用于解释权利要求的含义，可能会导致基于说明书中较窄的解释而授予范围较广的权利要求，从而在授权后引发裁决分歧。
关于说明书修改这一关键问题，上诉委员会认为，《欧洲专利公约》第84条的措辞（“权利要求应当界定所寻求保护的主题。权利要求应当清晰、简洁，并得到说明书的支持”）的通常含义，并不支持通过删除或排除说明书中未被权利要求所涵盖的主题，从而使说明书与权利要求保持一致的要求。 上诉委员会此前的一些裁决曾就所主张的发明是否得到说明书支持的问题作出裁决，但这些裁决涉及的是是否应通过限制权利要求来使宽泛的权利要求与公开内容保持一致。 其他裁决虽涉及使说明书与权利要求保持一致的问题，但在本委员会看来，这些裁决误解了《欧洲专利公约》第84条与第69条之间的关系，以及权利要求与说明书之间的关系。鉴于这两项规定应在不同情况下独立适用——第84条适用于授权前，第69条适用于授权后——本委员会得出结论：没有理由为了使说明书与权利要求所主张的主题一致而调整说明书。 将说明书与不明确的权利要求相匹配无法提供法律确定性，而将说明书调整为与明确的权利要求相匹配同样无法提高法律确定性。欧洲专利局及某些先前的上诉委员会所做的尝试，虽然可能旨在减少已授权专利保护范围的变异性，但在本委员会看来，这侵犯了各国法院和立法机构的职权。
综上所述，合议组裁定，《欧洲专利公约》第84条并未为强制要求将说明书调整为与范围更窄的权利要求相一致提供法律依据。虽然合议组最初曾考虑将该问题提交扩大合议组，但最终认为没有必要这样做，因为《欧洲专利公约》第84条关于审查的要求是明确无误的。 该条款的措辞不留有余地，无法在审查中要求将说明书调整为与可授权权利要求的内容相一致。此外，欧洲专利局关于要求将说明书调整为与可授权权利要求相一致的理由——即为了对已授权专利的保护范围作出更统一的裁定并提高其可预测性——也未能说服合议组。合议组认为，只有当已授权权利要求本身清晰明确时，才能实现这一目标。 将说明书内容调整为与可授权权利要求所涉及的主题相匹配，将减少国家法院在确定已授权专利所赋予的保护范围时可利用的技术信息储备。因此，上诉委员会支持了上诉，并责成审查部门基于保留权利要求式条款的说明书授予专利。
尽管该决定的理由复杂且冗长，但结论却很明确，即没有法律依据要求申请人在审查过程中修改说明书以使其与获准的权利要求相一致。 该决定与欧洲专利局（EPO）现行《审查指南》所界定的当前实践完全相悖。因此，在欧洲专利局对审查实践作出任何调整之前，预计将出现一段不确定的时期。然而，从许多申请人和其代理人的角度来看，该决定是事情朝着正确方向发展的一个可喜信号。
如需有关如何处理欧洲专利局（EPO）说明书修改相关问题的建议，请联系您惯常合作的Barker Brettell专利代理人或本文作者。
“要求申请人在审查过程中修改说明书以使其与获准的权利要求相一致，缺乏法律依据”
