EPO에서의 명세서 수정

끝의 시작일까?

현재 유럽특허청(EPO)의 관행에 따르면, 출원이 등록되기 전에 명세서를 허용된 청구범위와 일치시켜야 합니다. 이 과정은 시간이 많이 소요될 수 있으며, 어떤 수정이 필요하고 어떻게 수정해야 할지에 대해 어려운 결정을 내려야 할 수도 있습니다. 심사 지침을 준수해야 하는 EPO 심사관들은 이 요건을 엄격하게 적용하는 경향이 있으며, 일반적으로 청구항에 정의된 내용과 출원서의 나머지 부분에 기술된 내용 사이에 모호성이 존재할 여지를 허용하지 않습니다. 예를 들어, 출원서에서 어떤 내용이 “구현 예”로 기술된 경우, 현행 관행상 이는 청구항의 범위에 포함되어야 하는 것으로 간주되는 경향이 있습니다. 그렇지 않은 경우, 해당 실시예에 대한 설명을 삭제하거나 본 발명에 해당하지 않는다고 명시해야 할 수도 있습니다. 그러나 특허 출원서 작성의 특성상, 특히 허가를 받기 위해 청구항을 수정한 경우, 실시예로 기술된 내용이 청구항의 범위에 포함되는지에 대해 종종 의문이 제기될 수 있습니다.

명세서를 청구항에 부합하도록 해야 한다는 요건의 법적 근거에 대해서는 강력한 이견이 있어 왔다. 현행 심사지침은 다음과 같이 명시하고 있다. “명세서와 청구항 간의 불일치가 보호를 청구하는 대상에 대해 의문을 야기할 수 있는 경우, 그러한 불일치는 피해야 한다”( F-IV 4.3). 이에 대한 근거는 다음에서 비롯된 것으로 주장된다. 유럽 특허 협약(EPC) 제84조에서 비롯된 것으로, 해당 조항은 출원의 청구항이 “명료하고 간결해야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다”고 규정하고 있다. 그러나 많은 이들이 이러한 ‘뒷받침’ 요건이 ‘일치’ 요건을 정당화할 수 있는지에 대해 의문을 제기해 왔다.

특허 명세서 작성에서 흔히 볼 수 있는 특징 중 하나는, 명세서에 청구항과 유사한 여러 조항을 나열한 섹션을 포함하는 것으로, 이는 특허권 부여 후를 포함하여 추후에 이루어질 수 있는 수정 사항에 대한 근거를 마련하기 위한 것입니다. 이러한 조항들은 출원서에 그대로 남겨둘 경우“보호를 청구하는 대상에 대한 불명확성[sic]을 초래할 것”이라는근거에 따라(F-IV 4.4),지침에서 명시적으로 삭제 대상으로 지정되어 있다.이러한 관행은 최근, 심사 과정에서 원칙적으로 허가 가능한 출원서 내의 청구항과 유사한 조항들을 삭제하는 것에 이의를 제기한 출원인에 의해 시험대에 올랐다. 그 결과, 해당 출원은 EPC 제84조를 준수하지 않았다는 유일한 이유로 거절되었다. 출원인은 이 결정에 대해 항소했으며, 그 결과 최근 T 56/21 결정이 공표되어 그러한 수정이 실제로 필요한지에 대한 쟁점이 다뤄졌다.

청구인은 항소 과정에서, 청구항에 부합하도록 명세서를 수정해야 한다고 명시한 지침이 올바르지 않으며, 이에 대한 법적 근거가 없다고 주장했다. 그러나 항소심위원회는 지침을 비판하는 것이 자신들의 역할이 아니라, 해당 관행에 대해 법률 자체에서 정당성이 있는지 여부를 검토하는 것이 자신들의 역할이라고 보았다. 위원회는 다음과 같이 밝혔다:

“논의해야 할 문제는, 유럽특허협약(EPC) 제84조가 명세서(및/또는 도면, 있는 경우)에 발명으로 공개된 내용과 청구항의 대상 간에 불일치가 있는 경우—즉, 명세서(또는 도면)에 청구되지 않은 내용이 포함되어 있는 경우—이에 이의를 제기하고, 명세서 수정을 통해 이러한 불일치를 제거하도록 요구할 수 있는 법적 근거를 제공하는지 여부이다 (이하‘명세서 수정’)을 통해 이 불일치를 제거하도록 요구할 수 있는 법적 근거를 제공하는지 여부이다. 만약 그렇다면, 출원인이 명세서를 그에 따라 수정하지 않거나 심사부가 제안한 명세서 수정에 동의하지 않을 경우, 해당 출원은 거절될 수 있다” ( 결정 이유 제2항, 원문 강조).

따라서 다루어야 할 문제는 청구항과 유사한 조항을 삭제해야 하는지 여부보다 더 광범위한 것이었으며, 대신 청구항과 불일치하는 부분이 있을 경우 명세서를 수정해야 하는지 여부와 관련된 것이었다. 심판부는 또한 불일치를 제거해야 할 추가적인 근거로 인용되었던 유럽특허협약(EPC) 제69조를 언급했다. 유럽특허 또는 출원의 보호 범위를 정의하는 이 조항은, 심판부에 의해 특허성 판정과 별개의 것으로 간주되었으며, 특허성 판정보다는 침해 소송에서 각국 법원이 활용하기 위한 목적으로 마련된 것으로 보았다. 따라서 쟁점은 EPC 제84조가 명세서와 청구항 간의 불일치를 제거할 근거를 제공하는지에만 국한되었다. 심판부의 견해에 따르면, EPC 제84조의 목적은 특허성 심사를 가능하게 하기 위해 청구항 내 발명의 기술적 특징에 관한 대상의 명확한 정의를 보장하는 데 있었다. 청구항은 그 문언만으로도 명확해야 하므로, 심판부의 견해에 따르면 출원 청구항의 명확성은 심사 과정에서 핵심이 되어야 한다. 만약 명세서를 사용하여 청구항의 의미를 해석하게 된다면, 이는 명세서의 좁은 해석에 근거하여 광범위한 청구항이 등록되는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 등록 후 상이한 결정으로 이어질 수 있다고 심판부는 지적했다.

명세서 수정이라는 핵심 쟁점에 대해, 심판부는 유럽특허협약(EPC) 제84조(“청구항은 보호를 구하는 대상을 정의하여야 한다. 청구항은 명확하고 간결하여야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되어야 한다”)의 문언이 가진 통상적인 의미만으로는, 청구되지 않은 명세서 내의 대상 사항을 삭제하거나 포기함으로써 명세서를 청구항과 일치시켜야 한다는 요건을 뒷받침하지 않는다고 판단하였다. 상소심판부의 일부 이전 결정에서는 청구된 발명이 명세서에 의해 뒷받침되는지 여부에 대한 문제를 다루었으나, 이러한 결정들은 광범위한 청구항을 제한함으로써 청구항을 공개 내용과 일치시켜야 하는지 여부와 관련된 것이었다. 다른 판례들은 명세서를 청구항과 일치시키는 것과 관련되었으나, 심판부의 견해로는 이러한 판례들이 EPC 제84조와 제69조 간의 관계는 물론 청구항과 명세서 간의 관계를 잘못 해석한 것이었다. 두 조항은 별도의 상황에서 독립적으로 적용되어야 하며, 제84조는 특허권 부여 전, 제69조는 부여 후에 적용된다는 점을 감안할 때, 심판부는 명세서를 청구된 대상과 일치하도록 수정할 근거가 없다고 결론지었다. 불명확한 청구항에 설명 내용을 맞추는 것은 법적 확실성을 제공하지 못할 것이며, 명확한 청구항에 설명 내용을 맞추는 것 역시 법적 확실성을 향상시키지 못할 것이다. 유럽특허청(EPO)과 일부 이전 항소심판부의 시도는 등록된 특허의 보호 범위에 대한 변동성을 줄이는 데 목적이 있었을지 모르나, 본 심판부의 견해로는 이는 국가 법원 및 입법 기관의 권한을 침해하는 것이었다.

결론적으로, 심판부는 유럽특허협약(EPC) 제84조가 명세서를 더 제한된 대상의 청구항에 맞춰 의무적으로 수정해야 할 법적 근거를 제공하지 않는다고 결정했다. 심판부는 당초 확대심판부에 질문을 회부할 것을 고려했으나, 결국 심사 목적상 EPC 제84조의 요건이 모호함이 없으므로 그럴 필요가 없다고 판단했다. 해당 조항의 문언은 심사 과정에서 허용 가능한 청구항의 대상과 일치하도록 명세서를 수정하도록 요구할 여지를 전혀 남기지 않았다. 또한 심판부는 허용 가능한 청구항에 맞춰 명세서를 수정하도록 요구한 유럽특허청(EPO)의 근거, 즉 등록된 특허의 보호 범위에 대한 보다 일관된 판단과 예측 가능성을 높이기 위함이라는 점에도 설득되지 않았다. 심판부는 이러한 목표는 등록된 청구항 자체가 명확할 때에만 달성될 수 있다고 보았다. 허용 가능한 청구항의 대상과 일치하도록 명세서의 내용을 수정하는 것은, 국내 법원에서 등록된 특허가 부여하는 보호 범위를 판단하는 데 활용될 수 있는 기술 정보의 기반을 축소시킬 것이다. 따라서 심판부는 항소를 인용하고, 심사부에 청구항과 유사한 조항을 그대로 유지한 명세서를 바탕으로 특허를 등록하도록 명령했다.

이 결정의 근거는 복잡하고 장황하지만, 결론은 분명합니다. 즉, 심사 과정에서 출원인에게 허가된 청구항에 부합하도록 명세서를 수정하도록 요구할 법적 근거는 없다는 것입니다. 이 결정은 현행 ‘심사 지침’에 명시된 유럽특허청(EPO)의 현재 관행과 명백히 상충한다. 따라서 EPO의 관행에 변화가 생기기 전까지는 일정 기간 동안 불확실성이 지속될 것으로 예상된다. 그러나 많은 출원인과 그 대리인의 관점에서 볼 때, 이 결정은 상황이 올바른 방향으로 나아가고 있음을 보여주는 반가운 신호이다.

EPO에서 설명 수정과 관련된 문제를 처리하는 방법에 대한 조언이 필요하시면, 평소 상담하시는 Barker Brettell 담당 변리사나 본 기사의 저자에게문의해 주시기 바랍니다.