EPOにおける明細書の補正

終わりの始まりか？

欧州特許庁（EPO）の現行実務では、出願が許可される前に、明細書を許可された請求項と整合させる必要があります。この作業には時間がかかる場合があり、どのような修正が必要か、またどのように修正すべきかについて、難しい判断を迫られることもあります。審査基準に従うことが求められるEPOの審査官は、この要件の適用において厳格であり、通常、請求項で定義されている内容と出願書のその他の部分で記載されている内容との間に曖昧さが生じる余地を一切認めない。例えば、出願書内の何かが「実施形態」として記載されている場合、現在の実務では、それが請求項の範囲内にあることが求められる傾向にある。そうでない場合、その実施形態の記載を削除するか、あるいは「本発明によるものではない」と明記する必要があるかもしれない。しかし、特許出願書類の作成の性質上、特に特許許可を得るためにクレームが補正された場合には、実施形態として記載された内容がクレームの範囲内にあるかどうかについて、しばしば疑義が生じることがある。

明細書と請求項との整合性を求める要件の法的根拠については、強い意見の相違がある。現行の「審査基準」には、 「保護を求める発明の主題について疑義を生じさせるおそれがある場合には、明細書と請求項との間に不整合があってはならない」（ F-IV 4.3）と規定されている。この根拠は、以下の条項にあるとされる。欧州特許条約（EPC）第84条に根拠があるとされている。同条は、出願の請求項が 「明確かつ簡潔であり、かつ明細書によって裏付けられなければならない」と規定している。しかし、多くの者が、この裏付けの要件が、整合性の要件を正当化するものかどうかについて疑問を呈している。

特許明細書の作成においてよく見られる特徴として、明細書の中に、請求項に類似した条項をいくつか列挙したセクションを設けることが挙げられる。これは、特許権付与後を含め、将来行われる可能性のある補正の根拠を提供することを目的としている。ガイドラインでは、こうした条項は削除すべきものと明確に指定されている。その根拠として、出願書類にこれらを残しておくと、「保護を求める対象事項について不明確さ[sic]を招く」とされている（F-IV 4.4）。この特定の慣行は、審査の過程で、それ以外は許可可能な出願に含まれる一連のクレーム類似条項の削除に異議を唱えた出願人によって、今や試練にさらされた。その結果、当該出願は、EPC第84条に準拠していないという唯一の理由により拒絶された。出願人はこの決定に対して不服を申し立て、その結果、そのような補正が実際に必要かどうかという問題をめぐる決定T 56/21が最近公表された。

上訴において、出願人は、請求項に合致させるために明細書の補正が必要であると述べたガイドラインの記述は誤りであり、これには法的根拠がないと主張した。しかし、審判部は、ガイドラインを批判することが自らの役割ではなく、むしろ法律そのものから見て当該慣行に正当性があるかどうかを検討すべきであるとの見解を示した。審判部は次のように述べた。

「検討すべき問題は、EPC第84条が、明細書（および／または図面がある場合は図面）において発明として開示された内容と請求項の主題との間に不整合があること（すなわち、明細書（または図面）に請求されていない事項が含まれていること）に対して異議を申し立てる法的根拠を提供し、かつ、明細書の補正を通じてこの不整合を解消することを要求する法的根拠を提供するかどうかという点である（以下、「明細書の適応」という）によってこの不整合を解消するよう要求する法的根拠となるかどうかである。もしそうであるならば、出願人がそれに応じて明細書を補正しなかった場合、または審査部が提案した明細書の補正に同意しなかった場合、その出願は拒絶される可能性がある」（決定理由の第2項、原文強調）。

したがって、検討すべき問題は、クレームに類似する条項を削除する必要があるかどうかというよりも、クレームとの間に不整合があった場合に、明細書を修正する必要があるかどうかという点に関する、より広範な問題であった。審判部はまた、不整合を排除するためのさらなる根拠として用いられていた欧州特許条約（EPC）第69条にも言及した。欧州特許または出願の保護範囲を定義するこの規定について、審判部は、これを特許性の審査とは別個のものと見なし、特許性の審査のためではなく、侵害訴訟において各国の裁判所が利用することを意図したものであると解釈した。したがって、問題は、欧州特許条約（EPC）第84条が、明細書と請求項との間の不整合を解消する根拠となるかどうかにのみ限定された。審理部会の見解によれば、EPC第84条の目的は、特許性の審査を可能にするため、発明の技術的特徴に関して請求項の対象事項が明確に定義されていることを確保することにある。請求項はその文言のみから明確であるべきであり、したがって、出願の請求項の明確性は、審理部の見解によれば、審査において極めて重要である。明細書を用いて請求項の意味を解釈することになれば、明細書に基づくより狭い解釈に基づき、広範な請求項が許諾されることになり、その結果、特許付与後に判断が分かれることになりかねないと、審理部は示唆した。

明細書の修正という重要な問題について、審判部は、欧州特許条約（EPC）第84条の文言（「請求項は、保護を求める対象を定義しなければならない。請求項は、明確かつ簡潔であり、かつ明細書によって裏付けられなければならない」）の通常の意味からは、請求されていない事項を明細書から削除または免除することにより、明細書を請求項と整合させるという要件は導き出されないと判断した。上訴審委員会による過去のいくつかの決定では、請求された発明が明細書によって裏付けられているかという点が判断されていたが、これらは、広範な請求項を限定することで開示内容と整合させるべきかどうかに関するものであった。その他の決定は、明細書を請求項と整合させることに関連していたが、審判部の見解では、これらは欧州特許条約（EPC）第84条と第69条の関係、および請求項と明細書の関係を誤って解釈していた。これら2つの規定は、特許付与前の第84条と付与後の第69条という別々の状況において独立して適用されるべきであることを踏まえ、審判部は、請求項の対象事項に合わせて明細書を修正する根拠はないと結論付けた。不明確なクレームに合わせて明細書を調整することは法的確実性を確保できず、一方で明確なクレームに合わせて明細書を調整しても、同様に法的確実性の向上にはつながらない。欧州特許庁（EPO）や一部の過去の審判部によるこうした試みは、特許権の保護範囲におけるばらつきを軽減することを目的としていた可能性があるが、当審判部の見解では、これは各国裁判所や立法機関の権限を侵害するものである。

結論として、審判部は、EPC第84条が、より限定された発明の主題を有する請求項に合わせて明細書を修正することを義務付ける法的根拠とはならないとの判断を下した。審判部は当初、拡大審判部への付託を検討していたが、最終的に、審査上の観点から見たEPC第84条の要件は明確であるため、その必要はないと判断した。その文言からは、審査において、許容されるクレームの主題事項と一致させるために明細書を修正することを要求する余地は全く見出されなかった。また、審判部は、許容されるクレームに合わせて明細書を修正することを要求する欧州特許庁（EPO）の理由、すなわち、付与された特許の保護範囲についてより統一的な判断と予測可能性を高めるためという理由にも納得しなかった。審判部は、これは付与されたクレーム自体が明確である場合にのみ達成できるものと考えた。許容されるクレームの発明の主題に合わせて明細書の内容を修正することは、国内裁判所が特許付与による保護の範囲を判断する際に利用できる技術情報の蓄積を減少させることになる。したがって、審判部は上訴を認容し、審査部に対し、クレームに類似する条項をそのまま残した明細書に基づいて特許を付与するよう命じた。

この決定の根拠は複雑かつ長大であるが、結論は明確であり、すなわち、審査の過程において、出願人に許可された請求項に合わせて明細書を補正するよう要求する法的根拠は存在しないということである。この決定は、現行の「審査指針」で定められているEPOの現在の実務と真っ向から矛盾している。したがって、EPOの実務に変更が加えられるまでは、しばらくの間、不確実な状況が続くと予想される。しかし、多くの出願人やその代理人の観点からは、この決定は物事が正しい方向に向かっていることを示す歓迎すべき兆候である。

EPOにおける明細書の補正に関連する問題への対処方法についてご不明な点がございましたら、普段お取引いただいているバーカー・ブレテル社の弁理士、または本記事の執筆者までお問い合わせください。